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Comment protéger au mieux un dessin et modèle ? Précisions suite à la décision « Trunki ».

Par Nathalie Dreyfus, CPI.

Suite aux précisions apportées par la décision « Trunki », quelques conseils pratiques permettant de protéger au mieux vos dessins et modèles.

« Trunki » contre « Kiddee case »

Dans une décision du 9 mars 2016, la Cour Suprême britannique s’est prononcée sur la prétendue contrefaçon d’un dessin et modèle communautaire de la valise « Trunki ». Cette décision était très attendue, elle donne de nombreuses indications sur les critères pris en compte par les juges dans l’appréciation de la contrefaçon des dessins et modèles communautaires réalisés à partir d’un ordinateur. Cette décision va avoir pour conséquence d’influencer les conseils à donner aux designers qui enregistreront leurs dessins et modèles dans le futur.

Le litige concerne deux sociétés anglaises fabriquant des valises pour enfants. Ces bagages se distinguent de bagages classiques et présentent une certaine originalité puisqu’ils ont l’allure d’animaux, permettent aux enfants de s’y asseoir à califourchon et d’avancer comme s’il s’agissait d’un trotteur. La société Magmatic qui fabrique les valises « Trunki », et a été concurrencée par PMS International, qui propose des modèles de valises similaires mais à prix discount, les « Kiddee case ».

En première instance, le juge avait estimé que le DMC de la valise « Kiddee Case » était une contrefaçon de la valise « Trunki ». La cour d’appel a infirmé cette décision aux motifs que le juge n’avait pas interprété de la bonne façon l’impression d’ensemble du DMC. Il n’a par ailleurs pas pris en compte le manque d’ornementation sur la surface du DMC ainsi que les différences de couleurs entre le corps de la valise et les roues.

La position de la cour d’appel a été soutenue par la Cour Suprême qui a considéré que la valise « Kiddee Case » n’était pas une contrefaçon du DMC de Magmatic. A première vue, cette solution peut paraitre étonnante mais la cour a n’a pas manqué de rappeler que le jugement n’avait pas pour but de protéger les idées mais de déterminer l’étendue de la protection d’un DMC. Le juge a admis qu’il était clair que la valise « Kiddee Case » a été conçue en s’inspirant du modèle de la valise « Trunki ». PMS International avait clairement énoncé qu’il souhaitait créer un modèle alternatif mais à prix discount, puisque cela n’existait pas actuellement sur le marché.
Évidemment mécontent de la décision de la Cour Suprême, le fondateur de Trunki a lancé une campagne #ProtectYourDesign sur Twitter, certes pour protester contre la décision mais également dans le but de militer pour une meilleure protection des designers.
Cette décision donne d’importantes indications sur les notions clés servant à l’appréciation de la contrefaçon d’un dessin ou modèle communautaire. Par le biais d’un obiter dictum, la Cour Suprême britannique a permis de clarifier la situation des dessins ou modèles générés par ordinateur, qui, on le sait désormais, bénéficient d’un champ de protection moins étendu que les DMC représentés par des dessins au trait.

Magmatic est titulaire d’un DMC constitué de six dessins. Ces derniers ont été réalisés à partir d’ordinateurs, on parle de DAO - Dessins Assistés par Ordinateur.

Impression visuelle d’ensemble, manque d’ornementation sur la surface et contrastes de couleurs

Pour déterminer si un dessin ou modèle en contrefait un autre, les juges se basent sur l’impression visuelle d’ensemble. Dans l’affaire « Trunki » contre « Kiddee case », l’impression visuelle globale donnée par la valise « Trunki » est celle d’un animal à cornes tandis que la valise « Kiddee » renvoie plutôt à un animal à antennes ou ayant des oreilles. Il a été considéré que les cornes constituent un élément significatif du DMC étant donné qu’elles modifient l’impression visuelle d’ensemble de l’animal.

Les juges ont également estimé que le manque d’ornementation sur la surface renforce l’impression qu’il s’agit d’un animal à cornes donnée par le DMC de Magmatic. La simplicité ou le minimalisme peut explicitement constituer une caractéristique d’un dessin ou modèle.

C’est ce qui avait été décidé dans une des nombreuses décisions opposant Samsung à Apple à propos du design de leurs smartphones et tablettes.

La décision Samsung Electronics Ltd v Apple Inc de 2013 concernait l’enregistrement d’un dessin et modèle d’iPad, reconnu pour son design minimaliste et pour lequel par conséquent le manque d’ornementation constitue un élément important du dessin et modèle. Lorsqu’un DMC crée par DAO ne présente pas d’ornementation, ce manque doit être interprété comme étant un caractère du modèle. En effet, ce type de technologie permet de créer facilement des détails tels que le décor de la surface d’un objet. Ainsi, son absence doit être interprétée comme étant délibérée.

Cela veut également signifier qu’il devient plus aisé pour les contrefacteurs de copier des dessins et modèles en toute impunité. Il suffirait d’utiliser des dessins ou modèles au design relativement épuré et d’y ajouter quelques ornementations pour enregistrer un dessin ou modèle similaire sans qu’il ne constitue une copie.

Concernant les couleurs, le DMC en question était représenté par des nuances de gris. Les roues, la sangle et le joint en caoutchouc central apparaissaient dans une autre nuance de gris que celle du reste de la valise. En première instance, le juge avait estimé que le DMC ne concernait que la forme et qu’ainsi, un contraste de gris n’était pas pris en compte. Le DMC ne prétendait pas à la protection d’une forme spécifique mais d’un objet présentant différentes couleurs.

Ces précisions apportées par la décision de la Cour Suprême britannique sont l’occasion d’offrir quelques conseils pratiques permettant de bénéficier de la meilleure protection de vos dessins et modèles :

  • La décision Trunki indique clairement que réaliser des dessins au trait permet de bénéficier d’une meilleure protection que s’il s’agit de dessins ou modèles réalisés par ordinateur (DAO).
  • Procéder à plusieurs dépôts est également préférable puisque la protection sera plus étendue.
  • Lors de l’appréciation de la contrefaçon, la comparaison de deux dessins n’est pas effectuée lorsque l’objet est en cours d’utilisation. Ainsi, s’il s’agit d’un produit complexe, c’est-à-dire un produit composé de plusieurs parties permettant à l’objet d’être dés-assemblé et ré-assemblé :
    • Il faut faire apparaitre sur le dessins ou modèle les parties visibles lors de l’utilisation normale du produit par le consommateur
    • Mais, il ne pas faire apparaitre les pièces non-visibles/pièces de rechange.
  • De plus, attention à ne pas ruiner la nouveauté ! Si le créateur divulgue le dessin, il détruit la nouveauté et donc le caractère propre du dessin ou modèle. Cependant, il existe une période de grâce de 12 mois après la divulgation qui lui de déposer son dessin ou modèle.
  • Par ailleurs, pour éviter tout litige ultérieur, il convient de s’assurer que le déposant est bien le titulaire des droits d’auteur portant sur le dessin ou modèle.
  • Enfin, avant toute démarche, il est nécessaire de s’assurer que le dessin ou modèle n’a pas déjà été déposé par quelqu’un d’autre.
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Nathalie Dreyfus
Conseil en Propriété Industrielle
www.dreyfus.fr

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