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Marks & Clerk, l’un des réseaux leaders de la propriété intellectuelle dans le monde, a lancé une nouvelle activité de conseil organisée en deux sociétés, Marks & Clerk Consulting LLP à Londres et Marks & Clerk SNC à Paris, pour proposer des prestations de conseil dédiées à la stratégie de valorisation en matière de propriété intellectuelle.
Cette nouvelle offre de service souhaite répondre aux besoins des acteurs du marché de l’innovation (fonds d’investissement, start up) qui veulent optimiser la valeur de leurs droits de propriété intellectuelle, d’autant plus dans le cadre d’opérations de croissance ou de restructuration.
Dans cette perspective, Marks & Clerk accompagnera donc ses clients pour définir une stratégie de protection adaptée, mais aussi donner une valeur financière aux actifs incorporels et mettre en œuvre des plans d’action pour valoriser ces portefeuilles.
C’est la première fois en Europe qu’une firme spécialisée en propriété industrielle offre des services complémentaires afin d’accompagner ses clients sur l’ensemble des problématiques liées à la propriété intellectuelle (techniques, juridiques et financières).
L’activité Marks & Clerk Consulting LLP à Londres proposera d’analyser, d’un point de vue financier, les revenus provenant de l’exploitation la PI ; de négocier des contrats de licence ; de conseiller auditeurs et fiscalistes sur les réductions d’impôts applicables à la propriété industrielle (crédit impôt recherche...).
L’activité Marks & Consulting SNC à Paris offrira l’ensemble des services liés à la notation des brevets et à leur valorisation par concession de licences ou de cessions.
Nous avons voulu en en savoir plus... et posé quelques questions à Christian Nguyen, managing partner du cabinet de conseil en propriété industrielle Marks & Clerk France, et qui s’occupe également de l’activité de Marks & Clerk Consulting.
Village de la justice : Quelles tailles et quels types d’entreprises clientes sont le plus concernées par cette offre ? Internationales, grandes ou petites... ?
Christian Nguyen : "Notre offre est destinée aux entreprises de toutes tailles qui basent leur croissance sur l’avantage compétitif que leur procurent leurs innovations.
Dans notre domaine de prédilection (matériaux, matériels, logiciels appliqués à l’énergie, aux transports, à la santé, à l’éducation et aux loisirs), ces entreprises ont vocation à adresser le marché mondial.
Etre en mesure de positionner leurs brevets par rapport à ceux de leurs concurrents, leur donner une évaluation financière, concrétiser des opportunités de valorisation, ce qui correspond aux trois piliers de notre offre, leur permettra de faire jouer à plein l’effet de levier qu’elles sont en droit d’attendre de leurs titres de propriété industrielle."
Village de la justice : Vous semblez placer cette offre sur le thème financier tout autant que juridique. L’interlocuteur chez vos clients devient-il autant le directeur financier que le directeur juridique ?
Christian Nguyen : "Le réseau Marks&Clerk offrait déjà à ses clients une gamme de services dans les domaines technique et juridique (rédaction de brevets, dépôt de marques, assistance à la négociation de contrats et à la résolution de contentieux). Pour ces prestations, nos interlocuteurs traditionnels sont les directions techniques, les directions juridiques et les directions marketing et communication. Plus rarement, les directions de la stratégie, notamment pour les audits pré-investissement ou les due diligence vendeur. La gamme de service de notre activité Marks&Clerk Consulting s’adresse en priorité aux directions de la stratégie, lorsqu’elles ont une problématique de redéploiement du portefeuille d’activité, et aux directions financières, lorsqu’elles souhaitent communiquer à leurs auditeurs, leurs investisseurs ou leurs banquiers une valeur de leurs actifs immatériels ou tirer parti des opportunités des lois fiscales."
Village de la justice : Les conseils en PI ne sont pas a priori des financiers ; quelles compétences avez-vous intégré à Londres pour en arriver à cette offre ?
Christian Nguyen : "Nous avons établi à Londres un partenariat stratégique avec l’ancienne équipe "valuation" de BNP Paribas Asset Management, dirigée par un professionnel, Kelvin King, dont la compétence et l’autorité sont reconnues par la City. Cette équipe a à son actif de nombreuses évaluations d’actifs PI pour fonder des immobilisations au bilan, justifier l’admission en collatéral d’un prêt bancaire ou donner une estimation de préjudice. Nous nous appuierons sur elle pour fournir ces services à nos clients français. Nous avons à Paris les compétences pour leur fournir une notation de leurs brevets en utilisant l’outil d’Ocean Tomo qui a des références éprouvées aux Etats-Unis et en Asie et qui sert de base à un indice constitué par un panel de sociétés sélectionnées pour la qualité de leur portefeuille de brevets (OT300)."
