Aux Etats-Unis comme en France, toute utilisation d’une marque enregistrée ou d’une image protégée par le droit d’auteur (faisant généralement, outre atlantique, l’objet d’un enregistrement) est conditionnée à l’obtention de l’accord préalable de son titulaire. Si un contrat de licence prévoit les modalités d’exploitation de ces actifs immatériels, le périmètre de ladite exploitation doit être strictement respecté, une utilisation au-delà de ses termes étant alors soumise à la règle précitée.

La société GRUMPY CAT LIMITED est titulaire des nombreuses marques éponymes et des droits d’auteurs sur l’image du célèbre félin grincheux.

Cette dernière a, dans le cadre de ses activités, notamment déposé les visuels suivants auprès de l’office américain de la propriété intellectuelle :

La société GRENADE BEVERAGE LLC est quant à elle spécialisée dans la vente de boissons.

Les deux sociétés ont conclu, le 31 mai 2013, un contrat de licence aux termes duquel, la société GRUMPY CAT LIMITED concédait à la société GRENADE BEVERAGE LLC le droit de faire usage de la marque « GRUMPY CAT » et de l’image du chat pour une gamme de boissons froides caféinées, moyennant finances proportionnelles aux recettes générées.

Il était également explicitement convenu dans ce contrat que toute utilisation desdites marque et image du félin pour de nouveaux produits serait soumise à négociation et accord préalable de la société GRUMPY CAT LIMITED.

La société GRENADE BEVERAGE LLC a décidé de lancer un nouveau produit à base de café moulu torréfié à l’image de GRUMPY CAT, sans pour autant avoir obtenu l’accord préalable de la demanderesse, cette dernière ayant souligné à plusieurs reprises que l’accord conclu ne couvrait pas ce nouveau projet.

La défenderesse avait par ailleurs décidé unilatéralement de réserver le nom de domaine www.grumpycat.com.

La demanderesse a donc saisi la justice américaine afin d’obtenir réparation du préjudice subi à raison de l’utilisation contrefaisante de sa marque et des droits d’auteur sur l’image de GRUMPY CAT, de la violation du contrat de licence liant les parties et d’obtenir le transfert à son profit du nom de domaine querellé.

En défense, la société GRENADE BEVERAGE invoquait reconventionnellement, entre autres, le manquement contractuel de la demanderesse qui aurait été caractérisé par le refus de celle-ci de donner son accord pour le lancement du nouveau produit.

Par une décision en date du 23 janvier 2018, la District Court of California a fait droit à l’intégralité des demandes de la société GRUMPY CAT LIMITED, rejetant la demande reconventionnelle formée, allouant à cette dernière pas moins de 710.000 dollars de dommages-et-intérêts !

Peut-être GRUMPY CAT retrouvera-t-il le sourire…

Pierre LANGLAIS et Cécile GUYOT, Avocats LANGLAIS Avocats (Nantes-Paris) - http://langlais-avocats.com Pour plus d’informations, consultez notre plateforme http://yoonozelo.com