Au mois de juin 2011, la Société pour l’attribution des noms de domaine et des numéros sur Internet (ICANN) a autorisé le lancement du Programme des nouveaux noms de domaines génériques de premier niveau (le Programme des nouveaux gTLD). Ce Programme génère de nombreux changements au sein du Système des Noms de Domaine (NDS) et adresse de nouveaux défis commerciaux, gouvernementaux et communautaires, impactant ainsi tous les utilisateurs d’Internet.

Les gTLDs : quésaco ?

Un domaine de premier niveau correspond à la dernière partie du nom de domaine, soit la partie suivant le dernier point (par exemple http://www.marccuspartners.com). Parmi ces domaines de premier niveau, les domaines de premier niveau générique (ou gTLD) sont composés de trois caractères ou plus et ne sont ni réservés, ni rattachés à une zone géographique ou un pays.

Actuellement, l’espace de nommage se compose de 22 gTLDs (chacun d’eux géré par un opérateur de registre). Cependant, grâce au Programme des nouveaux gTLD - qui permet à toute personne d’enregistrer un signe de plus de trois lettres, à l’exception toutefois des signes inéligibles ou réservés et des noms géographiques (par exemple .olympique, .croix-rouge, .exemple, .icann, .paris, .berlin etc.) – le nombre de noms de domaine de premier niveau disponibles augmentera considérablement dans les mois à venir.

Agenda de l’ICANN pour l’application des nouveaux gTLD

Selon l’Agenda fourni par l’ICANN, les périodes d’enregistrement et de soumission des candidatures ont débuté le 12 janvier 2012 et devaient s’achever le 12 avril 2012 (délai qui a finalement été prolongé par l’ICANN du fait des problèmes techniques rencontrés sur la plateforme). S’ouvrira ensuite une période de sept mois au cours de laquelle les tiers pourront formuler des objections (selon le Guide de du Déposant édité par l’ICANN, cette période devrait commencer au mois de mai ou de juin 2012).

Durant cette période initiale, toute organisation publique ou privée, établie n’importe où dans le monde, a eu la possibilité de soumettre une candidature auprès de l’ICANN dans le but de créer et d’obtenir de nouveaux gTLD. Le Programme des nouveaux gTLD ouvre ainsi de nouvelles perspectives commerciales pour les candidats, qui doivent cependant démontrer leur capacité financière (185.000 USD de frais d’évaluation gTLD), ainsi que leur capacité opérationnelle et technique à gérer leur registre.

Une fois soumises à l’ICANN, les candidatures passent par différentes étapes de traitement, allant de la vérification de l’exhaustivité des données administratives à l’évaluation initiale et / ou approfondie, à d’éventuelles objections avant d’être transférées à la délégation. La durée de traitement de la procédure est estimée par l’ICANN de 9 (dans l’hypothèse d’une candidature « simple ») à 20 mois (dans l’hypothèse d’une candidature « complexe »).

Pourquoi les titulaires de droits de propriété intellectuelle se doivent-ils de suivre avec vigilance les développements du Programme des nouveaux gTLD ?
Au-delà des opportunités techniques et économiques offertes par ce Programme, le lancement des nouveaux gTLD permet à des tiers de déposer une candidature utilisant une marque antérieure et/ou un signe susceptible de créer une confusion avec une marque, un nom commercial ou un nom de domaine préexistant, de nature à nuire aux intérêts des titulaires de droits de propriété intellectuelle notamment.

Quels sont les moyens mis à la disposition des titulaires de droits de propriété intellectuelle dans le cadre du Programme des nouveaux gTLD ?

Les titulaires de droits de propriété intellectuelle ont la possibilité d’intervenir à différentes étapes de la procédure, que ce soit avant ou après l’enregistrement d’un nouveau gTLD.

(1) L’ICANN mettra à la disposition du public (sur son site : www.icann.org) les informations relatives à chaque candidature ainsi que son statut au cours du mois de mai 2012. Toute partie intéressée aura donc la possibilité de contrôler si une demande de dépôt d’un nouveau gTLD est susceptible de porter atteinte à ses droits, notamment de propriété intellectuelle.

Le Programme des nouveaux gTLD mis au point par l’ICANN prévoit une procédure de règlement des litiges (de juin à décembre 2012) selon laquelle toute partie intéressée peut soumettre des objections à une candidature gTLD, sur les fondements suivants :

1. « Similarité de chaînes propice à confusion » (la candidature gTLD est similaire à un nom de domaine de premier niveau existant) ;
2. « Atteinte à des droits antérieurs » (la candidature gTLD porte atteinte aux droits antérieurs de l’objecteur, exemple : atteinte à un droit de marque) ;

• « Atteinte à la communauté » (une partie de la communauté s’oppose à la candidature gTLD) ;
• « Intérêt public limité » (la candidature gTLD est contraire à l’ordre public et aux bonnes moeurs).

L’objection, en langue anglaise, doit être adressée à un service de résolution des litiges sélectionné, puis sera analysée par un groupe d’experts dans un délai de cinq mois environ. Chaque litige issu d’une objection motivée par une atteinte à des droits de propriété intellectuelle antérieurs (droit de marque par exemple) sera résolu par le Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’OMPI, en conformité avec les Règles de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI) pour la Résolution des Litiges des nouveaux gTLD. Les frais de l’objection devraient s’élever à environ 10.000 USD à la charge de l’objecteur (incluant les frais du service de résolution des litiges sélectionné ainsi que les frais du panel composé d’un seul expert).

Lorsqu’une objection est fondée sur une marque antérieure, le service de résolution des litiges devra apprécier si l’utilisation faite du nouveau gTLD est susceptible de porter atteinte aux droits du titulaire de la marque ou de tirer un avantage injustifié du caractère distinctif et de la réputation de la marque. Pour ce faire, le service de résolution des litiges prendra en compte d’autres facteurs relatifs à la marque invoquée au soutien de l’objection (usage, validité, secteur d’activité etc…) et à la candidature gTLD (par exemple, si la candidature gTLD est identique ou similaire à la marque détenue par l’objecteur, l’intention et la bonne foi du candidat gTLD, les droits de propriété intellectuelle détenus par le candidat gTLD, …).

Si le service de résolution des litiges accepte l’objection, la candidature gTLD sera rejetée.

(2) 60 jours avant l’ouverture de l’enregistrement général des nouveaux gTLD (autour d’octobre 2012), les nouveaux opérateurs de registre gTLD mettront en place une Période Sunrise ainsi qu’un service de revendication de marque (Trademark Claims Service). Le Trademark Clearinghouse, véritable clé de voûte de cette organisation, développera un répertoire contenant l’ensemble des données relatives aux marques et destiné à servir de support « au soutien des services de protection des droits offerts par les nouveaux opérateurs gTLD ».

Sont susceptibles d’être comprises dans le référentiel du Trademark Clearinghouse toutes les marques verbales (i) enregistrées au niveau national ou régional pour lesquelles la preuve de l’usage a été rapportée, et/ou (ii) qui ont été validées par une juridiction, et/ou (iii) qui sont spécifiquement protégées par un statut ou un contrat en vigueur.

Le Trademark Claims Service adressera en temps réel des avertissements à ceux qui souhaitent enregistrer un nom de domaine correspondant à une marque répertoriée au sein du Trademark Clearinghouse, et le notifiera aux titulaires des marques enregistrées.

Grâce à la Période Sunrise (période de 30 jours au cours de la phase de pré-lancement), les titulaires de marques bénéficieront de la possibilité d’enregistrer leurs marques comme noms de domaine au sein des nouveaux gTLD avant que l’enregistrement ne soit ouvert à l’ensemble du public.

(3) Les opérateurs de registre devront également prendre des mesures de protection post-lancement, et veiller notamment à l’exécution des décisions conformément aux procédures de l’Uniform Rapid Suspension (URS) et de la Trademark Post-Delegation Dispute Resolution Policy (PDDRP).

L’ICANN met à disposition des titulaires de marques des moyens efficaces de faire face aux défis concurrentiel, économique, technologique et marketing soulevés par le lancement du Programme des nouveaus gTLD. La procédure de règlement des litiges, le Trademark Clearinghouse, le Trademark Claims Service et la Période Sunrise sont autant d’opportunités offertes aux titulaires de marques, leur permettant de faire valoir leurs droits que ce soit par l’enregistrement de nouveaux gTLD identiques ou similaires à leurs marques, ou par la mise en œuvre de stratégies de défense (dépôt d’objection(s), inscription au sein de la Trademark Clearinghouse ect.).

Emmanuel Gougé Avocat au Barreau de Paris / Solicitor in England and Wales Avocat Associé du Cabinet Marccus Partners www.marccuspartners.com