L’Union européenne a adopté le 8 juin 2016 la directive 2016/943 sur « la protection des savoir-faire et des informations commerciales non divulgués (secrets d’affaires) contre l’obtention, l’utilisation et la divulgation illicites ».

Cette directive est née de plusieurs constats : l’augmentation inquiétante des appropriations indues de secrets d’affaires, les risques démultipliés de divulgation et d’utilisation illicites d’informations secrètes résultant notamment de l’accroissement de l’innovation ouverte et collaborative et ce dans un contexte transfrontalier, l’usage accru de systèmes d’information et de communication. A ces facteurs de risques s’ajoute une grande disparité des législations nationales relatives à la protection des secrets d’affaires au sein de l’Union Européenne, créatrice d’insécurité juridique.

• Le secret d’affaires protégé sous certaines conditions

Le titre même de la directive nous indique que sont des « secrets d’affaires » les savoir-faire et les informations commerciales non divulgués.

Plus concrètement, ce sont tous les savoir-faire de nature technique, scientifique, commerciale tels que, par exemple, les informations technologiques, les méthodes de fabrication, de production, les procédés, les plans, les schémas, les spécifications, les formulations, les inventions non brevetées, les logiciels, ainsi que toutes les informations de nature commerciale, par exemple, les listes de fournisseurs, de clients, les projets de commercialisation, les stratégies commerciales, les plans marketing qui n’ont pas été divulgués et qui confèrent un avantage concurrentiel à leur détenteur.

Le détenteur est la personne physique ou morale qui a généré le secret d’affaires ou qui l’a obtenu de façon licite, par exemple, en application d’un contrat de transfert de technologie ou d’un contrat de franchise commerciale.

Pour être considérées comme des secrets d’affaires entrant dans le champ d’application de la directive, les informations doivent :

• (i) Être secrètes c’est-à-dire généralement pas connues des personnes qui s’occupent normalement du genre d’information en question ou ne leur sont pas aisément accessibles ;
• (ii) Avoir une valeur commerciale parce qu’elles sont secrètes ;
• (iii) Avoir fait l’objet, de la part du détenteur, de dispositions raisonnables compte tenu des circonstances destinées à les garder secrètes.

Cette définition, donnée dans l’article 2 de la directive, reprend mot pour mot la définition de l’article 39.2 de l’Accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au Commerce (ADPIC).

L’article 2 de la Directive appelle les remarques suivantes :

• (a) Il n’est pas exigé que le secret soit absolu. Pour qu’une information soit secrète, il suffit qu’elle soit difficilement accessible à un groupe de personnes qui s’occupent normalement du genre d’information concerné. Cette définition pose certaines questions, parmi lesquelles : comment caractériser les personnes visées, comment apprécier la difficulté d’accès et comment en faire la preuve ?
• (b) Le secret doit conférer une valeur à l’information et, précise la directive, une valeur de nature commerciale. Si nous nous référons aux considérants de la directive, les secrets d’affaires ont une valeur commerciale, effective ou potentielle, si leur obtention, leur divulgation ou leur utilisation illicites portent préjudice au détenteur, nuisent à ses capacités d’innovation, portent atteinte à ses intérêts économiques et diminuent son avantage concurrentiel.
• (c) Le détenteur qui veut obtenir réparation de son préjudice doit prouver qu’il a pris des mesures « raisonnables », que le contrevenant ne pouvait pas ignorer, pour empêcher l’appropriation ou l’utilisation indue du secret d’affaires. Le caractère raisonnable des mesures de protection s’appréciera au regard de nature, de la valeur de l’information et de l’usage qui en est fait, de l’organisation interne du détenteur et des moyens dont il dispose. En pratique il s’agira de rendre ces mesures suffisamment protectrices sans qu’elles soient contraignantes au point de gêner leur utilisation par le détenteur dans le cadre de ses activités industrielles et commerciales.

Il est à craindre que cette dernière condition soit une source de difficultés pour les détenteurs qui n’auront pas suffisamment organisé et formalisé les mesures de protection de leur savoir-faire technique et commercial. Aussi, plus que jamais les entreprises doivent travailler à l’identification de leur savoir-faire et de leurs informations secrètes qui présentent un intérêt stratégique et réfléchir à la mise en place de mesures concrètes de préservation.
Ces mesures peuvent consister en des obligations de marquage de confidentialité sur les supports tangibles, la mise en place de cryptages informatiques ou d’accès restreints à certains fichiers informatiques classés en fonction de leur finalité, de leur nature et de leur contenu, et en l’établissement de règles internes de circulation des informations et d’accès à celles-ci. Ces mesures doivent être prises en fonction de la nature des savoir-faire et des informations secrètes et de leur valeur stratégique, du « need to know » des salariés, de leur statut (personnels permanents et non permanents) et de leur position hiérarchique.

Surtout, les entreprises doivent sensibiliser et impliquer leur personnel à la préservation de leur capital immatériel non divulgué et veiller à ce que les contrats de travail et les règlements intérieurs contiennent des clauses ou des instructions de confidentialité, sans entraver toutefois leur mobilité professionnelle.

• Les actes autorisés et les actes illicites

La directive, dans son chapitre II, commence par préciser ce que sont les actes licites d’obtention, d’utilisation ou de divulgation de secrets d’affaires. On remarque, entre autres, la « découverte ou la création indépendante », exception que l’on connaît traditionnellement en droit de la propriété intellectuelle, et « l’observation, l’étude, le démontage ou le test d’un produit ou d’un objet qui a été mis à la disposition du public ou qui est licitement en possession de la personne qui obtient l’information ». On retrouve dans cette dernière définition le pendant des dispositions du Code de la propriété intellectuelle sur l’exception de recherche de l’article 613-5 du Code de la propriété intellectuelle qui ne devrait cependant pas faire obstacle aux clauses d’interdiction d’ingénierie inverse, notamment dans les accords de confidentialité et dans les MTA.

Selon l’article 4 de la directive, constitue une obtention illicite, l’accès non autorisé et intentionnel à des supports qui contiennent le secret d’affaires résultant d’un délit (vol, corruption abus de confiance, …), d’une faute contractuelle (non-respect d’un engagement de confidentialité, …) et de « tout autre comportement qui, eu égard aux circonstances, est considéré comme contraire aux usages commerciaux honnêtes ».

L’utilisation ou la divulgation sont, quant à elles, considérées comme illicites lorsqu’elles sont faites intentionnellement par une personne qui a obtenu de façon illicite le secret d’affaires ou par une personne qui savait ou aurait dû savoir, eu égard aux circonstances, que ledit secret a été obtenu d’une autre personne qui l’utilisait ou le divulguait de façon illicite.

Certains actes illicites de l’article 4 de la directive sont à rapprocher des actes de contrefaçon et nécessitent dans tous les cas que le contrevenant agisse en connaissance de cause : il s’agit d’actes de production, d’offre ou de mise sur le marché, d’importation, d’exportation ou du stockage à ces fins de « produits en infraction » c’est-à-dire des « produits dont le dessin ou le modèle, la qualité, le procédé de fabrication ou la commercialisation bénéficient notablement d’un secret d’affaires obtenu, utilisé ou divulgué illicitement », lorsque le contrevenant savait ou, eu égard aux circonstances, aurait dû savoir que ledit secret d’affaires était utilisé de façon illicite.

Enfin, la commission d’actes illicites peut échapper à l’application des procédures, mesures et réparations prévues par la directive. Tel est le cas si le défendeur a commis un acte illicite pour exercer le droit à la liberté d’expression ou pour révéler un acte répréhensible ou une activité illégale dans le but de protéger l’intérêt général ou en exerçant de façon légitime ses fonctions de représentant de travailleurs. Cet article a fait l’objet de vives discussions et a été critiqué et jugé insuffisant par certaines des personnes mêmes qu’il tend à protéger, à savoir les journalistes d’investigation, les lanceurs d’alertes et les représentants syndicaux.

• Une procédure contentieuse proche des procédures en contrefaçon

Les mesures, procédures et réparations civiles que la directive européenne demande aux États membres de transposer dans leur législation d’ici le 9 juin 2018 ne sont pas sans rappeler la procédure contentieuse de contrefaçon de brevet du droit français.

Ainsi, le juge national compétent doit pouvoir prendre des mesures provisoires ou définitives propres à limiter le préjudice subi par le détenteur lésé et à empêcher leur introduction ou leur circulation sur le marché. Pour décider de ces mesures, le juge devra évaluer leur caractère proportionné par rapport au préjudice, potentiel ou effectif, subi par le détenteur, examiner les circonstances de la cause, la valeur du secret d’affaires et, condition incontournable du succès de l’action du détenteur devant les tribunaux, les mesures que le détenteur a prises pour protéger le secret d’affaires en cause.

Ainsi, dès l’introduction de l’instance, le juge doit pouvoir décider de mesures de cessation provisoire de l’utilisation ou de la divulgation du secret d’affaires présumée illicite, d’interdiction de produire, de mettre sur le marché ou d’utiliser, d’importer ou de stocker les produits en infraction, de saisie de produits présumés en infraction.

A l’issue du procès, le juge national doit pouvoir prononcer des injonctions définitives de cessation de l’acte répréhensible et décider de mesures définitives - rappel ou destruction des produits en infraction, destruction des supports qui contiennent ou qui matérialisent le secret, ou suppression de la caractéristique infractionnelle du produit en infraction. Remarquons que ces injonctions et mesures correctives peuvent être remplacées par une indemnisation pécuniaire lorsque la personne contrevenante a initialement obtenu le secret d’affaires de bonne foi.

Les dommages et intérêts que devra verser le contrevenant au détenteur lésé doivent réparer le préjudice réellement subi et être fixés en prenant en considération les conséquences économiques négatives de l’acte illicite, dont le manque à gagner subi par le détenteur lésé, les bénéfices injustement réalisés par le contrevenant et dans les « cas appropriés », le préjudice moral. Le juge reste cependant libre d’allouer un montant forfaitaire de dommages et intérêts calculé sur la base du montant des redevances qui auraient été dues si le contrevenant avait demandé une autorisation d’usage.

Le détenteur de secret d’affaires pourra donc bénéficier de moyens juridiques très similaires à ceux dont dispose le titulaire d’un droit de propriété industrielle pour faire valoir ses droits. Mais ces moyens mis à la disposition des détenteurs de secrets d’affaires pour faire cesser les actes litigieux et obtenir réparation de leur préjudice sont susceptibles d’être peu utilisés par ceux-ci si les procédures contentieuses relatives à des secrets d’affaires présentent des risques de publicité néfaste et de divulgation d’informations confidentielles sensibles à l’ensemble des personnes impliquées à l’instance, voire au public. Pour pallier ces risques, la Directive propose des solutions concrètes qui devront être transposées dans le droit national des Etats Membres, et c’est l’un des mérites de ce texte.

Ainsi, selon l’article 9 de la directive, sur demande motivée de la partie concernée, le juge doit pouvoir prendre des mesures de protection telles que des restrictions d’accès à tout ou partie des documents de la procédure à certaines personnes, des restriction d’accès aux audiences et à leur retranscription, et la mise à disposition d’une version non confidentielle de la décision dans laquelle les passages contenant des secrets d’affaires sont supprimés.

• Conclusion

La directive 2016/943 offre un statut de quasi droit de propriété intellectuelle au secret d’affaires. Les procédures contentieuses mises à la disposition du détenteur sont proches des procédures en contrefaçon qui ont fait preuve de leur efficacité ; en outre, les procédures envisagées par la directive permettent au juge de préserver la confidentialité des informations non divulguées.

Toutefois, pour que son action devant les tribunaux soit efficace, le détenteur devra apporter la preuve de la consistance et de la valeur du secret d’affaires, démontrer qu’il a pris les mesures raisonnables pour préserver la confidentialité du secret d’affaires et que le contrevenant ne pouvait pas ignorer le caractère confidentiel du secret d’affaires. Ces exigences de preuves seront sans doute l’un des écueils d’une procédure contentieuse qui par ailleurs, présente un certain nombre d’avantages.

Isabelle PINAUD Conseil en Propriété Industrielle REGIMBEAU www.regimbeau.eu pinaud@regimbeau.eu