En tant que signe distinctif, la marque permet à l’entreprise d’individualiser les produits et services qu’elle propose de ceux de ses concurrents.
La marque est donc porteuse de valeurs économiques et financières. En effet, la commercialisation de produits et de services sur un marché concurrentiel implique l’intervention du droit des marques afin de protéger les titulaires des droits de propriété industrielle.

La Cour de justice indiquait ainsi que la fonction essentielle de la marque consiste à garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service désigné, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance [1].
On retrouve ici le critère de distinctivité de la marque, puisque l’article L. 711-2 du Code de la propriété intellectuelle précise que « le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés ».
Il s’agit donc de garantir l’offre de l’entreprise visée, puisque les produits et services pourvus d’une marque identique sont censés posséder la même origine industrielle et commerciale.

Après la garantie d’origine prononcée par le juge communautaire, la Cour de justice prévoyait la garantie de provenance [2].
Par conséquent, est interdit tout usage qui porterait atteinte à la fonction essentielle de la marque. Un tel usage est susceptible de produire un risque de confusion chez la clientèle et de biaiser à terme la concurrence sur le marché.
L’absence de repères chez le consommateur induit une perte de la valeur économique de la marque, puisque cette valeur était rattachée à un signe distinctif individualisé.
En cas de reproduction ou d’imitation de la marque, le titulaire dispose donc de voies de recours destinées à faire cesser l’atteinte aux droits de propriété intellectuelle.

Pour introduire une telle action, il importe néanmoins que l’atteinte à la fonction essentielle de la marque ait bien induit un risque de confusion chez l’utilisateur ou le consommateur.
Il importe également que la marque ait antérieurement fait l’objet d’une exploitation sérieuse par son titulaire, à défaut de quoi la titularité des droits de propriété industrielle ne saurait être invoquée à l’appui d’une action en contrefaçon.

La cour d’appel rappelait récemment que l’atteinte à la fonction essentielle de la marque constitue une condition de la contrefaçon.

L’affirmation de la fonction essentielle d’identification de la marque (I) emporte une nécessaire distinction entre la notion de contrefaçon et celle de concurrence déloyale (II).

I) Affirmation de la fonction d’identification de la marque

Le titulaire des droits peut s’opposer à certains usages de sa marque si les agissements délictueux ont été commis dans la vie des affaires (A).
Il faut au préalable que le titulaire ait maintenu en vigueur son droit en l’exploitant sérieusement (B).

A) L’exigence d’usage dans la vie des affaires

Selon la Cour de justice, l’usage de la marque doit être fait dans le contexte d’une activité commerciale visant à un avantage économique et non dans le domaine privé [3].
La notion d’usage est interprétée par le juge communautaire comme impliquant « un comportement actif et une maîtrise, directe ou indirecte, de l’acte constituant l’usage » [4].

Par la suite, ce critère de l’usage de la marque dans la vie des affaires était affirmé par la jurisprudence nationale [5].
La cour d’appel, en se fondant sur les dispositions de l’article 16 de l’accord ADPIC du 15 avril 1994, avait par ailleurs défini l’activité commerciale comme l’ensemble des opérations qui s’inscrivent dans le domaine économique et qui visent l’obtention d’un avantage direct ou indirect de nature économique [6].

L’article 5 de la directive 2008/95/CE du Parlement et du Conseil du 22 octobre 2008 rappelait que la marque enregistrée confère à son titulaire un droit exclusif.
Le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage du signé visé dans la vie des affaires.

Néanmoins, cette interdiction est subordonnée à la preuve d’un risque de confusion dû à la similarité ou à l’identité totale entre la marque et les produits ou services en cause.

C’est pourquoi la cour d’appel rappelait récemment que la caractérisation de la contrefaçon d’une marque nécessite d’établir, en premier lieu, que le prétendu contrefacteur fait un usage de la dénomination en tant que marque c’est-à-dire pour désigner des produits et services [7].

Ainsi, selon l’article précité, un tel usage de la marque dans la vie des affaires est prohibé lorsqu’un tiers utilise un signe identique à la marque pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels celle-ci était enregistrée.

L’usage d’un signe pour lequel, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services couverts par la marque et le signe, il existe dans l’esprit du public un risque de confusion qui comprend le risque d’association entre le signe et la marque, est également interdit.

Afin d’apprécier ce risque de confusion au vu de l’utilisation de signes identiques ou similaires pour la commercialisation de produits ou services identiques ou similaires, le juge recourt à l’impression visuelle d’ensemble que suscite la perception d’une identité entre le signe et la marque chez un consommateur moyen, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

La Cour de justice considérait qu’il existe une identité entre le signe et la marque lorsque le premier reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la seconde [8].

Cependant, cet arrêt apportait justement quelques précisions sur la notion d’impression d’ensemble.

En premier lieu, le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des signes et des marques, et doit donc se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire.
De plus, le niveau d’attention est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [9].
Il est donc retenu que « des différences insignifiantes entre le signe et la marque peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen ».

Ainsi, c’est la reproduction ou l’imitation du signe distinctif qui constitue l’atteinte à la fonction essentielle de la marque.
Mais pour se prévaloir de ses droits de propriété industrielle, le titulaire de la marque doit pouvoir justifier que l’usage du signe dans la vie des affaires possédait un caractère sérieux.
À défaut, ce dernier peut se voir opposer la déchéance de ses droits.

B) Le recours au critère de l’usage sérieux de la marque

En 2003, la Cour de justice indiquait que l’usage sérieux suppose une utilisation de la marque sur le marché des produits et services protégés et pas seulement au sein de l’entreprise concernée [10].

Une jurisprudence constante rappelle le respect des dispositions de l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, selon lesquelles encourt la déchéance de ses droits le propriétaire qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans [11].

Ainsi, l’usage sérieux doit être établi sur le territoire pour lequel la marque est réservée [12] pour les produits et services visés dans l’enregistrement.
Le juge national se montre particulièrement restrictif pour l’application du texte précité, puisque l’usage sérieux pour des produits ou des services similaires à ceux indiqués dans l’enregistrement ne permet pas d’échapper à la déchéance [13].

Le signe concerné doit donc permettre d’accéder au marché desdits produits ou services [14] ou de s’y maintenir.
En conséquence, les produits ou services concernés par la marque doivent être effectivement utilisés sur le marché considéré, ce qui nous renvoie à l’usage du signe dans la vie des affaires.

Une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistré, ce qui suppose l’utilisation de la marque sur le marché pour désigner chacun des produits ou services couverts par son enregistrement [15].

Il apparaît que l’usage sérieux doit être interprété concrètement, en tenant compte notamment des caractéristiques des produits en cause et de la structure du marché concerné.
La seule circonstance que les produits pour lesquels la marque a été enregistré ne sont plus présents sur le marché ne peut en effet exclure un usage sérieux [16].

L’usage même minime d’une marque peut être suffisant pour être qualifié de sérieux à condition qu’il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché pour les produits ou services protégés par la marque [17].

Toutefois, lorsqu’il s’agit de produits de grande consommation commercialisés dans un marché fortement concurrentiel, le titulaire de la marque doit manifester sa volonté d’être présent sur ce marché et non justifier d’un usage symbolique à seule fin de maintenir ses droits de marque [18].

En 2004, le juge européen apportait des précisions quant à la notion d’exploitation sérieuse.
Ainsi, l’appréciation de l’usage sérieux doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci dans la vie des affaires ; en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou services protégés par la marque [19].

II) Nécessaire distinction entre contrefaçon et concurrence déloyale

L’atteinte aux fonctions de la marque permet de caractériser l’acte de contrefaçon (A).
Il s’agit de distinguer la marque ordinaire et la marque de renommée, puisque cette dernière bénéficie d’un régime de protection distinct (B).

A) Qualification de l’atteinte aux fonctions de la marque

L’atteinte portée à la fonction essentielle de la marque est double : par des agissements frauduleux, tout opérateur économique peut porter atteinte à la fois à l’équilibre du marché et au monopole du titulaire des droits de propriété industrielle.

D’une part, la violation des bons usages commerciaux par un opérateur économique est susceptible de déstabiliser la concurrence sur un marché de produits spécifique.
La captation de la clientèle d’autrui est valable dans la mesure où le principe de la liberté du commerce et de l’industrie régit l’activité commerciale. Aucun acteur économique ne saurait se prévaloir d’un droit privatif sur sa clientèle.

Néanmoins, le détournement de la clientèle d’autrui au mépris des règles intéressant l’activité commerciale justifie une action en concurrence déloyale à l’encontre de l’opérateur.

Il s’agit de sanctionner une dérive de clientèle consécutive à des agissements concurrentiels déloyaux. C’est la principale différence avec l’action en contrefaçon, puisque la partie lésée ne peut se prévaloir d’un droit privatif sur les droits de propriété industrielle.

L’action en concurrence déloyale est fondée sur le droit commun de la responsabilité civile, correspondant aux articles 1240 et suivants du Code civil.
Pour obtenir réparation du dommage éprouvé, la partie plaignante doit conséquemment avancer la preuve d’une faute commise par le concurrent (soit l’acte de déloyauté) ayant entraîné un dommage (soit un préjudice concurrentiel), et établir de façon certaine le lien de causalité entre ces deux éléments.

Le plus souvent, c’est le grief de parasitisme qui est avancé, c’est-à-dire « l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit sans rien dépenser de ses efforts et de son savoir-faire » [20].
Concrètement, le concurrent emprunte un élément de rattachement du signe déjà exploité par un tiers et détourne ainsi les investissements, les risques ou l’image du signe au détriment de ce dernier.

L’action en contrefaçon obéit à une toute autre logique.
En tant que branche de la propriété intellectuelle, le droit des marques a pour objet de conférer un monopole à un titulaire.
Il s’agit d’investir le titulaire de droits privatifs sur le signe enregistré auprès des offices compétents.

Ainsi, la contrefaçon existe du seul fait de l’atteinte au droit privatif.
L’action en contrefaçon ne s’analyse pas comme une action en responsabilité civile stricto sensu, puisque la contrefaçon existe du seul fait de l’atteinte au droit privatif.

La recevabilité de l’action ne repose donc pas sur le droit commun des articles 1240 et suivants du Code civil, mais sur les dispositions spéciales des articles L. 716-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.

Il est notamment exigé que la marque ait bien fait l’objet d’une inscription auprès des registres légaux ainsi que d’une publicité au BOPI, puisque « les faits antérieurs à la publication de la demande d’enregistrement de la marque ne peuvent être considérés comme ayant porté atteinte aux droits qui y sont attachés » (article L. 716-2 du CPI).

Notons que le manquement à ce formalisme strict de la part du titulaire du droit de marque n’empêche pas le licencié exclusif d’agir en contrefaçon en son nom propre, malgré le défaut d’inscription du signe au registre de l’Office des marques.

L’inopposabilité de la marque aux tiers ne constitue pas systématiquement un obstacle à l’action en contrefaçon engagée par le licencié exclusif.
La Cour de justice interprétait les dispositions de l’article 23 du règlement (CE) n°209/2007 du Conseil du 26 février 2009 comme investissant le licencié des droits de propriété industrielle [21].

Le juge européen confirmait cette décision en la transposant aux dessins et modèles communautaires. En effet, les objectifs poursuivis par le règlement (CE) n°6/2002 tendaient à autoriser le preneur de licence qui n’est pas inscrit dans le Registre des dessins et modèles communautaires à agir en contrefaçon d’un dessin ou modèle communautaire [22].

Toutefois, la simple copie de la marque n’est pas répréhensible ; il faut que cette copie du produit implique une reproduction ou une imitation de la marque.

Cette reproduction ou imitation doit également empêcher le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé de percevoir l’identité entre le signe et la marque.

L’acte contrefaisant doit donc induire un risque de confusion propre à tromper la clientèle et à biaiser la distinctivité du signe.

Enfin, la Haute juridiction rappelle que le cumul des deux actions en contrefaçon et en concurrence déloyale est possible si la faute constitutive de concurrence déloyale est bien distincte de l’acte de contrefaçon.
En effet, l’action en concurrence déloyale, fondée sur des faits identiques à ceux sur lesquels se base une action en contrefaçon rejetée, peut être considérée néanmoins recevable, si cette action en contrefaçon est rejetée pour absence de droit privatif, et s’il est justifié d’un comportement fautif de la part de l’intimé [23].
Pour illustration, l’atteinte portée à l’image d’une marque constitue un fait distinct de la contrefaçon d’un modèle et est en conséquence recevable [24].

B) Distinction entre marque ordinaire et marque de renommée

L’étendue des droits de marque du titulaire varie selon que le signe concerné soit ordinaire ou fortement reconnu. La législation organise un régime de protection spécifique des marques notoires et des marques de renommée afin de limiter les atteintes aux droits de propriété industrielle.

L’article 6 bis de la Convention de Paris du 20 mars 1883 indique notamment que « les pays de l’Union s’engagent, soit d’office si la législation du pays le permet, soit à la requête de l’intéressé, à refuser ou à invalider l’enregistrement et à interdire l’usage d’une marque de fabrique ou de commerce qui constitue la reproduction, l’imitation ou la traduction, susceptibles de créer une confusion, d’une marque que l’autorité compétente du pays de l’enregistrement ou de l’usage estimera y être notoirement connue comme étant déjà la marque d’une personne admise à bénéficier de la présente Convention et utilisée pour des produits identiques ou similaires ».

En sus, dans le cas où la partie essentielle de la marque constitue la reproduction de la marque notoirement connue ou une imitation susceptible de créer une confusion avec celle-ci, la marque ne saurait être utilisée ou enregistrée.

Les dispositions précitées de la Convention de Paris étaient transposées à l’article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle.

L’OMPI rappelle que les obligations qui découlent de l’article 16. 3 de l’Accord sur les ADPIC s’appliquent aux marques notoires enregistrées uniquement si les produits ou services ne sont pas similaires à ceux pour lesquels une marque de fabrique ou de commerce est enregistrée, à condition que l’usage de cette marque pour ces produits ou services indique un lien entre ces produits ou services et le titulaire de la marque enregistrée et à condition que cet usage risque de nuire aux intérêts du titulaire de la marque enregistrée.

A contrario du droit commun imposant l’accomplissement de formalités d’enregistrement et de publicité de la marque, le régime dérogatoire de la marque notoire organise la protection de marques non enregistrées.

Cette exigence était réaffirmée par l’accord ADPIC, la Cour de cassation ayant fait une application stricte de l’article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle afin d’établir que le titulaire d’une marque notoire n’a pas à démontrer l’existence d’un risque de confusion entre sa marque et la marque utilisée par un tiers afin de caractériser l’atteinte au droit de propriété industrielle [25].

La marque de renommée est une pure création du droit de l’Union européenne.
La Cour de justice précise que la marque de renommée doit être connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou services couverts par elle [26].

Par ailleurs, l’article 5. 2 de la directive n°2008/95/CE énonce que « tout État membre peut également prescrire que le titulaire est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe identique ou comparable à la marque pour des produits ou des services qui ne sont pas comparables à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d’une renommée dans l’État membre et que l’usage du signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur porte préjudice ».

Cette protection était renforcée par le règlement 2017/1001, dont l’article 9. 2 rappelle que le risque de confusion dans l’esprit du public habilite le titulaire de la marque de l’Union européenne à interdire à tout tiers l’usage dans la vie des affaires du signe concerné.

Par conséquent, l’État membre qui retient la protection facultative pour une marque de renommée doit appliquer strictement les dispositions de la directive européenne [27].

Cependant, le juge de cassation estime que la protection conférée à une marque de renommée n’est pas subordonnée à la constatation d’un risque d’assimilation ou de confusion, puisqu’il suffit que le degré de similitude entre une telle marque et le signe ait pour effet que le public concerné établit un lien entre le signe et la marque [28].

On retrouve l’esprit de la jurisprudence Davidoff selon laquelle la protection accrue d’une marque renommée en présence de produits ou de services non identiques et non similaires peut être étendue dans les cas où les marques postérieures sont utilisées ou doivent être utilisées pour des produits ou des services qui sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée [29].

La non-application du principe de spécialité pour les marques de renommée implique l’indemnisation du titulaire des droits sur le fondement d’une action en responsabilité civile et non sur le régime spécifique de l’action en contrefaçon.

Sont ainsi indemnisés le profit tiré de l’imitation ou de la reproduction de la marque [30] et le préjudice causé à la renommée ou au caractère distinctif de la marque [31].
La juridiction peut également prendre des mesures prononçant l’annulation de la marque afin d’empêcher la poursuite des atteintes portées ou de prévenir leur répétition [32].

La dérogation au principe de spécialité connaît toutefois des atténuations, puisque ce dernier est maintenu pour la protection contre l’enregistrement dans le même secteur d’activité.

Enfin, la notoriété et la renommée d’une marque s’apprécient de manière libre puisqu’il s’agit de caractère factuels.
Ce principe de liberté de la preuve se retrouve également pour la marque ordinaire en matière d’action en contrefaçon.
Néanmoins, la preuve de l’atteinte aux droits de propriété industrielle demeure délicate à établir, tant quant à son existence qu’à son ampleur.
Afin de rassembler les éléments constitutifs d’une atteinte au droit de marque et de limiter préventivement cette atteinte, la mise en œuvre par le juge d’une procédure de saisie-contrefaçon (article L. 716-7 du CPI) ou d’une interdiction temporaire d’exploiter (article L. 716-6 du CPI) apparaît judicieuse pour le titulaire des droits avant l’introduction d’une action en contrefaçon devant la juridiction civile ou pénale.
Les faits avérés de contrefaçon peuvent en effet venir étayer de façon déterminante une demande au fond.

Clara Grudler, Juriste