La Cour suprême des États-Unis vient de rendre deux décisions majeures relatives aux procédures inter partes menées devant l’Office américain des Brevets et des Marques (USPTO), reconnaissant d’une part la constitutionnalité de la procédure et exigeant d’autre part que l’Office examine désormais la brevetabilité de chacune des revendications contestées, lui retirant ainsi sa marge de choix.

Le droit américain des brevets s’est enrichi de décisions de la Cour suprême à l’impact majeur, près d’un an après la décision TC Heartland LLC v. Kraft Foods Group Brands LLC 137 S. Ct. 1514 (2017). Le 22 mai 2017, la Cour avait unanimement décidé que les tribunaux compétents en matière d’action en contrefaçon de brevets étaient ceux du siège social du défendeur et non ceux de n’importe quel district où le défendeur aurait commis les actes allégués de contrefaçon, à moins d’avoir en un tel lieu une « activité régulière et établie ».

Alors que le Texas était une terre d’élection pour les titulaires de brevets en raison de la sévérité qui y régnait à l’encontre des défendeurs suspectés de contrefaçon, le Delaware a vu augmenter de 91%, ces derniers mois, le nombre de ses contentieux dans ce domaine. En effet, le « First State » propose une fiscalité très attrayante pour les entreprises américaines, dont un bon million y ont enregistré leur siège social. Le Tribunal fédéral de district du Delaware se voit ainsi contraint de faire venir des juges d’autres États pour faire face à cette nouvelle charge de travail.

C’est dans ce contexte que la Cour suprême a rejeté récemment des arguments visant à contester la constitutionnalité des procédures inter partes encadrées par l’USPTO. Une déclaration d’inconstitutionnalité aurait probablement accru encore davantage la masse des contentieux devant le tribunal de district du Delaware, mais il n’est pas douteux que des arguments plus juridiques ont guidé la décision des Chief justices.

Qu’est-ce qu’une "inter partes review" ?

Depuis 2012, il est possible de contester la validité d’un brevet déjà délivré devant l’USPTO au lieu de le faire devant un tribunal fédéral, ce qui présente un intérêt financier considérable eu égard aux coûts des procédures judiciaires fédérales. Pendant une période de neuf mois suivant sa délivrance, la contestation se fait au moyen d’une post grant review (PGR) tandis qu’après ce délai de neuf mois, elle se fait via une inter partes review (IPR), cette dernière offrant au requérant moins de fondements d’annulation que la première. Il est possible d’invoquer l’absence de nouveauté et/ou d’activité inventive sur la base de l’art antérieur mais il est exclu de se fonder sur insuffisance de description ou la non-brevetabilité, notamment.

Le requérant doit lister les revendications qu’il souhaite voir annuler et indiquer les moyens sur lesquels il se fonde. Ensuite, l’USPTO dans sa formation de jugement, le Patent Trial and Appeal Board (PTAB), fixe les règles et délais de la procédure de discovery par laquelle les parties s’échangent écritures et pièces et procèdent aux dépositions.

Cette procédure, qui constitue une sorte d’opposition disponible pendant toute la vie du brevet, n’est pas exclusive, notamment, d’une demande reconventionnelle en nullité devant les juridictions fédérales. Elle est dite inter partes par opposition aux procédures ex parte qui se déroulent avant la délivrance du brevet.

La Cour suprême des Etats-Unis a rendu le 24 avril 2018 deux décisions relatives à cette procédure IPR.

- Oil States Energy Services, LLC v. Greene’s Energy Group.

La première est Oil States Energy Services, LLC v. Greene’s Energy Group [1]. Oil States Energy avait vu un de ses brevets annulé suite à une IPR. Elle a formé un pourvoi auprès de la Cour suprême sur les fondements de l’article 3 de la Constitution américaine et du septième amendement. Selon la requérante, les juges du PTAB étaient constitutionnellement incompétents pour annuler un brevet délivré. En effet, l’article 3 prévoit l’existence de cours fédérales et l’article 28 U.S. Code §1338 attribue une compétence exclusive en matière de brevets aux tribunaux fédéraux. Le septième amendement à la Constitution garantit le droit à un jury en matière civile. Oil States Energy considérait donc que seul un tribunal fédéral et le verdict d’un jury pouvait le priver du titre de propriété privée sur le brevet qui lui avait été délivré et que l’IPR était donc une procédure anticonstitutionnelle.

Sept des neufs magistrats ont toutefois rejeté ce raisonnement. L’argument central de la Cour est que la décision de délivrer un brevet n’emporte pas reconnaissance d’un droit de propriété privée mais consiste simplement en l’octroi d’un droit et que l’IPR est l’extension de la décision d’octroi de ce droit : « une IPR est simplement un réexamen de cet octroi et le Congrès a pu conférer à l’USPTO la compétence pour réexaminer cet octroi ». L’invalidation d’un brevet plus de neuf mois après sa délivrance ne constitue donc pas une expropriation mais une annulation d’un droit conféré par une administration qui a le pouvoir de retirer ce droit, que le juge Thomas, auteur de la décision, compare à une concession (« franchise  »).

Cette décision ne manquera pas de faire écho aux débats plus généraux relatifs à la nature propriétaire du lien entre sujets et objets du droit de l’immatériel. La Cour suprême a précisé qu’elle considère toujours qu’un brevet est un titre de propriété privée [2] mais que la délivrance et le retrait de ces titres relèvent du droit public et donc de simples autorisations administratives.

- SAS Institute Inc. v. Iancu

La seconde décision est plus technique [3]. Dans SAS Institute Inc. v. Iancu [4], cinq des neuf juges, dont celui récemment nommé par Donald Trump et par ailleurs auteur de cette décision, Neil Gorsuch, ont décidé que le PTAB ne pouvait pas examiner la validité d’une partie seulement des revendications contestées. Selon l’article 35 U.S. Code §318, le PTAB doit « rendre une décision finale sur la brevetabilité de chaque [any] revendication contestée par le requérant ». La Cour a interprété de façon discutable le mot « any » comme signifiant « chaque » et non « n’importe quelle » et a ainsi interdit au PTAB de juger infra petita.

En l’espèce, SAS avait contesté la brevetabilité de la totalité des 16 revendications du brevet mais, au terme de la procédure de discovery, le PTAB avait choisi de ne prendre en compte que 8 de ces revendications, invoquant son droit d’examiner « toutes ou certaines des revendications contestées et tous ou certains des fondements de non-brevetabilité mentionnés dans chacune des revendications » [5]. Mais cette règle procédurale est d’origine réglementaire et non légale : elle n’a été invoquée par les juges dissidents que pour démontrer l’interprétation selon laquelle le terme « any » signifie « une quelconque » et non « chacune » et, en raison de la nouvelle interprétation donnée par les juges majoritaires, cette règle est désormais nulle et non avenue. Le fait que cette décision ait été adoptée d’une très courte majorité démontre toutefois que la solution à la question posée et le sens donné à « any » ne sont pas aussi « clairs » que le prétend le juge Gorsuch.

Il reste que l’impact de la décision est considérable pour l’USPTO et pour les avocats dont la charge de travail s’en trouvera décuplée, d’autant plus que cette nouvelle jurisprudence est applicable aux affaires pendantes. Ainsi, dans une IPR en cours où le PTAB n’aurait sélectionné qu’une seule revendication alors que le requérant aurait contesté six revendications différentes, le PTAB devra désormais choisir entre examiner la totalité des six revendications ou rejeter entièrement la requête. Par ailleurs, le PTAB a d’ores et déjà indiqué avoir l’intention d’examiner, dans le premier cas, non seulement la totalité des revendications contestées mais aussi la totalité des fondements invoqués pour chaque revendication, ce que la décision SAS Institute n’avait pas exigé explicitement.

Lors de la phase de discovery, les parties peuvent s’entendre sur les fondements et les revendications que le PTAB devra examiner mais ce dernier est lié par ce choix des parties et, en l’absence d’entente, c’est donc vers une solution « tout ou rien » que le PTAB devra s’orienter. Pour les affaires dans lesquelles un choix a déjà été fait par le PTAB, les revendications négligées réintégreront l’examen et devront faire l’objet de conclusions additionnelles de la part des parties. C’est ce qui s’est déjà produit dans une procédure où le PTAB a réintégré les revendications qu’il avait initialement exclues de son examen. [6].

La procédure IPR deviendra donc plus coûteuse et plus complexe sans que pour autant les délais de traitement ne changent, ce qui diminuera un peu son intérêt par rapport à des procédures judiciaires, pour les demandeurs. Par ailleurs, lorsque des procédures parallèles existent, l’obligation qu’a désormais le PTAB d’examiner la totalité des revendications incitera davantage les tribunaux fédéraux à surseoir à statuer, ce qu’ils ne faisaient guère jusqu’à présent : par exemple, lorsque le défendeur à une action en contrefaçon de brevet initie une IPR en parallèle afin d’attaquer le brevet du demandeur, le tribunal attendra la décision des experts du PTAB alors que, jusqu’à maintenant, le PTAB avait pour pratique de limiter son examen aux revendications qui ne faisaient pas l’objet de l’action en contrefaçon, rendant ainsi un sursis à statuer inutile.

On pourrait imaginer que l’USPTO réponde d’une manière radicale à la décision SAS Institute, en augmentant le nombre de rejet des requêtes IPR : le PTAB pourrait davantage pencher pour le « rien » que pour le « tout » du « tout ou rien » imposé par la Cour suprême. Il a pour devoir d’accueillir les requêtes lorsqu’il apparaît « raisonnablement probable qu’au moins une des revendications contestées » puisse être annulée [7]. Le niveau d’exigence pourrait être rehaussé dans la pratique du PTAB afin de rejeter davantage de requêtes. L’avenir de la procédure IPR, qui donnait lieu jusqu’à aujourd’hui à environ 80% d’annulations totales ou partielles des brevets contestés, reste donc incertain. C’est d’autant plus vrai que les parties peuvent, elles, toujours s’entendre sur une limitation des revendications soumises à examen, et qu’une stratégie du défendeur pourrait consister à refuser tout accord en faisant le pari risqué que le PTAB préférera rejeter la requête plutôt que d’accepter une charge de travail abondante résultant de l’examen de revendications dont la brevetabilité n’est pas raisonnablement contestable.

En mettant, par son refus de transiger, le requérant en position de demander un examen très large des revendications du brevet, le titulaire peut ainsi démontrer le caractère exagéré de la requête et susciter un rejet général. Cela concerne toutefois surtout les procédures en cours et pour lesquelles le PTAB a déjà limité son examen à une partie des revendications contestées. Car à l’avenir, inversement, les requérants pourraient avoir pour stratégie de se concentrer sur l’essentiel en ne contestant que les revendications au cœur de l’invention brevetée, en particulier celles objets d’une action en contrefaçon où ils seraient défendeurs, afin notamment d’obtenir un sursis à statuer.

Jérémie Leroy-Ringuet, avocat au barreau de Paris