Le cybersquatting, ce véritable fléau qui frappe les marques sur Internet consiste à enregistrer un nom de domaine similaire ou identique à une marque existante afin d’en tirer profit en le revendant à l’ayant droit. Un type d’atteinte qui altère également la visibilité de la marque et contribue à dégrader son image auprès des internautes. Certains pensent que le phénomène est inévitable et que l’on ne peut guère lutter. Voici comment adapter sa stratégie défensive en ligne face à la montée en puissance de ce phénomène.

Le temps est loin où il suffisait d’enregistrer sa marque dans les principales extensions génériques pour la protéger. Avec actuellement plus de 1 500 extensions Internet actives, il faut penser différemment. S’il est difficile d’évaluer le nombre de noms de domaine enregistrés avec une intention malveillante à l’égard des marques, on sait cependant que chaque année le nombre de plaintes déposées auprès de l’OMPI (Office Mondial de Propriété Intellectuelle) ne cesse d’augmenter : en 2017, l’Office recensait 3.074 procédures portant sur 6.370 noms de domaine.

Notons en outre que ces chiffres ne tiennent pas compte des plaintes non déposées, faute de budget, du nombre de litiges évités grâce aux négociations ayant abouti, ni du nombre de litiges résolus grâce aux procédures mises en place par les registres.

Dans ce contexte de fraude généralisée, quelle stratégie défensive adopter ?

Le mouvement, c’est la vie et sur Internet, le mouvement va très vite. Une stratégie défensive performante doit donc suivre ce mouvement et s’adapter constamment. En 2018, le principe de base pour lutter efficacement contre le cybersquatting est de :
 enregistrer les noms de domaine dont on a besoin, c’est-à-dire identiques à la marque et véritablement utiles à l’entreprise ; à titre préventif, je conseille d’enregistrer aussi les quelques variantes évidentes de la marque, incluses dans le périmètre de protection défini préalablement ;
 bloquer les enregistrements en utilisant les mécanismes de protection mis en place à destination des titulaires de marques ;
 surveiller les enregistrements de noms de domaine identiques ou contenant la marque ;
 réagir systématiquement dès qu’un enregistrement abusif est détecté. Il faut ainsi notifier le titulaire et, le cas échéant, tous les acteurs impliqués dans la chaîne.

Concrètement, comment peut-on bloquer les enregistrements abusifs ?

Insuffisamment connus des titulaires de marques, des mécanismes permettent aujourd’hui d’agir de manière préventive :
La DPML (Domains Protected Marks List) est un service de blocage qui couvre 238 extensions (parmi lesquelles .EXPERT, .TRAVEL ou .PIZZA) et empêche les enregistrements de noms de domaine correspondant à vos marques,

Le TREx (Trademark Registry Exchange) est un service de blocage complémentaire des enregistrements de noms de domaine correspondant à vos marques, valable sur 40 extensions Internet, telles que .LONDON, .FASHION ou .DE.

Utilisés conjointement, ils permettent de sécuriser près de 280 extensions sans avoir à recourir à des enregistrements défensifs coûteux. Notons ici un point fondamental, ces mécanismes sont accessible saux marques inscrites dans la TMCH (Trademark Clearinghouse), le répertoire central des marques enregistrées. Il s’agit là d’un pré-requis à toute stratégie de blocage des enregistrements.

Que peut-on faire concernant les quelque 1.200 extensions non couvertes par ces dispositifs ?

Il faut surveiller ces extensions de près ! Parce que le cybersquatting est devenu un vrai business : certaines sociétés se sont spécialisées dans l’enregistrement de noms de domaine abusifs afin de les revendre à leurs ayant-droits ou à toute autre personne intéressée.

Nous avons à notre disposition aujourd’hui des outils efficaces permettant d’industrialiser l’identification et la suppression des atteintes sur Internet. Il est ainsi possible de surveiller :
 les enregistrements de noms de domaine,
 les contenus publiés sur les sites Internet,
 les marketplaces,
 les réseaux sociaux,
 les appstores.

On peut en outre adapter la surveillance de façon à couvrir au plus près les marchés et territoires de la marque.

Ces solutions permettent ainsi aux entreprises concernées et à leurs services juridiques de protéger leurs marques, de gagner en efficacité et se concentrer sur l’essentiel. Car rappelons-le, une marque bien protégée est avant tout une marque bien surveillée.

Quel budget faut-il prévoir ?

Contrairement à une idée reçue, il ne coûte pas si cher en 2018 de surveiller sa marque sur Internet. Par exemple, pour 360 € par mois et par marque, vous pouvez à la fois surveiller l’enregistrement de noms de domaine sur l’ensemble du Web et diligenter des actions précontentieuses envers les contrevenants. Rappelons qu’une seule procédure auprès de l’OMPI coûte en moyenne 3.000 € et nécessite beaucoup de temps et d’énergie.

En complément, les dispositifs de blocage des enregistrements coûtent respectivement : DPML, 3 500 € pour 5 ans ; TREx, 349 € par an ; TMCH, 250 € par an ; ce qui représente un budget blocage annuel d’environ 1 300 €, soit 4,67 € par extension protégée.

Raphaël Tessier, Conseil en protection des actifs de l'entreprise sur Internet au sein de la société EBRAND SERVICES France