1- Contexte et problématique.

Dans cette affaire [1], le titulaire de la marque enregistrée avait agi en contrefaçon contre un tiers qui avait soulevé à titre reconventionnel la déchéance de la marque pour non exploitation durant une période continue de cinq ans sur le fondement de l’article L714-5 du Code de la propriété intellectuelle.

Il soutenait néanmoins que son adversaire avait utilisé le signe durant les cinq ans suivant l’enregistrement de la marque, c’est-à-dire avant que celle-ci puisse être atteinte de nullité.

Dès lors, la question qui se posait à la cour de justice était la suivante : le titulaire de la marque déchue peut-il agir en contrefaçon en vertu d’actes commis durant la période des cinq ans ayant suivie son enregistrement ?

2- La possibilité d’agir en contrefaçon.

La Cour de justice a affirmé que les Etats étaient libres de prévoir la possibilité pour le titulaire de la marque annulée d’agir en contrefaçon contre celui qui aurait exploité sa marque sans autorisation dans les cinq années suivant son enregistrement.

Elle a estimé en l’occurrence que l’interprétation de la loi française conduit à considérer que le droit des marques français envisage cette possibilité.

3- Atténuation : calcul des dommages et intérêts.

La Cour de justice ajoute toutefois que le défaut d’utilisation de la marque par son titulaire doit être pris en compte dans le calcul des dommages intérêts pouvant être réclamés du fait des actes de contrefaçon.

En effet, pour la Cour de justice, « cette circonstance n’en demeure pas moins un élément important à prendre en compte pour déterminer l’existence et, le cas échéant, l’étendue du préjudice subi par le titulaire et, partant, le montant des dommages et intérêts que celui-ci peut éventuellement réclamer » (point 47 de la décision).

En lisant entre les lignes, on imagine que la Cour sous-entend ici que dans une telle situation, le préjudice pourrait être considéré comme nul, voir inexistant.

En effet, quel est le préjudice subi par le titulaire d’un signe qui n’en a fait aucune utilisation pour identifier ses produits et/ou services ?

On pourrait imaginer que l’exploitation d’un signe par un tiers lui cause un préjudice dans le cas où le titulaire de la marque était amené à l’utiliser pour l’avenir.

Mais en l’espèce, la marque est annulée.

L’évaluation du préjudice ne concerne donc que la période des cinq années suivant l’enregistrement.

Or, n’ayant fait aucune utilisation du signe, le titulaire de la marque pourra difficilement démontrer l’existence d’un risque de confusion entre ses produits et/ou services, et ceux du tiers ayant exploité ladite marque sans autorisation…