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Affaire Kit Kat : de l’affinement de la méthode communautaire d’appréciation de l’acquisition de la distinctivité par l’usage.

Par Clara Grudler, Juriste.

A contrario des droits de propriété littéraire et artistique, dont jouissent les titulaires sans nécessité préalable de l’accomplissement de formalités administratives, les droits de propriété industrielle, et en particulier les marques et autres signes distinctifs, sont strictement subordonnés à l’accomplissement de procédures. Cela s’explique par la fonction particulière assignée au droit de marque, puisque la Cour de justice lui reconnaissait dès 1976 la fonction bien spécifique de garantie d’identité d’origine [1]. In concreto, le consommateur doit être mis en mesure d’identifier les produits et services de son titulaire, de ceux provenant d’un autre opérateur économique.

C’est pourquoi l’article L. 711-2 du Code de propriété intellectuelle dispose que « le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés ».

Au visa de l’article L. 712-1 du Code de la propriété intellectuelle, la propriété de la marque s’acquiert par l’enregistrement. Par conséquent, l’appréciation de la distinctivité du signe est opérée par l’office des marques, à l’échelon national (INPI), européen (EUIPO) ou international (transmission de la demande d’enregistrement internationale au Bureau international de l’OMPI).

Néanmoins, si la multiplication des conventions internationales et européennes visant l’adoption d’une législation uniforme par les États membre de l’Union européenne semble mettre à mal le principe de territorialité des droits de propriété industrielle, laissant craindre une perte de souveraineté des États sur leurs monopoles d’exploitation, on remarquera que l’arrêt Kit Kat, rendu ce 25 juillet 2018 par la Cour de justice de l’Union européenne, refuse l’argument de l’EUIPO selon lequel il suffit que la distinctivité de la marque soit démontrée dans une partie substantielle du territoire concerné pour que le signe bénéficie d’une protection sur le fondement du droit des marques [2].

La Cour de justice retenait dès son arrêt du 15 décembre 2016 (3) une conception restrictive de la distinctivité, puisque la juridiction communautaire imposait une méthode bien spécifique afin de caractériser l’acquisition de la distinctivité par l’usage. La CJUE exigeait en effet que la preuve du caractère distinctif acquis par l’usage de la marque Kit Kat soit apportée dans l’ensemble du territoire concerné par l’exploitation de ladite marque, à savoir dans tous les Etats membres parties audit territoire.

Le pourvoi formé par la chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle se voyait annulé le 25 juillet 2018, au motif que la marque litigieuse était dépourvue de caractère distinctif intrinsèque dans certains Etats membres au marché unique.

Cet arrêt était donc pour la juridiction communautaire l’occasion de procéder au renforcement du principe de territorialité des droits de propriété industrielle sur l’espace européen (I).

A l’appui, la CJUE précisait les contours de la méthode d’appréciation spécifique de l’appréciation de la distinctivité du signe au sein du territoire concerné (II).

I) Renforcement du principe de territorialité des droits de propriété industrielle sur l’espace européen.

Si la décision initiale de l’Office des marques communautaire consacrait la distinctivité de la marque tridimensionnelle revendiquée par Nestlé (A), la Cour de justice venait sanctionner cette position en affinant sa caractérisation de l’acquisition de la distinctivité du signe par l’usage (B).

A) Sur la décision initiale de l’EUIPO statuant sur la distinctivité de la marque tridimensionnelle.

C’est en 2007 que la société Cadbury Holdings, devenue société Mondelez, réclamait auprès de l’EUIPO la nullité de l’enregistrement de la marque tridimensionnelle associée en 2002 aux produits relevant de la classe 30, soit « bonbons ; produits de boulangerie, articles de pâtisserie, biscuits ; gâteaux, gaufres ».

L’action en nullité initiée par Mondelez reposait sur les dispositions de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, qui précise que sont refusés à l’enregistrement « les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif ».

Le 11 janvier 2011, la division d’annulation de l’EUIPO faisait droit à la requête en annulation entreprise par Mondelez, et déclarait la nullité de la marque litigieuse.

Toutefois, la deuxième chambre de recours de l’EUIPO annulait la décision de la division d’annulation après un recours de Nestlé.

L’Office des marques européen considérait notamment que, si, certes, la marque litigieuse était dépourvue de caractère distinctif inhérent pour les produits pour lesquels elle avait été enregistrée, Nestlé avait démontré, conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement no 207/2009, que cette marque avait acquis un tel caractère pour les mêmes produits, par l’usage qui en avait été fait.

L’intérêt de l’arrêt rendu ce 25 juillet 2018 par la Cour de justice réside dans la subtile distinction opérée entre distinctivité extrinsèque et intrinsèque. La portée de cette dernière s’est fortement accrue par l’exigence de la juridiction communautaire, selon laquelle il résulte du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne que, pour être admis à l’enregistrement, un signe doit posséder un caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, dans l’ensemble de l’Union [3].

Ainsi, le critère de distinctivité extrinsèque doit être interprété à l’aune de l’article L. 711-2 du CPI. La marque doit donc être arbitraire au regard des produits et services désignés, en ce que le signe utilisé à titre de marque doit être apte à distinguer les produits ou services de son titulaire de ceux des autres opérateurs économiques.

Quant au concept de distinctivité intrinsèque, il doit être compris selon les termes de l’article 3, paragraphe 1, b), de la Directive marque de 1988, repris au même article du règlement communautaire no 207/2009. Ces dispositions attirent l’attention sur le rôle primordial du consommateur, qualifié de moyen ou de professionnel, qui doit être mis en mesure d’identifier le produit ou service et de le percevoir comme une marque.

On peut remarquer que le législateur n’a jamais procédé à la transposition de ces dernières dispositions communautaires dans l’ordre interne français. L’article L. 711-2 du CPI, qui impose que le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque doit s’apprécier à l’égard des produits ou services désignés, ne saurait donc constituer un équivalent du critère de distinctivité intrinsèque tel que consacré par les dispositions précitées.

La Cour de justice se basait sur cette notion de distinctivité intrinsèque pour rejeter les prétentions de l’EUIPO, qui, aux fins de prouver le caractère distinctif acquis par l’usage dans l’ensemble de l’Union, soutenait qu’il était suffisant de démontrer qu’une partie substantielle du public pertinent dans l’Union, tous les États membres et toutes les régions confondus, percevait la marque considérée comme une indication de l’origine commerciale des produits que ladite marque désignait, et qu’il n’était pas nécessaire de prouver le caractère distinctif acquis par l’usage d’une telle marque dans chacun des États membres concernés (2).

B) Caractérisation délicate de l’acquisition de la distinctivité par l’usage.

Le 3° de l’article L. 711-2 du CPI prévoit que le caractère distinctif de la marque peut être acquis par l’usage.

L’esprit dudit article était repris au 3. du règlement (CE) n°207/2009 du 26 février 2009 sur la marque communautaire, qui établit que « le paragraphe 1, points b), c) et d) n’est pas applicable si la marque a acquis pour les produits ou services pour lesquels est demandé l’enregistrement un caractère distinctif après l’usage qui en a été fait ».

Il s’agit d’un principe constant, rappelé tant par la jurisprudence nationale que communautaire :« La marque verbale « vente-privee.com » avait acquis par l’usage un caractère distinctif au regard des services de promotion des ventes pour le compte des tiers et de présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ainsi que des services de regroupement pour le compte de tiers de produits et de services, notamment sur un site web marchant, désignés à son enregistrement ». [4]

« S’agissant du droit de marque, il convient de relever que ce droit constitue un élément essentiel du système de concurrence non faussé que le traité entend établir et maintenir. Dans un tel système, les entreprises doivent être en mesure de s’attacher la clientèle par la qualité de leurs produits ou de leurs services, ce qui n’est possible que grâce à l’existence de signes distinctifs permettant d’identifier ces produits et ces services. Pour que la marque puisse jouer ce rôle, elle doit constituer la garantie que tous les produits qui en sont revêtus ont été fabriqués sous le contrôle d’une entreprise unique à laquelle peut être attribuée la responsabilité de leur qualité » [5]

La principale difficulté consiste en la caractérisation de l’acquisition du caractère distinctif par l’usage au regard des notions de distinctivité intrinsèque et extrinsèque, en ce qu’une telle acquisition est susceptible d’être tout à fait indépendante d’un quelconque dépôt antérieur.

Les juridictions européennes palliaient à cette lacune en estimant que la preuve de l’acquisition du caractère distinctif par l’usage dépend d’un certain nombre d’éléments ; comme la part de marché détenue par la marque, de l’intensité, étendue géographique, et durée de l’usage de la marque, de l’importance des investissements réalisés par l’entreprise pour la promouvoir, de la proportion des milieux intéressés qui identifie le produit ou service comme provenant d’une entreprise déterminée grâce à la marque, ainsi que les déclarations de chambres de commerce et d’industrie ou autres associations professionnelles [6], [7], [8].

En l’espèce, il avait déjà été établi, sur la base du pourcentage du public identifiant la marque litigieuse dans les États membres, que celle-ci avait acquis un caractère distinctif par l’usage au Danemark, en Allemagne, en Espagne, en France, en Italie, aux Pays-Bas, en Autriche, en Finlande, en Suède et au Royaume-Uni.

Toutefois, la chambre de recours de l’EUIPO avait omis de se prononcer sur la perception de la marque par le public pertinent pour certains États et notamment la Belgique, l’Irlande, la Grèce et le Portugal, pour lesquels les éléments de preuve apportés à l’Office des marques n’avaient pas fait l’objet d’une analyse.

En conséquence, la Cour de justice rejetait l’argument de Nestlé et de l’EUIPO, qui affirmaient que, si une marque est dépourvue de caractère distinctif intrinsèque dans l’ensemble de l’Union, il suffit de prouver qu’elle a acquis un caractère distinctif par l’usage dans une partie significative de l’Union, quand bien même cette preuve n’aurait pas été rapportée pour chacun des États membres.

En effet, un tel moyen contrevient manifestement à l’exigence d’identification par le public visé du signe comme jouant le rôle d’une marque, la fonction d’indication de l’origine des produits ou des services étant dès lors biaisée sur une partie du marché unique.

La Cour de justice affirmait constamment que la marque acquise par l’usage doit être en mesure de remplir sa fonction essentielle de garantie de l’identité d’origine des produits et services visés : « Pour que cette garantie de provenance, qui constitue la fonction essentielle de la marque, puisse être assurée, le titulaire de la marque doit être protégé contre les concurrents qui voudraient abuser de la position et de la réputation de la marque en vendant des produits indûment pourvus de celle-ci (voir, notamment, arrêts Hoffmann-La Roche, précité, point 7, et du 11 novembre 1997, Loendersloot, C-349/95, Rec. p. I-6227, point 22). À cet égard, le dixième considérant de la directive souligne le caractère absolu de la protection conférée par la marque en cas d’identité entre la marque et le signe et entre les produits ou services en cause et ceux pour lesquels la marque a été enregistrée. Il indique que cette protection a notamment pour but de garantir la fonction d’origine de la marque » [9].

Au vu de l’insuffisance des critères légaux et jurisprudentiels dont dispose le juge européen afin de procéder à la caractérisation la plus efficace possible de l’acquisition de la distinctivité du signe par l’usage, ce dernier s’est vu contraint de faire évoluer la méthode d’appréciation de la distinctivité, au regard notamment du moment de comparaison, du point de comparaison et du public de référence.

II) Affinement d’une méthode d’appréciation spécifique de la distinctivité du signe.

La décision rendue par la juridiction communautaire va dans le sens d’une exigence renforcée de l’appréciation de la distinctivité de la marque acquise par l’usage dans chaque État membre, et pas seulement dans une partie significative de l’Union (A).

Une telle caractérisation emporte la nécessité d’une appréciation globale de la perception du consommateur moyen quant aux produits et services concernés par la marque, le juge apportant des précisions sur les critères d’appréciation d’une telle distinctivité sur le territoire européen (B).

A) Exigence renforcée d’appréciation de la distinctivité de la marque dans chaque Etat membre.

C’est à bon droit que la Cour de justice rejetait le pourvoi de la société Nestlé et de l’EUIPO, qui ont failli dans l’apport de la preuve de l’acquisition de la distinctivité par l’usage de la marque Kit Kat au sein de certains Etats de l’Union Européenne.

En effet, pour une marque dépourvue d’un quelconque caractère distinctif ab initio, celui qui se prévaut de cette distinctivité ne saurait se prévaloir de la démonstration de l’acquisition du caractère distinctif par l’usage de la marque litigieuse seulement dans une partie substantielle du territoire visé.

Ce serait cautionner que la marque puisse perdre sa fonction essentielle de garantie d’identité d’origine des produits et services concernés sur une partie de l’espace communautaire, et donc du marché unique.

Dans une telle situation, l’absence de cloisonnement des marchés due au principe de libre circulation des marchandises, biens et services, dans l’Union européenne, serait de nature à décupler le risque de confusion chez le consommateur moyen, occasionnant de facto une perte de valeur des droits de propriété industrielle.

Il s’agit donc de préserver la valeur ajoutée des droits de propriété industrielle à l’échelon européen, en renforçant paradoxalement le contrôle des conditions d’obtention du droit de marque à l’échelle des nations.

Ainsi, la Cour de justice précisait en 2016 que la preuve du caractère distinctif acquis par l’usage de la marque contestée doit être apportée dans l’ensemble dudit territoire, donc dans tous les Etats membres concernés [10].

D’où la nécessité de faire évoluer les modalités de contrôle de l’acquisition de la distinctivité par l’usage en se fondant sur la méthode de la distinctivité intrinsèque.

Il s’agit notamment de compléter l’approche in abstracto de l’appréciation de la distinctivité du signe au moment du dépôt, par une approche in concreto portant sur les exploitations passées du signe.

Cette démarche alliant une appréciation duale de la distinctivité extrinsèque et intrinsèque permet de valider une marque qui aurait été enregistrée, alors même que dépourvue de caractère distinctif ab initio [11] [12].

De plus, la juridiction communautaire affirmait déjà en 2002 que, pour bénéficier de l’acquisition d’un caractère distinctif par l’usage, l’identification par les milieux intéressés du produit ou du service comme provenant d’une entreprise déterminée doit être effectuée grâce à l’usage du signe distinctif en tant que marque. [13].

En l’occurrence, la Cour de justice reconnaissait ce 25 juillet 2018 que, dans le cadre de l’appréciation de l’acquisition du caractère distinctif par l’usage d’une marque, il était possible pour les opérateurs économiques de regrouper, pour certains produits ou services, plusieurs États membres au sein du même réseau de distribution.

Cette assimilation pourrait se fonder en particulier du point de vue de la similarité des stratégies marketing desdits États membres, ceux-ci pouvant dès lors être considérés comme constituant un seul et même marché national.

Selon l’analyse de la Cour de justice, dans une telle situation, les éléments de preuve de l’usage d’un signe sur un tel marché transfrontalier seraient susceptibles de présenter une pertinence pour tous les États membres concernés.

De plus, il en ira de même lorsque, en raison de la proximité géographique, culturelle ou linguistique entre deux États membres, le public pertinent du premier possède une connaissance suffisante des produits ou des services présents sur le marché national du second.

B) Nécessité d’une appréciation globale de la perception du consommateur moyen sur le marché pertinent.

Dans le cadre de l’appréciation de l’acquisition du caractère distinctif d’une marque, se pose également la question de la qualification du public de référence concerné.

En effet, la jurisprudence fait souvent mention des milieux intéressés, qui doivent en conséquence de l’usage, percevoir effectivement le produit ou le service, désigné par la seule marque dont l’enregistrement est demandé, comme provenant d’une entreprise déterminée [14].

Plus fréquemment, la jurisprudence de la Cour de justice se réfère à la perception de l’identité de la marque par le consommateur normalement informé, raisonnablement attentif et averti [15], [16].

En tant que point incontournable d’identification du consommateur, la Cour de cassation reconnaissait également que la marque devait être appréhendée suivant le recours au critère du public pertinent, constitué du consommateur d’attention moyenne : « Qu’en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, en conséquence de cet usage, qu’elle a qualifié d’intensif, la marque verbale « Rent A Car » n° 98 756 140 n’était pas devenue apte, dans l’esprit du consommateur moyen, à identifier les produits et services désignés à son enregistrement comme provenant de la société Rent A Car, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;
(…)
Qu’en se déterminant ainsi, sans apprécier de manière globale ces différents usages pour désigner l’activité de location de véhicules et sans rechercher, comme elle y était invitée, si cette dénomination sociale, compte tenu de sa connaissance sur le marché, et ce logo, en l’état de son usage intensif, ne permettaient pas au consommateur moyen, en identifiant l’activité de la société Rent A Car, d’établir un lien avec les services identiques désignés à l’enregistrement de la marque « Rent A Car » dont cette société est titulaire, la cour d’appel a privé sa décision de base légale
"" [17]

Dans le cas plus spécifique des marques tridimensionnelles, celles-ci doivent appréhendées par le public visé comme un signe distinctif dans le cadre d’un « processus normal de familiarisation du public concerné » [18].

C’est donc en accord avec les exigences du marché commun et avec les impératifs posés par la protection des droits de propriété industrielle que la Cour de justice estimait que, dans le cas d’une marque qui ne possède pas un caractère distinctif intrinsèque dans l’ensemble de l’Union, le caractère distinctif acquis par l’usage de cette marque doit être démontré dans l’ensemble de ce territoire, et non pas seulement dans une partie substantielle ou la majorité du territoire de l’Union.

En tel principe avait déjà été affirmé en 2012 par la Cour de justice : « En ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel, la marque communautaire ayant un caractère unitaire, l’appréciation de l’acquisition, par une marque, d’un caractère distinctif par l’usage ne devrait pas se fonder sur les marchés nationaux pris individuellement, il convient de relever que, même s’il est vrai, conformément à la jurisprudence rappelée au point 60 du présent arrêt, que l’acquisition, par une marque, d’un caractère distinctif par l’usage doit être démontrée pour la partie de l’Union dans laquelle cette marque n’avait pas ab initio un tel caractère, il serait excessif d’exiger que la preuve d’une telle acquisition soit apportée pour chaque État membre pris individuellement.

Toutefois, pour ce qui est du cas d’espèce, le Tribunal n’a pas commis d’erreur de droit puisque, en tout état de cause, la requérante n’a pas prouvé de manière quantitativement suffisante l’acquisition, par la marque dont l’enregistrement est demandé, d’un caractère distinctif par l’usage dans l’ensemble du territoire de l’Union » [19].

En conséquence, une telle preuve de l’acquisition de la distinctivité par l’usage peut être rapportée de façon globale pour tous les États membres concernés, ou bien de façon séparée pour différents États membres ou groupes d’États membres.

Précisons qu’il n’est pas suffisant que celui à qui en incombe la charge se borne à produire des éléments de preuve d’une telle acquisition qui ne couvriraient pas une partie de l’Union, même consistant en un seul État membre, puisqu’il résulte du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne que, pour être admis à l’enregistrement, un signe doit posséder un caractère distinctif dans l’ensemble de l’Union [20].

Cependant, il faut relever que la Cour de justice procédait par pourcentages dans son appréciation du public identifiant la marque contestée comme indiquant l’origine commerciale d’un produit ayant la forme de la marque litigieuse, qui faisait partie de la catégorie des produits en cause [21].

En se fiant à une telle méthode dont de nombreuses variables peuvent biaiser l’interprétation, la juridiction européenne contredisait ainsi sa jurisprudence antérieure selon laquelle la preuve de l’acquisition du caractère distinctif par l’usage ne dépend pas de données générales et abstraites telles que des pourcentages déterminés, mais d’une appréciation globale de tous les éléments, dont un sondage peut faire partie sans nécessairement être le seul élément déterminant [22].

Bien que la décision de la Cour de justice aille dans le sens d’un renforcement du régime de protection des titres de propriété industrielle, les institutions communautaires demeurent manifestement partagées entre la tentation de faciliter le libre-échange sur le marché unique en réduisant autant que possible les dérogations à la concurrence, et la préservation des droits de propriété industrielle constituant des monopoles d’exploitation produisant une valeur ajoutée sur le marché pertinent.

Clara Grudler, Juriste en Droit des affaires

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Notes :

[1CJCE, 22 juin 1976, C-119/75, Terrapin

[2CJUE, 25 juillet 2018, C-84/17 P, C-85/17 P et C-95/17 P

[3CJUE, 25 juillet 2018, C-84/17 P, C-85/17 P et C-95/17 P

[4Cass. Com., 6 décembre 2016, n°15-19.048

[5CJCE, 17 octobre 1990, C-10/89, Hag.

[6CJCE, 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 et C-109/97

[7CJUE, 19 juin 2014

[8TUE, 24 février 2016, T-411/114

[9CJUE, 12 novembre 2002, C-206-01, Arsenal Football Club

[10CJUE, 15 décembre 2016, T-112/13

[11Cass. Com., 14 mai 2013, n°12-15534

[12CJUE, 19 juin 2014, C-217/13 et 218/13

[13CJCE, 12 juin 2002, Philips

[14TGI Paris, 14 octobre 2010, n°2009-12294, Pocket

[15CJCE, 11 novembre 1997, Sabel

[16CJCE, 22 juin 1999, Lloyd

[17Cass. Com., 8 juin 2017, 15-22792.

[18CJCE, 6 mai 2003, Libertel

[19CJUE, 24 mai 2012, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli/OHMI, C 98/11

[20CJUE, 25 juillet 2018, C-84/17 P, C-85/17 P et C-95/17 P

[21CJUE, 15 décembre 2016, T-112/13

[22CJUE, 19 juin 2014, C-217/13 et 218/13, Oberbank AG