Par Marie-Avril Roux Steinkühler, Avocat.
 
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  • 1re Parution: 25 novembre 2021

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Guide de lecture.
 

L’usage de « Black Friday » en Allemagne, un chemin miné par les marques.

L’expression Black Friday peut-elle être déposée en tant que marque en classe 35 au sens du droit allemand ? Si oui, quelles seraient les conséquences de l’utilisation de cette expression sur les autres commerçants ? Peuvent-ils apposer ladite expression pour annoncer d’éventuelles promotions et remises sur les produits qu’ils commercialisent ?

Depuis 2010, le Black Friday est un évènement commercial, une journée où de nombreux produits et services bénéficient de réductions et d’importantes remises. Ces termes sont devenus une expression du langage courant. Par conséquent, en droit des marques, l’expression « Black Friday » peut être qualifiée de signe descriptif et usuel, puisqu’elle est couramment utilisée dans la vie des affaires.

Pourtant, la marque verbale Black Friday a été enregistrée auprès du Deutsche Patent-und Markenamt (DPMA), l’Office de propriété industrielle allemand.

Pour qu’une marque soit enregistrée, elle doit remplir toutes les conditions de validité telles qu’édictées par le Markengesetz (MarkenG). La marque doit notamment être distinctive, c’est-à-dire que le terme ne doit pas être descriptif et usuel. Sinon, le titulaire de cette marque monopoliserait un terme nécessaire à la commercialisation des produits et bénéficierait d’un avantage anti-concurrentiel.

I. Le contentieux autour de la marque Black Friday en Allemagne, un joli pataquès…

La marque verbale Black Friday n° 302013057574 a été enregistrée le 20 décembre 2013, auprès du DPMA. La marque déposée désigne la classe 35. Selon la dernière édition de la classification de Nice, cette classe comprend notamment les services de publicité, de marketing et de promotion.

La décision rendue par le DPMA est surprenante. D’une part puisque l’expression « Black Friday » est un terme descriptif et usuel, couramment utilisé pour désigner l’existence de promotion. D’autre part, parce que le DPMA impose un taux élevé de distinctivité lorsqu’il examine une demande de marque. Sur ce sujet, vous pouvez vous référer à l’article : Le casse-tête de l’enregistrement des marques en Allemagne [1].

Entre 2016 et 2018, 13 demandes en nullité [2] pour motifs absolus (marque descriptive) ont été intentées à l’encontre de la marque Black Friday. Le DPMA, par une décision du 27 mars 2018, a fait droit aux demandes et a prononcé la nullité de la marque litigieuse. La décision a été confirmée par le BPatG [3] le 21 mai 2021 (BGH, I ZB21/20).

Pourtant, et malgré des procédures acharnées, plusieurs marques ayant pour signe verbal Black Friday existent toujours. La difficulté est que ladite marque est toujours protégée en classe 35. Il existe également des marques semi-figuratives qui sont composées d’éléments graphiques prédominants.

Le contentieux semble loin d’être terminé. D’une part, la marque litigieuse est toujours enregistrée pour les produits et services en classe 9, 35 et 41. D’autre part, selon le site blackfriday.de, le jugement fait l’objet d’un recours devant le Kammergericht de Berlin (Cour d’Appel de Berlin). Or, si la décision n’est pas définitive, la marque bénéficie toujours de la protection, au sens du MarkenG.

II. … Qui nécessitent d’agir avec précaution.

La marque Black Friday est toujours enregistrée et son utilisation est donc limitée.

L’expression « Black Friday » doit donc être encadrée lors des campagnes promotionnelles. Elle ne doit être employée qu’à des fins descriptives de publicité (notamment en faisant référence à l’origine ou la tradition américaine), afin de ne pas porter atteinte aux droits de la marque Black Friday.

Certains opérateurs allemands se montrent prudents dans leurs campagnes promotionnelles dédiées au Black Friday. Ils n’utilisent jamais uniquement l’expression « Black Friday » en tant que tel. L’expression est intégrée dans un slogan de campagne, en faisant par exemple référence à Thanksgiving. Ainsi, dans cette situation, le risque de confusion entre la marque enregistrée et ledit slogan ne peut exister.

On compte parmi eux l’enseigne allemande Saturn, spécialisée dans la commercialisation de produits électroniques et leurs accessoires (ordinateurs, logiciels, appareils électroménagers, etc.). Sur son site internet, l’expression utilisée est « Die Black Friday Week ! » ce qui signifie « la semaine du Black Friday », ou encore « Der Black Friday by Saturn » « le Black Friday chez Saturn », ou encore « Der Saturn Mehrvember », « le Pluvembre Saturn ».

En revanche, doit être proscrit l’apposition des deux seuls termes Black Friday sur des packagings, sans aucune autre explication. Il y aurait alors usage du signe à titre de marque.

Par conséquent, la prudence doit être de mise lorsque ces termes sont utilisés : l’expression « Black Friday » peut être utilisée non pas à titre de marque, mais d’une manière descriptive, au sein d’une phrase en se référant au sens de ce mot.

Marie-Avril Roux Steinkühler LL.M.
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[2Sur le fondement du §50 Markengesetz (MarkenG), Nichtigkeit wegen absoluter Schutzhindernisse.

[3Tribunal fédéral des brevets) pour les « services essentiels de la publicité », puis par le Bundesgerichtshof (la Cour suprême allemande).

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