Contrefaçon de la marque « Divine » par « Gaultier divine » : attention à l’usage des marques ombrelles.

Par Agathe Zajdela, Avocat.

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La société Puig, exploitant les marques de parfums de la maison Jean Paul Gaultier, a lancé un nouveau parfum nommé "Gaultier divine". M. Yvon Mouchel, qui détient la marque "Divine" pour des parfums depuis 1929, a intenté une action en justice contre Puig afin de faire cesser la commercialisation du parfum Gaultier Divine et d'obtenir réparation de son préjudice.
Description rédigée par l'IA du Village

Le Tribunal judiciaire de Paris a condamné la société Puig en contrefaçon de la marque « Divine » désignant des parfums, du fait du dépôt et de l’usage de la marque « Gaultier Divine » pour ces mêmes produits, et ce au motif que l’ajout de la marque ombrelle « Gaultier » ne suffit pas à écarter le risque de confusion, le terme « divine » détenant une place distinctive autonome dans le signe (TJ Paris, 1er déc. 2023, RG 23/11158).

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En aout 2023, la société Puig qui exploite les marques de la maison Jean Paul Gaultier pour les parfums, a lancé un nouveau parfum nommé « Gaultier divine ».

M. Yvon Mouchel qui a déposé et exploite depuis 1929 la marque « Divine » également pour des parfums, a assigné à jour fixe PUIG afin de faire cesser la commercialisation du parfum Gaultier Divine et obtenir réparation de son préjudice.

A cet égard, plusieurs actes étaient reprochés à la société Puig :

1. Des usages du signe « Divine » seul pour désigner le parfum sur les comptes Instagram et Facebook de la Maison Jean Paul Gaultier

2. L’usage du signe « Divine » directement associé au signe « Gaultier » sur les flacons et supports publicitaires

3. La désignation des différents produits sur le même site sous l’ensemble « Gaultier Divine » en lettres capitales noires de même taille et même épaisseur parfois sur une ligne, parfois sur deux.

La question était donc de savoir si l’ajout de la marque ombrelle « Gaultier » au signe « Divine » permettait d’écarter la contrefaçon de marque.

Pour répondre à cette question, le tribunal distingue tout d’abord les différents usages en présence et relève concernant les cas dans lesquels le signe « divine » était utilisé seul par PUIG, qu’il s’agit de signes identiques pour des produits identiques et que ces usages sont donc constitutifs de contrefaçon par reproduction (ne nécessitant pas pour mémoire la démonstration d’un risque de confusion).

Concernant les autres usages, se posait en premier lieu la question de savoir si l’usage du signe Divine devait être dissocié du signe Gaultier, ce qui aurait caractérisé une contrefaçon par reproduction, ou si au contraire, le signe à prendre en compte devait être « Gaultier Divine » dans son ensemble, auquel cas l’existence d’un risque de confusion devait être démontré pour caractériser la contrefaçon.

Le tribunal retient cette seconde approche au motif que

« les mots Gaultier et Divine y sont systématiquement associés, tantôt de façon équivalente (même taille), tantôt avec une accentuation du mot « divine » en lettres deux fois plus hautes et occupant la même largeur que le mot Gaultier qui comporte deux lettres de plus et, dans tous les cas, ils sont accolés. Il s’agit donc d’une représentation unitaire et non de deux signes distincts, « Divine » et « Gaultier » utilisés à proximité l’un de l’autre, quand bien même le nom Gaultier est aussi une marque de la société Puig France ».

Dès lors, se posait donc en second lieu la question de savoir si le signe « Gaultier Divine » crée un risque de confusion avec la marque « Divine ». A cet égard, le tribunal rappelle tout d’abord la jurisprudence Thomson Life de la CJUE selon laquelle

« un risque de confusion peut exister dans l’esprit du public, en cas d’identité des produits ou des services, lorsque le signe contesté est constitué au moyen de la juxtaposition, d’une part, de la dénomination de l’entreprise du tiers et, d’autre part, de la marque enregistrée, dotée d’un pouvoir distinctif normal, et que celle-ci, sans créer à elle seule l’impression d’ensemble du signe composé, conserve dans ce dernier une position distinctive autonome » [1].

Il rappelle ensuite

« qu’un élément d’un signe composé ne conserve pas une telle position distinctive autonome si cet élément forme avec le ou les autres éléments du signe, pris ensemble, une unité ayant un sens différent par rapport au sens desdits éléments pris séparément » [2].

A contrario, en l’absence d’unité de sens entre les éléments du signe composé, chaque élément conserve donc une position distinctive autonome.

C’est ici ce que retient le tribunal à propos de l’élément « Divine », lequel conserve une position distinctive autonome dans le signe en raison de « l’absence de combinaison de sens entre les deux mots Gaultier et Divine, la mise en valeur prépondérante de Divine sur les représentations contestées versées aux débats, son pouvoir distinctif intrinsèque et le fait que Gaultier soit également une marque ombrelle ».

En conséquence, et conformément à la jurisprudence précitée de la CJUE, le tribunal en déduit l’existence d’un risque de confusion :

« Ces produits sont commercialisés sous la marque Gaultier divine dont un élément en position distinctive autonome est identique à la marque antérieure Divine, d’une telle façon que le public concerné, la comprendra comme signifiant Divine par Gaultier, et sera donc enclin à croire que ces produits ont une origine commune ou proviennent, à tout le moins, d’entreprises liées économiquement ».

Dans ces conditions, le tribunal interdit sous astreinte à Puig l’usage du signe Divine, seul ou accompagné du signe Gaultier, ordonne le retrait des produits ainsi marqués des circuits de distribution en France et annule la marque verbale française éponyme pour les produits similaires aux parfums visés en classe 3.

Ainsi, la juxtaposition d’une marque ombrelle renommée à un signe déjà déposé à titre de marque ne suffit pas nécessairement à écarter la contrefaçon et il convient donc d’être particulièrement vigilant lors de l’adoption d’un tel signe.

Agathe Zajdela, Avocat au barreau de Paris

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Notes de l'article:

[1Arrêt CJCE C-120/04 du 9 juin 2005 Life/Thomson life.

[2CJUE, 8 mai 2014, C-591/12, Bimbo.

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