Marques et noms de domaine : confirmation de la sanction par des dépôts frauduleux.

Par Philippe Bessis, Avocat.

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Explorer : # dépôt de marque # droit des marques # nom de domaine # procédure civile

L’arrêt du 29 octobre 2025 de la Cour d’appel de Paris (RG n° 23/03410) rappelle l’article 910-4 du Code de procédure civile, en déclarant irrecevables des demandes nouvelles formées en appel postérieurement aux premières conclusions d’appel. Sur le fond, la cour réaffirme que le dépôt d’une marque en fraude des droits d’un tiers – en particulier lorsqu’un nom de domaine antérieur est exploité et susceptible de créer un risque de confusion – entraîne la nullité et le transfert de la marque. Elle retient également l’intention de nuire du déposant et souligne l’exigence de loyauté dans les relations commerciales, tout en sanctionnant l’usage persistant des signes malgré une décision assortie de l’exécution provisoire.

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L’arrêt du 29 octobre 2025, Pôle 5, chambre 1 de la Cour d’appel de Paris, est intéressant au terme de divers enseignements.

I. Sur l’article 910-4 du Code de procédure civile.

Tout d’abord concernant une question procédurale relative aux demandes nouvelles formées devant la cour, non comprises dans les premières conclusions, la cour juge que « les demandes de condamnation en paiement formées à l’encontre de la société intimée doivent être déclarées irrecevables pour avoir été formées postérieurement aux conclusions initiales ».

Elle rappelle les termes de l’article 910-4 du Code de procédure civile.

Il est donc particulièrement important de formuler toutes ses demandes dès les premières conclusions d’appel, en application également du principe de concentration des moyens.

II. Sur les dépôts frauduleux.

En second lieu, sur le fond de l’affaire, la cour rappelle concernant des dépôts de marques frauduleux les textes applicables :

  • L’article L712-6 du CPI alinéa 1 qui dispose que « Si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice ».
  • L’article L711-4 du CPI dans sa version antérieure, devenu article L711-3 du CPI, interdisant d’enregistrer

    « un signe portant atteinte à des droits antérieurs, et notamment :
    a) A une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle ;
    b) A une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ;
    c) A un nom commercial ou à une enseigne connus sur l’ensemble du territoire national, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ;
    d) A une appellation d’origine protégée ou à une indication géographique ;
    e) Aux droits d’auteur ;
    f) Aux droits résultant d’un dessin ou modèle protégé ;
    g) Au droit de la personnalité d’un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image ;
    h) Au nom, à l’image ou à la renommée d’une collectivité territoriale
     ».

Point intéressant bien que déjà jugé (Cass. com., 5 avril 2018, n° 16-19.655), la cour rappelle qu’« un nom de domaine constitue un signe distinctif dont l’antériorité peut être revendiquée pour demander l’annulation d’une marque dès lors que cette antériorité est certaine, se traduisant par une exploitation effective et qu’il existe un risque de confusion généré par la concomitance des deux signes ».

La cour constate que l’un des intimés a acquis des noms de domaine antérieurement aux marques, quasiment identiques, déposées par les appelants.

De surcroit, la Cour retient que les appelants étaient en relations d’affaires avec le titulaire des noms de domaine bien antérieurement, depuis 2015, aux marques imitantes déposées en septembre 2018 et septembre 2019.

La cour en conclut que les appelants étaient donc parfaitement informées de l’activité concurrente exercée par M. X et n’ignoraient pas l’exploitation commerciale par M. X des signes correspondant au nom de domaine antérieur.

Elle précise que c’est donc en toute connaissance de leur exploitation que M. Y a procédé au dépôt des marques « Legal Express » et « Legalisation-Express » ainsi qu’à l’achat des noms de domaine « www.legal-express.fr» et « www.legalisation-express.fr».

La cour insiste sur le fait que les marques sont strictement identiques aux noms de domaine précédemment acquis par l’un des appelants et qu’elle désigne les mêmes services.

L’arrêt souligne que la ressemblance « est de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du public lequel se définit comme celui d’un consommateur moyen cherchant à obtenir une aide dans l’obtention de documents administratifs de voyage ».

Il retient également l’intention de nuire des appelants cherchant à priver de l’usage des signes l’un des intimés et retient le caractère frauduleux des dépôts ainsi opérés postérieurement.

En conséquence, le transfert des marques est ordonné au profit de l’un des intimés et des mesures d’interdiction sont prononcées.

On relèvera que le nouvel article L711-3, 4°, en vigueur depuis le 15 décembre 2019, vise expressément à titre d’antériorité empêchant l’enregistrement d’une marque

« 4° Un nom commercial, une enseigne ou un nom de domaine, dont la portée n’est pas seulement locale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ».

III. Sur le préjudice moral.

En troisième lieu, la cour retient un préjudice moral découlant de la déloyauté de M. Y et de sa société compte tenu des relations d’affaires existant depuis plusieurs années. Elle précise également qu’« en dépit de leur proximité professionnelle, ces derniers n’ont pas hésité à procéder aux dépôts frauduleux des deux marques et à l’enregistrement de noms de domaine qu’ils savaient déjà réservés, trahissant ainsi leur confiance mutuelle ».

La loyauté dans les dépôts de marque est donc rappelée à titre de principe.

IV. Sur le transfert des noms de domaine ordonné par le tribunal avec exécution provisoire.

En quatrième lieu, la cour relève que le jugement de première instance était assorti de l’exécution provisoire, qu’il a ordonné le transfert des noms de domaine dans le délai d’un mois suivant sa signification et ajoute que les appelants ne se sont pas exécutés.

Elle souligne également que les appelants ont persisté « en violation des termes du jugement leur ayant fait interdiction d’en faire usage dans l’utilisation du signe litigieux », lequel était utilisé dans le meta-tag de leur page internet.

Des dommages et intérêts complémentaires sont donc octroyés de ce chef.

La cour sanctionne ainsi le défaut d’exécution d’un jugement assorti de l’exécution provisoire.

En conclusion, cette décision très factuelle vient notamment confirmer la nullité d’un dépôt de marque contraire à un droit antérieur et notamment un nom de domaine.

Philippe Bessis, Avocat
Barreau de Paris
http://www.cabinet-bessis.com/

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