I. Les faits ayant conduits à la question préjudicielle.
Dans le cadre du redressement judiciaire de la société du créateur Jean-Charles de Castelbajac en 2012, la société PMJC a acquis les marques françaises JC de Castelbajac et Jean-Charles de Castelbajac.
À la suite de cette cession, PMJC a confié au créateur une mission de direction artistique par le biais d’un contrat de prestation de services. Cette collaboration a toutefois pris fin en 2015, dans un contexte de mésentente entre les parties.
De nombreux litiges s’en sont alors suivis. Dans ce cadre, le créateur a notamment continué à utiliser son nom Castelbajac pour désigner ses nouvelles créations, tandis que PMJC l’a assigné, ainsi que sa société, en contrefaçon de marques et en concurrence déloyale.
À titre reconventionnel, M. de Castelbajac a sollicité la déchéance des marques invoquées pour déceptivité, soutenant que leur exploitation par PMJC était de nature à induire le public en erreur en laissant croire qu’il demeurait à l’origine des créations commercialisées sous ces marques.
En défense, PMJC opposait notamment l’irrecevabilité de cette demande en déchéance sur le fondement de la garantie d’éviction.
C’est dans ce contexte que, par arrêt du 28 février 2024, la Cour de cassation a confirmé le principe bien établi selon lequel le cédant d’une marque est en principe irrecevable à agir en déchéance en raison de la garantie d’éviction qu’il doit à l’acquéreur.
Toutefois, la Haute juridiction a admis pour la première fois une exception à cette règle lorsque l’action en déchéance est fondée sur des faits fautifs postérieurs à la cession imputables au cessionnaire, tenant à un usage trompeur de la marque.
En l’espèce, PMJC - titulaire des marques - avait en effet été condamnée en contrefaçon des droits d’auteur de M. Castelbajac postérieurement à la cession des marques, ce qui selon ce dernier était de nature à tromper le public susceptible de penser que M. Castelbajac était toujours le créateur des produits vendus par PMJC sous la marque Castelbajac.
C’est dans ce contexte que la Cour de cassation a posé une question préjudicielle à la CJUE tendant à déterminer si, au regard du droit de l’Union, une marque constituée du nom d’un créateur pouvait être déchue pour déceptivité lorsque son exploitation postérieure à la cession laisse croire au public que le créateur participe toujours à la création des produits, alors que tel n’est plus le cas.
C’est à cette question que la CJUE a ainsi été appelée à répondre.
2. La position de la CJUE : la paternité stylistique peut être une caractéristique trompeuse.
La cour commence par souligner que l’énumération des caractéristiques sur lesquelles le public peut être trompé (nature, qualité, provenance géographique) n’est pas limitative. En conséquence, la tromperie peut donc porter sur d’autres éléments, dès lors qu’ils sont de nature à influencer le comportement économique du consommateur.
Elle reconnaît ensuite que la paternité stylistique d’un produit, en particulier dans le secteur de la mode, peut constituer une caractéristique essentielle générant des attentes spécifiques auprès du public. Cette caractéristique peut donc le cas échéant faire l’objet d’une tromperie au sens des textes.
Pour autant, la Cour maintient sa position dans la continuité de sa jurisprudence Emanuel (CJCE, 30 mars 2006, C-259/04) et rappelle qu’une marque patronymique ne devient pas trompeuse du seul fait que le créateur dont elle porte le nom ne participe plus à la conception des produits. En effet, le consommateur moyen est réputé savoir que tous les produits commercialisés sous une marque correspondant au nom d’un créateur n’ont pas nécessairement été conçus par ce dernier.
Toutefois, et c’est là l’apport majeur de l’arrêt, la CJUE précise que cette neutralité de principe cède lorsque l’usage concret de la marque, apprécié au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce, est de nature à créer une tromperie effective ou, à tout le moins, un risque suffisamment grave de tromperie.
Autrement dit, ce n’est pas la marque en elle-même qui est sanctionnée, mais la manière dont elle est exploitée par son titulaire ou avec son consentement.
En l’espèce, elle relève que « la présence, sur les produits couverts par des marques constituées du patronyme d’un créateur de mode, d’éléments décoratifs appartenant à l’univers créatif spécifique de ce créateur et contrefaisant des droits d’auteur de celui‑ci peut … constituer une telle circonstance pertinente, dès lors qu’elle augmente le risque que le public perçoive erronément la paternité stylistique des produits couverts par ces marques ».
Ainsi, une marque patronymique peut être déchue pour caractère trompeur si l’usage qui en est fait est susceptible de laisser croire au public que le fondateur de la marque (créateur de mode, chef cuisinier, etc.) est toujours à l’origine de la création des produits vendus sous la marque cédée, ce qui peut notamment résulter de l’usage non autorisé des créations ou de l’univers créatif de ce dernier.
3. Enseignements pratiques.
Cet arrêt appelle une vigilance accrue des cessionnaires de marques patronymiques, en particulier dans les secteurs créatifs.
Si la cession d’une marque reprenant le nom d’un créateur demeure parfaitement licite, son exploitation ne doit pas entretenir une ambiguïté sur le rôle effectif du créateur après la cession.
À défaut, l’usage de la marque peut devenir un terrain de sanction autonome, non seulement sur le terrain de la concurrence déloyale ou parasitaire, mais désormais également sur celui de la déchéance du droit de marque lui-même.
