Le risque de confusion s’apprécie différemment selon qu’il y a lieu de comparer deux marques entre elles ou une marque avec une indication géographique protégée (IGP).

Si le droit des marques interdit le dépôt et/ou l’usage d’un signe similaire à une marque antérieure déposée et/ou enregistrée pour des produits et/ou services similaires, dès lors qu’il en résulte un risque de confusion dans l’esprit du consommateur, cette double similarité s’avère, en principe, insuffisante lorsqu’on est en présence d’une IGP.

En effet, en la matière, il importe d’appliquer la réglementation communautaire, et notamment, pour les spiritueux, l’article 16 du Règlement 110-2008 du 15 janvier 2008 concernant la définition, la désignation, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses selon lequel « les indications géographiques enregistrée à l’annexe III sont protégées contre toute utilisation commerciale directe ou indirecte non couverts par l’enregistrement, dans la mesure où ces produits sont comparables à la boisson spiritueuse enregistrée ».

« Comparable » ne signifie pas similaire au sens du droit des marques.

C’est ce que rappelle la chambre commerciale de la Cour de cassation, dans son arrêt du 29 novembre 2011, qui considère que la protection accordée aux IGP ne peut s’appliquer au mot isolé « scotch », lequel n’est pas prévu dans la nomenclature (annexe III du Règlement 110-2008) dès lors que ce terme est associé au vocable « whisky » et que, pris isolément, il n’est inappropriable qu’en tant que dénomination commerciale d’un spiritueux.

Partant, il n’y a pas lieu d’annuler la marque WEL SCOTCH enregistrée et exploitée depuis 1958 en relation avec des bières brassées à partir de malte à whisky d’Ecosse, dans la mesure où « les deux mots Wel et Scotch accolés ne peuvent constituer même une simple allusion à l’indication géographique protégée [SCOTCH WHISKY] ».

Du point de vue juridique, la double similarité signe/produit est donc insuffisante pour caractériser une atteinte à une IGP.

En l’espèce, si le terme SCOTCH, dérivé du terme anglais SCOTTICH signifiant écossais, est non-monopolisable en relation avec des spiritueux car devenu synonyme de whisky, il n’en demeure pas moins que, lorsqu’il désigne d’autres boissons alcooliques telles que des bières, il retrouve son sens originel d’indication d’origine géographique et peut, dès lors, être intégré au sein d’une marque complexe.

Cass. Com. 29 novembre 2011, arrêt n° 1180 (10-25.703)

Philippe Rodhain Chargé d’enseignement Bordeaux IV Master II Droit de la Vigne et du Vin Master II Intelligence Economique _ Conseil en Propriété Industrielle _ www.ipsphere.fr

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