L’Accord de Retrait a récemment été adopté par les parlements du Royaume-Uni et de l’Union européenne (UE). Ainsi, le Royaume-Uni et l’UE sont entrés dans une période de transition jusqu’au 31 décembre 2020. En théorie, le « divorce » sera donc finalisé au 31 décembre 2020. L’Accord de Retrait prévoit l’impact du Brexit sur les droits de propriété intellectuelle liés aux marque et aux dessins & modèles.

Le sort des Marques enregistrées avant le 31 décembre 2020.

L’Office de la propriété industrielle du Royaume-Uni (« l’UKIPO ») créera automatiquement un enregistrement de marque du Royaume-Uni comparable pour les marques de l’UE enregistrées avant le 31 décembre 2020, sans aucun examen. Cette procédure n’impose aucun frais ni procédure administrative aux propriétaires de marques de l’UE.

La marque du Royaume-Uni aura la même date de dépôt ou date de priorité et couvrira les mêmes produits et services que la marque de l’Union européenne correspondante.

En outre, cette marque aura comme première date de renouvellement celle de la marque de l’Union européenne. Le titulaire de la marque devra payer des taxes de renouvellement distinctes à l’EUIPO et à l’UKIPO pour le renouvellement.

Les marques qui ont acquis un statut notoire dans l’UE avant le 31 décembre 2020 pourront toujours jouir de leur notoriété au Royaume-Uni jusqu’à cette date. Ensuite, il faudra prouver que la marque l’est au Royaume-Uni afin de pouvoir continuer à bénéficier de ce statut sur ce territoire.

Les titulaires de marques de l’Union européenne n’auront par ailleurs pas besoin de désigner un conseil/représentant en marques au Royaume-Uni avant un délai de trois ans à compter du 31 décembre 2020.

Demandes de marque de l’Union européenne toujours en cours d’enregistrement au 31 décembre 2020.

Les déposants de marques de l’Union européenne qui sont toujours en cours d’enregistrement au 31 décembre 2020 jouiront d’un droit prioritaire pour déposer la même marque auprès de l’UKIPO, dans les neuf mois suivant la fin de la période de transition. Cette demande aura la même date de dépôt et couvrira les mêmes produits et services que la marque de l’Union européenne correspondante.

L’usage de la marque.

Au Royaume-Uni, les marques qui n’ont pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période complète de 5 ans à compter de leur date d’enregistrement sont susceptibles d’être déchues. Cela sera toujours valable pour les marques qui seront créées sur la base de marques de l’Union européenne après le 31 décembre 2020.

Cependant, si cette période de 5 ans comprend une période antérieure au 31 décembre 2020, l’usage de la marque dans l’UE sera pris en compte, qu’il concerne ou non le Royaume-Uni. Si cette période de 5 ans s’étend après le 31 décembre 2020, la marque devra être utilisée dans le Royaume-Uni.

Les droits afférents aux dessins & modèles enregistrés.

Tout comme pour les marques, l’UKIPO créera automatiquement un enregistrement de dessins & modèles comparable pour les modèles de l’Union européenne enregistrés avant le 31 décembre 2020, sans aucun examen. Ce nouvel enregistrement aura les mêmes dates de priorité et d’enregistrement. Il aura également la même date de renouvellement que le modèle européen correspondant. Cette procédure vise à ne pas imposer de frais supplémentaires ni de charges administratives aux titulaires de droits.

Le cas des modèles différés en cours d’enregistrement au 31 décembre 2020.

Les dessins ou modèles de l’Union européenne sont souvent enregistrés une fois publiés, mais cette publication peut être différée jusqu’à 30 mois à compter de la date de dépôt. Un dessin ou modèle enregistré dont la publication est différée au 31 décembre 2020 sera traité comme une demande pendante.

Ainsi, le titulaire d’un modèle peut conserver les mêmes dates de dépôt et de priorité au Royaume-Uni en déposant une demande d’enregistrement de modèle correspondante dans un délai de neuf mois à compter du 31 décembre 2020. Cette demande ne fera pas l’objet d’un examen supplémentaire par l’UKIPO.

Pour résumer, le Brexit aura certains impacts pour les titulaires de droits de propriété intellectuelle liés aux marques & aux modèles déposés auprès de l’EUIPO. Bien que l’objectif principal soit de maintenir le statu quo pour les titulaires de droits après le Brexit, ceux-ci devront toujours examiner leur portefeuille de droits pour s’assurer de leur maintien dans le Royaume-Uni après le Brexit.

Nathalie Dreyfus _ Conseil en Propriété Industrielle _https://www.dreyfus.fr/