Une stratégie efficace de concession de licences de propriété intellectuelle peut fournir aux entreprises des sources de revenus supplémentaires (ou principales), leur permettre d’accroître la notoriété de leur marque et d’améliorer leur réputation, et d’étendre leurs marques à de nouveaux marchés et territoires. Toutefois, si la propriété ou la validité du droit de propriété intellectuelle n’est pas clairement définie, cela peut également représenter un risque financier et commercial important.

Une licence de propriété intellectuelle est un accord entre le titulaire d’un droit de propriété intellectuelle spécifique et un tiers, par lequel le titulaire du droit (le concédant ou donneur de licence) accorde au tiers (le licencié ou preneur de licence) le droit d’utiliser tout ou partie de ses droits de propriété intellectuelle pendant une période limitée, pour certains produits ou services, dans une zone géographique souvent restreinte.

Si elle est bien gérée, une licence peut fournir aux entreprises une importante source de revenus, tout en leur offrant une méthode rentable pour étendre leur marque à de nouveaux produits ou de services, ainsi qu’à de nouveaux marchés.

Comment définir votre stratégie de licence de propriété intellectuelle.

Étape 1 : identifiez vos actifs.

Avant de commencer à exploiter une marque, il est essentiel de définir en premier lieu vos droits de propriété intellectuelle.

• Qui possède les droits sur la marque ?
• Qu’est-ce qui a été enregistré (marques verbales, marques figuratives, marques semi-figuratives, noir et blanc, couleur, présentation, habillage commercial, formes, slogans, marques d’entreprise, marques de produits, etc.) ?
• Pour quelle portée (produits, services, spécifications standard, spécification large, spécification limitée, pertinence actuelle et/ou à l’avenir, produits/services propres, produits/services préventifs, par exemple les produits d’industries qui ne sont pas identiques mais sont dans une certaine mesure en relation avec les produits/services des concurrents) ?
• Où les marques sont-elles enregistrées (quels territoires, pays d’intérêt principaux (A), secondaires (B) et de moindre intérêt (C), pertinence actuelle et/ou future) ?

Des audits réguliers vous permettront de vous assurer que votre portefeuille de propriété intellectuelle est optimisé pour commencer à exploiter vos droits, tout en vous fournissant les informations nécessaires pour identifier les marques qui pourraient être cédées ou concédées en licence à des fins lucratives. En règle générale, il s’agit de regrouper les marques en catégories « principales » et « secondaires », les droits principaux étant ceux qui protègent les produits et marchés clés d’une entreprise, et les droits secondaires ceux qui concernent des produits et marchés secondaires, ou qui sont peu utilisés.

Étape 2 : créer, enregistrer, gérer et exploiter.

Ensuite, vous devez élaborer une stratégie pour la concession de licences de propriété intellectuelle et/ou l’exploitation en général. Toutefois, vous ne pouvez pas vous contenter d’enregistrer des droits et espérer créer un programme de concession de licences de propriété intellectuelle. En général, les entreprises s’adressent à nous après avoir créé de nouvelles marques qui nécessitent une protection par la propriété intellectuelle. Dans l’idéal, ce devrait être l’inverse : la stratégie de propriété intellectuelle devrait conduire à la création, à la protection et, éventuellement, à l’octroi futur de licences pour une nouvelle marque.

Le processus idéal devrait ressembler à ceci :

• Créer : la stratégie commerciale et les lignes directrices de la marque doivent guider les choix concernant les noms commerciaux, les options de la marque, l’architecture de la marque, la portée géographique, la stratégie de dépôt, le risque et les budgets ;
• Enregistrer : les marques doivent être déposées et les refus/oppositions doivent être gérés efficacement en fonction du budget déterminé ;
• Gérer : l’administration des droits doit être gérée efficacement afin de garantir la validité et la mise à jour du portefeuille, y compris les changements de propriété et les renouvellements, ainsi que la surveillance des atteintes et l’application des droits de propriété intellectuelle en cas d’atteintes ;
• Exploiter : une fois que tout cela est en mis en place, les opportunités commerciales peuvent être évaluées, telles que la concession de licence, la cession, les spin-offs et les joint-ventures. Pour les droits inutilisés ou non souhaités, la cession de droits de propriété intellectuelle offre une solution rapide et à court terme, tandis que les spin-offs et joint-ventures impliquent généralement plus de temps et un plus grand risque. La concession de licence, en revanche, implique généralement un risque limité et des niveaux d’investissements moindres.

Étape 3 : évaluer les opportunités de licence de propriété intellectuelle.

L’octroi de licences de propriété intellectuelle est généralement l’étape suivante lorsqu’une entreprise dispose d’un portefeuille et que ses marques sont bien établies. Là encore, c’est la stratégie d’entreprise qui doit aider à déterminer quels droits (ou produits/secteurs d’activité) doivent faire l’objet d’une concession de licence et les marchés à cibler.

Choisissez vos licenciés avec soin ; idéalement, optez pour des partenaires fiables qui :

• Sont expérimentés dans le domaine - vérifiez leurs antécédents ;
• Comprennent et connaissent votre entreprise, ses valeurs fondamentales, et sont prêts à les défendre ;
• Partagent vos objectifs à long terme.

Chaque accord de licence de propriété intellectuelle est unique, et il n’existe pas de modèle standard de licence. Avant de débuter une collaboration, il convient de discuter et de se mettre d’accord sur les points suivants :

• Les droits concernés ;
• Les territoires ;
• L’exclusivité ;
• Les possibilités de sous-licence ;
• Le mode de revenus (redevance ou somme forfaitaire) ;
• Les lignes directrices et le manuel sur l’identité de l’entreprise ;
• Les exigences en matière de rapports.

Vous devez également définir des paramètres de réussite ; par exemple, la méthode de valorisation de marque basée sur le taux de redevance est une approche efficace pour évaluer les revenus. Cependant, ne vous attendez pas à un succès immédiat : une licence de propriété intellectuelle efficace nécessite une collaboration à long terme avec vos partenaires, et la confiance est la clé du succès.

Laura Claëssen Novagraaf - Conseils en Propriété Intellectuelle Brevets - Marques - Dessins & Modèles https://www.novagraaf.com/fr

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