Le service de référencement commercial Google adwords a donné lieu ces derniers temps à une activité jurisprudentielle intense et nous pensions le conflit résolu, entre les annonceurs et Google d’une part et les titulaires de droit de marque d’autre part.
Les arrêts rendus courant 2011 par la Cour de cassation et la CJUE, dans notamment les affaires Google France ou Interflora, avaient donné en effet l’impression d’avoir dénoué le contentieux concernant les responsabilités de Google et des annonceurs en matière de contrefaçon de marque et de concurrence déloyale (CJCE, 23 mars 2010 C-236/38, Google France ; CJUE, 22 sept. 2011, C-232/09, Interflora c/ Marks and Spencer).

La nouvelle jurisprudence issue de ces arrêts énonce, de manière substantielle, que le prestataire de service de référencement Google ne peut jamais commettre d’acte de contrefaçon dans le cadre du service adwords et que l’annonceur, ne peut voir sa responsabilité engagée pour acte de contrefaçon que dans la mesure où il est établi une atteinte de sa part à la fonction d’indication d’origine de la marque d’autrui.
Cette jurisprudence n’a pas eu pour effet de tarir le contentieux. Bien au contraire, à lire un jugement du TGI de Paris rendu le 13 juin dernier, le système de référencement adwords est susceptible de générer des contestations inépuisables entre les annonceurs et les titulaires de marques (TGI de Paris, 13 juin 2013, Mobeco-Codefo c/ Home Concept Paris Asian Interior).

En l’espèce, la SAS CODEFO dont l’activité est le commerce de meubles et objets de décoration a assigné en justice pour concurrence déloyale et contrefaçon de sa marque MOBECO, la Société Home Concept Paris Asian Interior, laquelle a la même activité commerciale.

Plus précisément, il était reproché à Home Concept d’avoir procédé à l’achat du mot clé « MOBECO » auprès du service Google adWords et de bénéficier ainsi d’un référencement publicitaire sous cette marque, ce qui est contraire à l’article L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle. Il est également fait grief à Home Concept de s’être livrée à une concurrence déloyale dans la mesure où la marque « MOBECO » constitue le nom commercial de la Société CODEFO.

La preuve de l’utilisation sans autorisation de la marque MOBECO incombant à la Société COFEDO, celle-ci produit un procès-verbal d’huissier démontrant que lorsqu’un internaute lance une requête à partir du mot clé « MOBECO », le premier lien commercial paraissant est celui d’une publicité de Home Concept : « N1 du Canapé Convertible : Homeconceptparis.com ».

Pour sa défense, Home Concept se prévaut d’une expertise réalisée par un expert près la cour d’appel de Paris. L’expertise conclut à l’insuffisance du procès-verbal de l’huissier présenté par la Société CODEFO pour établir que Home Concept a réservé le mot clé « MOBECO » auprès de Google adwords. La complexité des algorithmes du système adwords mis en œuvre par Google ainsi que l’utilisation commune des mots-clés « canapé-convertible » par CODEFO et Home Concept dans le contenu de leurs annonces commerciales, empêchent d’établir que l’annonce commerciale au profit de Home Concept a été déclenchée par le mot clé « MOBECO ».

Ainsi, en l’absence de preuve sur la cause exacte du déclenchement de l’annonce commerciale de Home Concept, du moins sur l’insuffisance de preuve de l’acquisition du mot clé « MOBECO » auprès du service adWords, le tribunal n’a pu que débouter la requérante de sa demande en réparation pour acte de contrefaçon portant sur sa marque.

Ce jugement s’inscrit dans la lignée de la jurisprudence dégagée par la CJUE en matière de responsabilité de l’annonceur et du prestataire de service de référencement au regard du droit des marques. Ce faisant il confirme l’orientation générale prise en faveur de la concurrence et au détriment de la protection des titulaires de marques.

Le jugement présente surtout l’originalité d’insister sur l’absence de responsabilité de l’annonceur lorsque l’utilisation de la marque d’autrui est imputable au système Google adWords.

1- Le contexte jurisprudentiel de la décision

Le référencement publicitaire payant mis en place par le service adwords de Google a séduit un grand nombre d’entreprises en raison de son efficacité pour cibler la clientèle. Dans un avis du 14 décembre 2010 sur le fonctionnement concurrentiel de la publicité en ligne, l’Autorité de la concurrence reconnaît que le référencement naturel n’a pas les mêmes objectifs que le référencement commercial. Tandis que le référencement naturel ou gratuit vise à rendre des contenus pérennes et dans une stratégie de long terme, le référencement payant permet, lui, à une entreprise d’être immédiatement visible pour une stratégie commerciale précise et de court terme.

D’où, le choix des entreprises en faveur du référencement payant. En optant pour ce type de référencement, un commerçant va monnayer auprès d’un moteur de recherche son positionnement parmi les liens promotionnels grâce au choix de mots clés pertinents. Dès la mise en place de ce système, notamment celui de Google adwords, des protestations se sont élevées de la part des titulaires de marques contre les annonceurs et prestataires de services de référencement pour utilisation sans autorisation de leurs marques déposées.

Au commencement de ce contentieux, les tribunaux n’hésitaient pas à condamner les annonceurs et les moteurs de recherche pour actes de contrefaçon de marques ou encore sur la base de l’article 1382 du Code civil. Ainsi, le TGI de Paris a condamné Google sur le fondement de l’article 1382 du Code civil du fait que ce moteur de recherche ne contrôlait pas si les annonceurs bénéficiaient des autorisations nécessaires pour utiliser, en tant que mots-clés, des termes constitutifs de marque (TGI Paris, 7 janv. 2009, Voyageurs du Monde, Terres d’Aventure c/ Google).

Tandis que d’autres décisions faisaient valoir le rôle neutre joué par Google pour l’exonérer de toute responsabilité : Google fait intervenir un robot indexeur pour référencer une information litigieuse qu’il n’a ni créée, ni hébergée, ce qui empêche de mettre à sa charge toute obligation automatique de surveillance (CA Paris, 5e ch., sect. B, 19 mars 2009).

Devant la divergence des décisions, la Cour de cassation a été saisie de cette question, pour en fait renvoyer le problème à la CJUE en lui soumettant une série de questions préjudicielles.

Selon la CJUE, Google ne fait que stocker un mot clé identique à une marque et organiser l’affichage d’annonces à partir de celui-ci, aucun usage n’en est donc fait dans la vie des affaires, ce qui conduit à l’absence d’actes de contrefaçon de marque. S’agissant de l’annonceur, la CJUE a recours à la fonction d’identification de la marque telle que prévue à l’article 5 § 1 de la directive « Marques » du 21 décembre 1988. La fonction d’indication d’origine de la marque permet au consommateur de ne pas se méprendre sur l’origine des produits et services.

La Cour constate que le signe sélectionné en tant que mot clé étant le moyen utilisé pour déclencher l’affichage publicitaire, il y a donc utilisation dans la vie des affaires. Une fois ce constat effectué, s’il apparait que l’annonce publicitaire en cause ne permet pas ou ne permet que difficilement à l’internaute moyen de savoir, sur la base du lien promotionnel, si l’annonceur est un tiers par rapport au titulaire de la marque ou bien si au contraire il est économiquement lié à lui, alors il y a atteinte à la fonction d’identification de la marque (CJUE, 23 mars 2010 C-236/38, Google France).

Dans le jugement du 13 juin 2013, la Société CODEFO avait fait valoir une atteinte à la fonction d’indication d’origine de sa marque par Home Concept. Argument rapidement écarté par le tribunal dans la mesure où le mot clé « MOBECO » n’apparaît pas dans l’annonce publicitaire litigieuse. Il est vrai toutefois que la CJUE a certes retenu que « lorsque l’annonce, tout en ne suggérant pas l’existence d’un lien économique, reste à tel point vague sur l’origine des produits et services qu’un internaute raisonnablement informé peut se méprendre sur cette origine, il y a atteinte à la fonction d’indication d’origine de la marque » (CJUE, 22 sept. 2011, aff. C-323/09, Interflora).

Cela signifie que lorsque le mot clé de la marque d’autrui n’est pas effectivement repris dans l’annonce publicitaire, le risque de confusion dans l’esprit de l’internaute raisonnablement attentif peut néanmoins exister. C’est précisément l’analyse du tribunal lorsqu’il énonce « qu’en toutes hypothèses, il y a lieu de relever que l’annonce commerciale ne comporte pas le mot ‘’ mobeco’’ » : l’atteinte à la fonction d’indication d’origine de la marque aurait pu être relevée, même sans mention de la marque, si Home Concept avait présenté son annonce d’une manière suffisamment vague pour faire croire à l’internaute l’existence d’un lien économique avec CODEFO. Ce qui n’est pas le cas en l’occurrence puisque le tribunal relève que l’annonce identifie « clairement » le site de Home Concept.

On peut se demander si la décision du tribunal aurait été la même en présence d’une marque de notoriété plus grande que MOBECO. Car dans ce cas, il est plus légitime de présumer l’arrangement d’une confusion grâce à une annonce publicitaire assez vague pour exposer l’internaute à une méprise sur l’origine des produits et services.

Par conséquent, à défaut d’avoir apporté la preuve de la réservation par Home Concept de la marque MOBECO, auprès de Google adWords, CODEFO ne peut pas se prévaloir d’un acte de contrefaçon. Si le TGI de Paris laisse entendre que l’achat d’un mot clé représentant la marque d’autrui est susceptible de constituer un acte de contrefaçon, telle n’est pas la solution retenue par d’autres juridictions.

2- Technique de référencement problématique

Pour se défendre de l’accusation de contrefaçon de marque portée contre elle, Home Concept se prévaut de la consultation d’un expert agrée près la cour d’appel qui a fait observer le caractère faillible du système adwords  : la présence des mots « canapé-convertible » dans le contenu des annonces respectives des sociétés CODEFO et Home Concept a conduit à renvoyer l’internaute qui a tapé la requête « mobeco » sur le site de Home Concept.

L’expert indique que Google a mis en place une technologie très sophistiquée pour analyser le sens d’une requête à partir de mots clés. Or, plusieurs annonceurs peuvent choisir le même mot clé, d’ailleurs chaque annonceur peut confier à Google adwords jusqu’à plus de 100 mots clés pour se positionner à un rang de référencement préférentiel.

C’est ce processus automatisé de sélection de mots clés qui a conduit le système adwords à renvoyer sur le site de Home Concept à chaque requête « mobeco » de l’internaute. Si ce type d’erreur est inhérent au fonctionnement même du système adwords, les annonceurs ne peuvent par conséquent se voir imputer des actes de contrefaçon de marque.

Les annonceurs et Google en particulier bénéficient désormais du climat de libéralité concernant l’utilisation de la marque d’autrui en tant que mot clé dans le service adwords. A lire la dernière jurisprudence de la CJUE, l’utilisation de la marque d’autrui est bénéfique pour la concurrence puisqu’elle permet à l’internaute d’avoir sous les yeux différentes entreprises pour des produits identiques.

C’est ainsi que dans l’arrêt Interflora, la CJUE expose que « l’usage par l’annonceur d’un signe identique à la marque d’autrui dans un service de référencement payant n’est pas en soi une atteinte à la fonction publicitaire de la marque  ». Pareillement en ce qui concerne la fonction d’investissement de la marque, dès lors que l’utilisation de la marque ne porte pas une atteinte substantielle à l’acquisition et à la conservation d’une réputation susceptible de fidéliser les consommateurs. Dans le jugement du 13 juin 2013, la Société CODEFO fait valoir qu’il y a une atteinte à la fonction d’investissement de sa marque. Or, rappelle la CJUE, l’utilisation par autrui de sa marque ne porte pas atteinte à la fonction d’investissement du seul fait qu’elle oblige à adapter ses efforts pour acquérir et conserver une réputation susceptible de fidéliser des consommateurs.

Cette jurisprudence de la CJUE favorable à Google (pas d’obligation de surveillance), l’a encouragé à opérer un changement de stratégie le 14 septembre 2011. Désormais, l’opérateur ne contrôle plus le dépôt des mots clés par les annonceurs, lesquels peuvent donc enchérir sur des noms de marques.

Tout récemment, le TGI de Nanterre avait statué dans un sens identique au jugement du TGI de Paris du 13 juin 2013 concernant des faits quasi-identiques. Toutefois les juges de Nanterre donnent l’impression d’une plus grande libéralité dans l’utilisation de la marque d’autrui. En effet, même s’il n’y a pas eu achat du mot clé « Eurochallenges » auprès de Google adWords, il semble que cette circonstance aurait été indifférente dès lors que l’annonce déclenchée par le mot clé permet à l’internaute attentif de déterminer qu’il n’existe aucun lien économique entre les sites concernés (TGI Nanterre, 1 re ch., 6 sept. 2012, Sté Eurochallenges c/ Lina H).

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