Il ne suffit pas d’enregistrer une marque pour qu’elle constitue un droit valable, passé un délai de 5 ans à compter de son enregistrement, encore faut-il qu’elle soit réellement exploitée.

Comment est appréciée cette notion d’usage à l’échelle européenne pour un enregistrement de marque communautaire ? L’OHMI a pendant longtemps prôné le fait que l’usage dans un pays pouvait suffire à valider un enregistrement communautaire et a défendu cette approche becs et ongles, malgré les critiques de nombreux titulaires de marques, du moins lorsqu’ils étaient gênés pour trouver des marques disponibles du fait de l’existence de droits antérieurs, validés par un usage dans un seul pays.

La CJUE a, décision après décision, porté des brèches dans le principe posé par l’OHMI qui avait le mérite de la simplicité, mais qui ne correspondait plus à la réalité économique de l’Union Européenne.

La CJCE n’a pas eu jusqu’en 2012 à trancher cette question expressément, mais plusieurs décisions de la CJCE/CJUE sur des points connexes à la notion d’usage avaient déjà donné des indications indirectes. Ainsi, dans un arrêt de 2002, le TPI avait indiqué que « l’usage sérieux suppose que la marque soit présente sur une partie substantielle du territoire sur lequel elle est protégée » (HIWATT T 39/01 12 décembre 2002).

Dans l’arrêt PAGO du 6 octobre 2009, la CJCE avait indiqué que pour bénéficier d’une protection d’une marque pour des produits non similaires, « une marque communautaire doit être connue d’une partie significative du public concerné par les produits ou les services couverts par elle, dans une partie substantielle du territoire de la Communauté européenne, et que, eu égard aux circonstances de l’affaire au principal, le territoire de l’État membre en cause – l’Autriche - peut être considéré comme constituant une partie substantielle du territoire de la Communauté  ».

Dans l’arrêt LINDT, la CJUE du 24 mai 2012 C98/11, la Cour faisait tomber une autre exigence de l’OHMI relative à l’exigence de preuve d’acquisition du caractère distinctif pays par pays en indiquant que cette preuve n’avait pas à être apportée « pour chaque Etat pris individuellement  ».

L’arrêt ONEL du 19 décembre 2012 dans l’affaire C-149/11 poursuit cette avancée en indiquant que « pour apprécier l’exigence de l’usage sérieux dans la Communauté d’une marque… il convient de faire abstraction des frontières du territoire des Etats membres. »

Mais il appartiendra à la juridiction de renvoi « d’apprécier si les conditions sont remplies dans l’affaire au principal, en tenant compte de l’ensemble des faits ou des circonstances pertinents tels que, notamment, les caractéristiques du marché en cause, la nature des produits ou des services protégés par la marque, l’étendue territoriale et quantitative de l’usage ainsi que la fréquence et la régularité de ce dernier ».

Cette décision lui permettra-t-elle de trancher plus aisément sur le point de savoir si l’usage d’une marque sur une partie limitée du territoire de la Communauté (les Pays-Bas en l’occurrence, mais les juges ne pourront plus analyser la situation ainsi) permet de « maintenir ou de créer des parts de marché dans la Communauté » pour les services considérés compte tenu des autres facteurs à prendre en considération ?

La Cour de Renvoi ne pourra s’appuyer sur les projets de réforme de la marque communautaire et de la directive d’harmonisation européenne actuellement en cours de discussion qui n’apportent aucune réponse à cette problématique qui reste une question de fait.

Evelyne ROUX, CPI Associée/Partner [->roux@regimbeau.eu]