Il est communément admis que des actes de contrefaçon ne peuvent constituer également des actes de concurrence déloyale ou de parasitisme. Ainsi, selon une jurisprudence constante, pour qu’un contrefacteur soit également reconnu coupable de concurrence déloyale ou de parasitisme, il convient de démontrer qu’il a commis des actes distincts des actes contrefaisants.

Toutefois, cette règle connaît des aménagements dans le cas d’action conjointe menée par le titulaire du droit et son licencié. En effet, comme l’a récemment rappelé la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 24 septembre 2013, « l’exploitant d’une marque est fondé à obtenir la réparation de son préjudice propre, peu important que les éléments sur lesquels il fonde sa demande en concurrence déloyale soient matériellement les mêmes que ceux pour lesquels le titulaire de la marque a obtenu une condamnation pour actes de contrefaçon ».

Ainsi, en cas d’action conjointe du titulaire de la marque et de son licencié, des mêmes actes pourront être répréhensibles sur le terrain de la contrefaçon pour le titulaire de la marque et sur le terrain de la concurrence déloyale pour le licencié.

Ce principe avait déjà été reconnu par la même Chambre de la Cour de cassation dans ses arrêts des 22 mars et 13 décembre 2005 qui prévoyaient alors que le licencié, « qui ne dispose pas d’un droit privatif sur le titre de propriété industrielle, est recevable à agir en concurrence déloyale, peu important que les éléments sur lesquels il fonde sa demande soient les mêmes que ceux que le titulaire de la marque a pu opposer au titre de la contrefaçon ».

Selon l’article L. 716-5 alinéa 1er du Code de la propriété intellectuelle, «  L’action civile en contrefaçon est engagée par le propriétaire de la marque. Toutefois, le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation peut agir en contrefaçon, sauf stipulation contraire du contrat si, après mise en demeure, le titulaire n’exerce pas ce droit ». En application de cet article, le licencié exclusif agit en contrefaçon et ne pourra donc pas obtenir une réparation sur la base de la concurrence déloyale pour les mêmes faits invoqués dans son action en contrefaçon.

En revanche, selon le seconde alinéa de cet article, « toute partie à un contrat de licence est recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par une autre partie afin d’obtenir la réparation du préjudice qui lui est propre ». Dans ce cas, et en application de la jurisprudence indiquée ci-dessus, le licencié pourra obtenir réparation sur le terrain de la concurrence déloyale pour des actes constitutifs de contrefaçon de marque à l’égard du titulaire de la marque.

En cas d’action conjointe du titulaire de la marque et de son ou ses licencié(s), il est donc important de solliciter une réparation également sur le terrain de la concurrence déloyale ou du parasitisme.

Nicolas DEMILLY Conseil en Propriété Industrielle REGIMBEAU [MAIL->demilly@regimbeau.eu]