L’utilisation d’un signe enregistré à titre de marque est-elle constitutive d’une contrefaçon de cette marque déposée au nom et pour le compte d’une société en formation lorsque celle-ci n’a pas repris l’acte d’enregistrement de la marque après son immatriculation ?

Loin d’être banale, cette question se pose assez souvent dans la pratique. En effet, pour gagner du temps sur les longues et nombreuses formalités relatives à la constitution des sociétés et pour consolider rapidement leurs droits de propriété intellectuelle, les membres fondateurs d’une société – ou un tiers mandataire – peuvent déposer une marque au nom et pour le compte de la société en formation.
Si une telle pratique est légale, l’acte accompli au nom et pour le compte de la société en formation doit ensuite faire l’objet d’une reprise selon des règles précises. A défaut, s’agissant d’une marque, les droits de propriété intellectuelle peuvent ne pas avoir été transmis à la société une fois immatriculée ; laquelle pourrait, ce faisant, ne pas pouvoir justifier de la qualité pour agir en contrefaçon de la marque déposée pour son compte, et risquer même de se voir condamnée pour procédure abusive.
Une illustration nous en est donnée dans l’ordonnance rendue le 4 août 2014 par le Président du TGI de Marseille [1].

Faits, procédure, arguments et prétentions des parties.
Les faits de la présente espèce opposaient la SARL LES VINIFILLES à l’Association « VINIFILLES, VIGNERONNES EN LANGUEDOC ROUSSILLON ». La SARL LES VINIFILLES a été immatriculée le 14 janvier 2009. Antérieurement à cette immatriculation, soit le 9 décembre 2008, deux personnes, déclarant agir pour le compte de la société Les VINIFIELLES en formation, procéderont au dépôt de la marque « LES VINIFILLES » pour désigner notamment des boissons alcoolisées.
L’association « VINIFILLES, VIGNERONNES EN LANGUEDOC ROUSSILLON » a, quant à elle, été créée en juin 2009 par un groupe de femmes exploitant des domaines viticoles.

La SARL LES VINIFILLES reprochait à l’Association une contrefaçon de sa marque « LES VINIFILLES » à travers la reprise du terme « VINIFILLES ».
C’est sur ce fondement qu’elle l’assignera en référé devant le Président du TGI de Marseille, le 10 mars 2014.

En soutien des prétentions de la SARL, les personnes ayant procédé au dépôt de la marque feront acte d’intervention volontaire à la procédure sur le fondement de l’article 330 du Code de procédure civile [2].

Pour sa défense, l’Association soulevait, in limine litis, l’irrecevabilité de l’action en contrefaçon pour défaut de qualité à agir autant de la société que des deux personnes ayant procédé au dépôt de la marque. Elle demandait reconventionnellement une condamnation de la société demanderesse pour procédure abusive.

Solution.
Le Président du TGI de Marseille fera droit aux demandes de l’Association défenderesse. En effet, il a déclaré la SARL LES VINIFILLES, de même que les deux personnes qui avaient déposé la marque et intervenant à titre volontaire, irrecevables à agir en contrefaçon de marque.
Il résulte de l’ordonnance que faute d’avoir repris l’acte d’enregistrement après son immatriculation, la SARL LES VINIFILLES n’était pas titulaire de la marque litigieuse. Dès lors, elle ne pouvait agir en contrefaçon de cette marque. S’agissant des deux personnes ayant procédé au dépôt, l’ordonnance les considère comme les « propriétaires de la marque déposée ». Toutefois, elles n’étaient pas recevables à agir faute d’intérêt légitime pour l’une et de mandat pour l’autre.
Après avoir énoncé les modalités de reprise des actes accomplis au nom d’une société en formation (I), il conviendra de voir les conséquences qui s’y attachent (II).

I – Les modalités de reprise des actes accomplis pour le compte d’une société en formation

Les actes accomplis pour le compte d’une société en formation peuvent faire l’objet d’une double modalité de reprise [3]. Celle-ci peut, en effet, être automatique et opérer dès l’immatriculation de la société (A). Lorsque les conditions d’une reprise automatique ne sont pas réunies, la société peut, une fois immatriculée, procéder à la reprise par un acte spécifique (B).

A – La reprise automatique des actes passés pour le compte d’une société en formation

Les actes passés pour le compte d’une société en formation peuvent être automatiquement repris par celle-ci dès son immatriculation.
Cela est prévu, de façon générale, par l’article 1843 du Code civil aux termes duquel « les personnes qui ont agi au nom d’une société en formation avant l’immatriculation sont tenues des obligations nées des actes accomplis, avec solidarité si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. La société régulièrement immatriculée peut reprendre les engagements souscrits, qui sont alors réputés avoir été dès l’origine contractés par celle-ci ».

Cette disposition est reprise à l’article R 210-5 du Code de commerce s’agissant des SARL comme la société LES VINIFILLES. Selon ce texte, « lors de la constitution d’une société à responsabilité limitée, l’état des actes accomplis pour le compte de la société en formation, avec l’indication, pour chacun d’eux, de l’engagement qui en résulterait pour la société, est présenté aux associés avant la signature des statuts.
Cet état est annexé aux statuts, dont la signature emporte reprise des engagements par la société, lorsque celle-ci a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés.
En outre, les associés peuvent, dans les statuts ou par acte séparé, donner mandat à l’un ou plusieurs d’entre eux ou au gérant non associé qui a été désigné, de prendre des engagements pour le compte de la société. Sous réserve qu’ils soient déterminés et que les modalités en soient précisées par le mandat, l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés emporte reprise de ces engagements par la société ».

Dès lors, pour que la reprise des actes opère automatiquement, il faut soit, que les actes accomplis pour le compte de la société en formation soient dressés dans un état annexé à ses statuts, soit qu’un mandat ait été donné à l’un des associés ou au gérant aux fins d’accomplir des actes au nom de la société en formation.
Ainsi, par exemple, pour admettre que l’enregistrement d’une marque au nom de la société MEDIFIRST, au cours de sa formation, avait régulièrement été repris par elle et que les droits de propriété intellectuelle lui étaient transférés, la Cour d’appel de Paris a considéré « qu’il est énoncé à l’article 31 des statuts de la société MEDIFIRST, signés à Paris le 1er juillet 2002, que Les associés approuvent tous les actes accomplis avant ce jour pour le compte de la société en formation, lesquels sont relatés dans un état ci-annexé. Toutes ces opérations et engagements seront réputés avoir été faits et souscrits dès l’origine par la société qui les reprendra à son compte par le seul fait de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ;
qu’il est annexé aux statuts, en annexe 1, un document intitulé Etat des actes accomplis pour le compte de la société en formation aux termes duquel il est précisé qu’il récapitule tous les engagements qui ont été pris par les fondateurs au nom de la société en cours de formation avant la signature des statuts , indiqué que Raoul X..., agissant en qualité de co-fondateur de la société, déclare avoir pris personnellement en vue de la création de la société les engagements suivants : - Enregistrement de MEDIFIRST à l’INPI : 708 euros (facture du 14 avril 2002) (....) et rappelé enfin que le présent état reprenant l’énumération intégrale des engagements pris par Raoul X..., pour le compte de la société en formation, a été communiqué aux associés préalablement à la signature des statuts ;
qu’il apparaît que cette annexe a été signée par tous les associés avec la mention ’lu et approuvé’ concomitamment aux statuts, le 1er juillet 2002 à Paris ;
…que le tribunal a justement déduit de ces constatations que les enregistrements effectués par Raoul X... le 15 avril 2002 à l’INPI ont été régulièrement repris dès son immatriculation par la société MEDIFIRST qui se trouve dès lors investie des droits privatifs de marque conférés par ces enregistrements » [4].

En l’occurrence, la SARL LES VINFILLES ne justifiait pas avoir repris l’acte d’enregistrement de la marque car annexé à ses statuts, ni même qu’un mandat ait été régulièrement donné aux fins de dépôt de la marque. Si le mandat ne paraissait pas nécessaire pour l’un déposant qui a la qualité de gérant de la SARL, il était nécessaire pour le second déposant. Or, ce second déposant n’ayant pas de mandat, il ne pouvait agir au nom de la société en cours de formation. Comme le note l’ordonnance, « il n’est pas plus contestable que les statuts de cette Société […] ne mentionnent pas que la marque déposée pour son compte par deux personnes physiques lui ait été transférée d’autant que Madame B. n’est pas associée de cette Société et ne pouvait avoir pour mandat de la représenter ».

La reprise automatique ne pouvait donc avoir lieu en l’espèce. Une reprise par acte postérieur pouvait-elle être invoquée ?

B – La reprise des actes par une décision postérieure à l’immatriculation de la société

Lorsque les conditions d’une reprise automatique ne sont pas réunies, la société immatriculée peut encore reprendre les actes passés par une décision des associés. A cet égard, l’article 6, alinéa 4, du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978 spécifie que « la reprise des engagements souscrits pour le compte de la société en formation ne peut résulter, après immatriculation au registre du commerce et des sociétés, que d’une décision prise, sauf clause contraire des statuts, à la majorité des associés ».

En l’occurrence, la SARL LES VINIFILLES ne justifiait pas non plus d’une reprise de l’acte d’enregistrement par une décision postérieure à son immatriculation.
Dès lors, comme le déclare l’ordonnance, « la SARL LES VINIFILLES ayant pour associée unique et gérante, Madame S. A. [est] irrecevable à agir faute d’intérêt légitime puisque non titulaire de la marque litigieuse ».

Apparaissent ainsi les conséquences d’une reprise ou d’un défaut de reprise d’une marque enregistrée pour le compte d’une société en formation.

II – Les conséquences de la reprise ou de l’absence de reprise des actes accomplis pour le compte d’une société en formation

Les conséquences d’une reprise ou d’une absence de reprise des actes passés pour le compte d’une société en formation sont nombreuses et peuvent être envisagées sous plusieurs angles. En matière de propriété intellectuelle, ces conséquences sont notamment relatives à la titularité des droits (A) et à l’exercice de l’action en contrefaçon (B). Ces conséquences ont été incidemment évoquées dans la première partie. Il est à préciser qu’à défaut de droit d’agir, celui qui entreprend une action en contrefaçon peut s’exposer à une condamnation pour abus de droit (C).

A – Les conséquences en termes de titularité de droits de propriété intellectuelle

En se référant aux textes et à l’arrêt de la Cour d’appel de Paris du 10 novembre 2010 précités, il résulte clairement qu’à défaut d’avoir été régulièrement repris, les actes accomplis pour le compte d’une société en formation ne sauraient lui être transférés. Ainsi, la société une fois immatriculée, ne se trouve pas investie des droits de propriété intellectuelle sur marque déposée et enregistrée.
C’est cette règle que le Président du TGI de Marseille appliquera ici. Cependant, tout en déclarant que la SARL LES VINIFILLES n’était pas titulaire des droits, elle considère que les deux personnes qui avaient procédé au dépôt de la marque en étaient les propriétaires. Autrement dit, alors même qu’elles avaient déclaré agir pour le compte d’une société en formation, les deux déposants devaient se voir reconnaître la qualité de propriétaire de la marque « LES VINIFILLES », faute pour la société en formation de s’être vue transférés les droits.
Dès lors, seuls les deux déposants pouvaient exercer l’action en contrefaçon de marque. Or, le Président du TGI déclarera également les deux déposants irrecevables dans leur intervention volontaire à la procédure.

B – Les conséquences en termes de procédure en contrefaçon de marque

Les juges ont admis que l’enregistrement d’une marque pour le compte d’une société en formation était valable et recevable l’action en contrefaçon engagée par la société ultérieurement immatriculée [5].

En l’occurrence, l’absence de droits de la SARL LES VINIFILLES a été admise. N’étant pas titulaire des droits sur la marque, elle n’avait pas qualité pour agir en contrefaçon. Cependant, pour parer à cette irrecevabilité de la société Les Vinifilles, les deux déposants avaient fait acte d’intervention volontaire à titre accessoire. La juridiction saisie n’y fait pas droit en distinguant la situation individuelle des deux déposants. En effet, l’une avait la qualité de fondatrice et de gérante de la société (1). L’autre déposant ne justifiait d’aucune qualité (2).

1) L’irrecevabilité de l’intervention volontaire à titre accessoire de la gérante de la société LES VINIFILLES

L’intervention volontaire à titre accessoire ne vise à faire état de prétentions propres mais vise uniquement à soutenir les arguments et prétentions d’une partie intervenant à titre principal. Compte tenu de ce caractère accessoire, cette intervention est nécessairement liée à la demande principale. Ce faisant, l’extinction de l’instance principale ne peut qu’entraîner la disparition de l’action accessoire [6].
Sur ces considérations, le Président du TGI déclarera la gérante de la société « irrecevable à agir aux côtés de la Société LES VINIFILLES faute d’intérêt légitime propre ».

2) L’irrecevabilité de l’intervention volontaire à titre accessoire du deuxième déposant

L’intervention volontaire à titre accessoire du deuxième déposant sera également déclarée irrecevable. Si les motifs tirés du caractère accessoire de l’intervention ont, sans doute, été déterminants pour une telle décision en raison de l’irrecevabilité de l’action principale de la SARL LES VINIFLLES, le Président du TGI a retenu encore d’autres motifs.
D’une part, celui-ci considérait, s’agissant de ce deuxième déposant, qu’ « il n’est pas contestable que cette dernière n’a aucun intérêt légitime à agir puisqu’elle n’apparaît nulle part. Il faut supposer qu’elle devait être co-gérante de la société LES VINIFILLES mais à l’évidence elle ne l’a jamais été puisqu’il n’y avait qu’une seule associée ».
D’autre part, il ressort du dispositif de l’ordonnance que Madame S. B. « [est] irrecevable à agir car elle a effectué un dépôt de marque au nom d’une société qu’elle n’a jamais constitué et sans justifier d’un mandat ».
Il faut rappeler, tout d’abord, que « l’intervention étant une demande en justice, elle est soumise aux conditions de recevabilité de droit commun requises à ce titre : capacité, intérêt et, le cas échéant, qualité » [7].

Pour considérer que Madame S. B. ne justifiait d’aucun intérêt légitime, le Président retenait que la société, pour le compte de laquelle elle déclarait avoir déposé la marque, n’avait jamais été créée par elle ; de plus la société créée par le co-déposant semblait n’avoir jamais été exploitée. N’étant pas cogérante et ne justifiant d’aucun mandat aux fins de dépôt de la marque, le deuxième déposant devait dès lors être déclaré irrecevable à agir.
Compte tenu de tous ces doutes sur la titularité des droits et la légitimité de l’action de l’action en contrefaçon, le Président du TGI condamnera la société LES VINIFILLES pour procédure abusive.

C – Le risque de condamnation pour procédure abusive

En plus de se voir déniée la titularité des droits sur une marque et déclaré irrecevable à agir en contrefaçon, le défaut de justification de droits sur une marque peut exposer à un risque de condamnation pour procédure abusive.
Ce sera le cas en l’espèce.
Aux termes de l’ordonnance, « attendu que cette procédure de contrefaçon de marque, engagée 5 ans après la création de l’Association pour obtenir 50 000 Euros sans qu’aucun préjudice ne soit justifié car la Société ne paraît pas avoir d’exploitation et que sa gérante et seule associée a changé de domicile sans renseigner le Kbis alors qu’il paraît certain que le siège social a été modifié, est constitutive d’un abus de droit qui sera sanctionné par l’octroi de 1 500 Euros de dommages et intérêts  ».
La demanderesse a également été condamnée à 1 500 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

En conclusion, l’on retiendra que le tout n’est pas de déposer une marque. Encore faut-il justifier de la titularité des droits sur cette marque et de son exploitation sérieuse.
Une marque déposée et enregistrée doit être exploitée en conformité avec les classes de produits et services visés dans l’enregistrement.
Il s’agit d’un tout autre contentieux à part entière.

Ibrahim Coulibaly, Docteur en droit, Elève avocat

Comentaires:

• 
  Pouvoir du Juge, Laurent de Coudenhove, 1er septembre 2014

  Votre article est très intéressant du point de vue qu’il informe précisément des mesures à prendre au niveau de l’adjonction dans les statuts d’une société en cours de création d’une référence aux actes engagés préalablement pour la constitution de cette société.
  Ceci valant pour une reprise automatique.

  Vous nous informez également de la procédure pour une reprise postérieure si la procédure automatique n’a pas été suivie.

  De plus, il nous renseigne sur la limite d’une intervention volontaire à titre accessoire, qui ne peut se prévaloir de prétentions propres.

  Bien.
  Mais en fait ce qui a attiré mon attention est autre. Ainsi, à vous lire, il me semble que le Juge est compartimenté : il ne peut ainsi juger que suivant les motifs invoqués par les parties.

  Je m’explique : le défenseur, avocat de l’association, avait invoqué l’irrecevabilité pour défaut de qualité à agir. Vous nous avez ainsi expliqué les fondements justifiés de cette défense.

  Cependant, si les deux personnes, propriétaires par dépôt de la marque "vinifilles" s’étaient présentées en leur nom, cette défense n’aurait pas été possible.

  Et c’est le juge qui dans sa conclusion apporte le fait véritable qui aurait du motiver la défense : la non-exploitation du nom de la marque et donc la non-justification du préjudice.

  Le fait pour l’association de comporter le mot vinifilles dans son appellation n’a, de plus, pas du entrainer l’utilisation de ce mot comme marque pour leurs produits car je pense qu’en cas de dépôt à l’INPI d’un nom de marque, elles se seraient vues opposer un dépôt préalable.

  Ce qui m’amène à penser, peut-être à tort, que le juge ne peut en fait juger que sur les motifs invoqués par les parties ?

  Ce qui donc, à mon sens, en ferait un lecteur de droit et pas un juge.

  
  
  • Réponse à "Pouvoir du juge", COULIBALY IBRAHIM, 2 septembre 2014

    Bonjour,
    J’approuve partiellement vos marques finales.
    Je précise ici que la défense invoquait le grief que vous soulevez : le défaut d’utilisation à titre de marque mais aussi et surtout l’existence d’une contestation relative à l’exploitation sérieuse de la marque pendant 5 ans (article L. 714-5 CPI).
    C’est au regard de tous ces éléments que le juge des référés, juge de l’évidence, s’est ainsi prononcé.
  
  
  • Merci, Laurent de Coudenhove, 2 septembre 2014

    Oui, merci car je suis assez curieux de l’organisation de la Justice de nos jours et je suis en fait obligé de fonctionner par tâtonnements.
    Mais cela me plait en fait. Je ne suis pas plus pressé que cela.
    Donc votre réponse aurait en plus tendance à confirmer mon questionnement sur le pouvoir du Juge, car je m’étonnais même qu’il en ait parlé dans sa conclusion si le motif de non-utilisation de la marque n’avait pas été apporté par l’une des parties.
  
  
  • Réponse à Pouvoir du juge, COULIBALY IBRAHIM, 3 septembre 2014

    Bonjour Monsieur,

    J’aurais aimé apporter une réponse plus claire à vos préoccupations, mais j’ai bien peur de plus vous suivre à ce stade de vos réflexions.
  
  
  • Ordonnance de référé président TGI Marseille, alex, 5 mars 2018

    Bonjour Monsieur Coulibaly,
    Je suis intéressé d’accéder à l’ordonnance de référé de Marseille que vous citez, où peut-on se le procurer ?
    De plus, je serais intéressé d’entrer en contact avec vous le dépôt de marque par les sociétés en formation.
    Merci