L’action en revendication définie à l’article L.712-6 du Code de la propriété intellectuelle permet à tout intéressé estimant avoir un droit sur une marque de revendiquer sa propriété en justice dès lors que celle-ci a été enregistrée en fraude de ses droits.

Une telle action est toutefois encadrée dans un court délai de prescription de trois ans à compter de la publication de l’enregistrement contraignant le demandeur à agir rapidement.

Pour autant, ce délai de prescription ne joue pas dès lors que le demandeur à l’action parvient à prouver que le déposant a agi « de mauvaise foi ».

Cette exception a toute son importance dans le cadre d’une telle action et la cour d’appel de Paris dans un récent arrêt du 4 mars 2016 (RG n° 14/20417) en a fait une juste et importante appréciation au bénéfice de la célèbre cuisinière thailandaise Thiou.

1. Les faits

Apiradee Thirakomen, dite « Thiou », a acquis depuis dès la fin des années 90 une véritable réputation en devenant le chef cuisinier du célèbre établissement « Les Bains-Douches » où elle a su développer une clientèle de renom par sa créativité et son talent culinaire.

Cette notoriété avait ainsi conduit la SAS Les Bistrots du Quai, filiale de la société La Financiere Jean Richard, a embauché Thiou par contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 juin 2000.

Il était contractuellement prévu que la célèbre cuisinière exerce les fonctions de « directrice d’exploitation » en ayant « l’entière responsabilité de l’ensemble de la gestion du restaurant Chez Thiou ».

Par ailleurs, il était expressément convenu, aux termes de l’article 8 de ce contrat de travail, que Thiou autorisait la SAS Les Bistrots du Quai à déposer et à exploiter l’enseigne « Chez Thiou ».

Le succès fut tel que le très connu brasseur parisien décida de créer le 4 décembre 2002 une nouvelle entité juridique, la société Jasmin, pour exploiter le restaurant « Chez Thiou » et d’ouvrir deux nouveaux restaurants sous les enseignes « Petit Thiou » et « Le Comptoir de Thiou » à partir de 2004.

Thiou sera ainsi à la tête de trois établissements de renommée, unanimement salués par la critique.

Pour autant et malgré le succès rencontré par les enseignes déclinées sous le pseudonyme de Thiou, la société Jasmin, filiale du groupe Richard, a décidé de mettre fin brutalement à ce partenariat en licenciant l’appelante pour faute grave par lettre recommandée en date du 27 décembre 2012.

Postérieurement à la rupture de son contrat de travail, Thiou a constaté que les sociétés du Groupe Richard continuaient d’exploiter son pseudonyme « Thiou », pour les besoins de l’activité des restaurants « Chez Thiou », « Petit Thiou » et le « Comptoir de Thiou ».

Mais surtout, c’est à cette occasion que cette dernière a constaté que la société Jasmin, avait déposé le 21 octobre 2003, sans solliciter son autorisation, ni même l’en informer, la marque française semi-figurative n°3253205 Thiou pour des services de « restauration, services de bars, services de traiteurs, restaurant thaïlandais » désignés en classe 43.

A la suite de cette découverte l’appelante avait, par l’intermédiaire d’une mise en demeure adressée par son conseil, sollicité la cessation immédiate de l’usage de la dénomination « Thiou » ainsi que la restitution de la marque éponyme.

Vaines exigences, auxquelles – et il fallait s’y attendre – les sociétés du groupe Richard ne donnèrent aucune suite.

C’est dans ces conditions que Thiou assigna les sociétés Jasmin et Café Indigo devant le tribunal de grande instance de Paris sur le fondement de l’article L.712-6 du Code de la propriété intellectuelle par exploit du 17 avril 2013.

2. Sur la procédure.

Au soutien de son argumentaire, la demanderesse excipait d’une mauvaise foi avérée des sociétés Jasmin et Indigo, lesquelles en l’absence d’autorisation, avait déposée la dénomination Thiou à titre de marque alors même qu’elle ne pouvait l’exploiter qu’à titre d’enseigne.

Dès lors et faute pour les défenderesses de fournir la moindre autorisation en ce sens, Thiou pensait légitimement échapper au délai de prescription posé par l ‘article L.712-6 du Code de la propriété intellectuelle et prouver que le dépôt de la marque éponyme avait été effectué en violation d’une obligation légale et conventionnelle mais surtout en totale fraude des droits de la demanderesse.

Cette dernière justifiait au moyen d’une argumentation fournie qu’elle était connue depuis plus de 30 ans, tant par les professionnels du monde de la restauration que par son entourage personnel, sous le pseudonyme « Thiou » de sorte que celui-ci constituait aux termes de l’article L.711-4 g) du Code de la propriété intellectuelle une antériorité faisant échec au dépôt de la marque éponyme intervenue en 2003.

Au surplus, la célèbre cuisinière démontrait que l’autorisation qu’elle avait consentie au titre de son contrat de travail se limitait exclusivement au dépôt et/ou à l’exploitation de l’enseigne « Chez Thiou » pour la durée de son contrat de travail.

Dès lors cette autorisation ne pouvait en aucun cas s’assimiler en une autorisation d’exploiter la marque éponyme.

Une telle analyse, n’a toutefois pas été suivie par le tribunal de grande instance de Paris, lequel a, par jugement en date du 11 septembre 2014, laconiquement et froidement opposé une fin de non-recevoir à l’action en revendication de la marque « Thiou » intentée par la demanderesse en ce qu’elle était prescrite (TGI Paris,3ème chambre, 1ère section RG n°13/05780).

Ainsi et à défaut de s’embarrasser des questions de fond, lesquelles apparaissaient pourtant, à l’examen du dossier, évidentes, le tribunal de grande instance a préféré se référer aux conditions prévues par le premier alinéa de l’article L.712-6 du Code de la propriété intellectuelle.

Cela était toutefois sans compter sur la détermination de la « plus célèbre cuisinière thaï de la capitale », laquelle, habituée à retrousser ses manches, interjeta appel de ce jugement le 10 octobre 2014.

En premier lieu et surtout, Thiou rappelait que les premiers juges n’avait pas caractérisé l’absence de mauvaise foi du déposant lequel était pourtant dans l’incapacité de démontrer en première instance, qu’il avait obtenu l’autorisation de l’appelante pour déposer la marque éponyme.

Le tribunal n’a pas jugé utile de prendre en compte cette absence d’autorisation lors du dépôt de la marque « Thiou », alors même qu’elle caractérise à elle seule l’intention malhonnête du déposant.

En outre, l’appelante démontrait que la société Jasmin avait pu apprécier la notoriété du pseudonyme Thiou puisqu’elle a déposé la marque en octobre 2003, soit plus de trois ans après la conclusion de son contrat de travail, alors que cette dénomination bénéficiait d’une notoriété incontestable dans le milieu culinaire tant en France qu’à l’étranger.

Une telle argumentation a emporté la conviction de la cour d’appel de Paris, laquelle dans un arrêt en date du 4 mars 2016, a justement estimé que la société Jasmin « n’ignorait pas qu’à la date du dépôt en octobre 2003, soit trois ans après l’ouverture du premier restaurant et alors qu’elle en avait ouvert deux autres, Mme Lefebvre avait acquis une importante expérience professionnelle et une notoriété certaine, ne serait-ce que par la publicité dont elle a personnellement bénéficié au titre de son activité de chef cuisinier et qui ne la citait que sous son pseudonyme Thiou ».

La société Jasmin, quant à elle tentait de soulever que l’appelante ne pouvait ignorer l’exploitation de la marque « Thiou » dans la mesure où cette dénomination figurait sur ses bulletins de salaire, le papier à entête ou encore sur les menus du restaurant, de sorte que l’action en revendication était forclose par tolérance au sens de l’article L.714-3 du Code de la propriété intellectuelle.

Un tel argument a été rejeté par les juges du fond considérant que « de tels éléments se rapportent nécessairement à une dénomination sociale et non à une marque » et « qu’en toute hypothèse, ils ne démontrent pas que (l’appelant) a eu connaissance du dépôt à titre de marque de son pseudonyme par la société Jasmin puisque celle-ci ne justifie ni l’en avoir informée ni avoir recueilli son accord ».

En conséquence, l’usage qui en résultait « s’inscrivait dans le cadre exclusif du seul droit qu’elle avait concédé et qui portait sur l’enseigne commerciale ».

La cour devait également constater que les documents commerciaux produits par la société Jasmin et notamment de ces factures, que des commandes de vaisselle « portant la marque déposée Thiou ont été passées, ce qui démontre une volonté de développer un service de restauration identifié par cette marque et une spécificité commune qui était de proposer une cuisine thaï ».

La cour d’appel a déduit de l’ensemble de ces éléments « une véritable stratégie du déposant, lors même de son dépôt, afin de préserver son intérêt exclusif au mépris de son partenaire qui au contraire avait intérêt à préserver l’intégralité de ses droits sur son pseudonyme sauf à renégocier son contrat de travail pour bénéficier de ce dépôt  ».

Ainsi et en procédant au dépôt du pseudonyme de sa salariée connue dans le milieu culinaire sous celui-ci sans avoir recueilli son accord « lors de la signature de son contrat de travail, ni postérieurement » le déposant a agi dans son seul intérêt personnel au mépris des droits de son cocontractant caractérisant la mauvaise foi faisant échec à « l’acquisition du délai de prescription ».

C’est en considération de la mauvaise foi du déposant que la cour d’appel a par la suite jugé que le dépôt de la marque Thiou le 21 octobre 2003 portait nécessairement atteinte au pseudonyme de l’appelante lequel constituait une antériorité au sens des dispositions de l’article L.711-4 g) du Code de la propriété intellectuelle à raison de son caractère prolongé et notoire dans le milieu culinaire.

Eu égard à l’ensemble de ces observations, la cour d’appel a jugé que la société déposante avait donc « nécessairement porté atteinte au pseudonyme de l’appelante » de sorte que celle-ci était fondée « à solliciter le transfert de la marque semi-figurative (…) déposée en fraude de ses droits  ».

3. Une juste appréciation de la « mauvaise foi » du déposant.

Un tel arrêt ne peut être que salué dans la mesure où il rappelle l’importance de caractériser la mauvaise foi du déposant pour apprécier le bien-fondé d’une action en revendication.

En droit des marques, la notion de mauvaise foi se caractérise selon l’Office d’harmonisation dans le marché intérieur par « un manque d’intention honnête de la part du titulaire au moment du dépôt de sa marque » (OHMI, Division d’annulation, 10 octobre 2004 (marque communautaire n°2386126, ER).

C’est d’ailleurs à raison de ce manque « d’intention honnête » que la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), dans un arrêt de principe en date du 11 juin 2009 « Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG  » a jugé que la mauvaise foi s’apprécie « au jour du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque » et que doit être prouvée « (..), l’intention du demandeur au moment pertinent, élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce » (CJUE, 11 juin 2009 n° C-529/07).

Dans le cadre d’une telle appréciation, la Haute juridiction communautaire précise qu’il convient de prendre en considération « tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce et existant au moment du dépôt de la demande d’enregistrement  ».

Or, force est de constater que le tribunal de grande instance n’a aucunement pris en compte le fait que le dépôt de la marque litigieuse avait été effectué au mépris de l’autorisation de la demanderesse et des stipulations du contrat de travail régissant les rapports contractuels avec le déposant.

Pour autant, la seule absence d’autorisation de la demanderesse lors du dépôt de la marque « Thiou », caractérisait à elle seule l’intention malhonnête de la société Jasmin, laquelle n’était jamais parvenue à justifier de ladite autorisation.

De surcroît, le jugement dont appel avait défini la notion de mauvaise foi comme « la connaissance du déposant de l’usage antérieur du signe ou l’existence de droits d’un tiers sur le signe ».

Or, et même à reprendre cette définition, la société Jasmin avait manifestement procédé au dépôt de la marque Thiou de mauvaise foi.

En effet, l’appelante démontrait qu’elle bénéficiait d’une notoriété dans le milieu culinaire sous son pseudonyme depuis la fin des années 1990.

C’est d’ailleurs à raison de cette notoriété et du savoir-faire de l’appelante que le déposant avait conclu le 15 juin 2000 un contrat de travail avec celle-ci aux fins d’exploiter trois restaurants sous la dénomination « Thiou ».

L’arrêt d’appel rappelle d’ailleurs que cette notoriété n’a fait que s’accroître au fil des années, dépassant même les frontières nationales à compter du mois d’avril 2001.

C’est donc à bon droit que la cour d’appel a jugé que le déposant avait en toute connaissance de cause et au mépris des droits naturels de l‘appelante, procédé au dépôt de la marque éponyme afin de profiter de sa notoriété.

Cette analyse est d’autant plus juste que la jurisprudence constante considère que la mauvaise foi du déposant frauduleux se déduit des relations d’affaires qu’entretenaient les parties (Cour de cassation, chambre commerciale, 20 février 2007, PIBD 2007 III. 275).

Or, le déposant était, au moment du dépôt frauduleux, en relation d’affaires avec l’appelante, par l’intermédiaire d’un contrat de travail, et avait déjà nécessairement eu connaissance de l’usage antérieur et de la notoriété du pseudonyme « Thiou ».

La société Jasmin avait donc pleinement mesuré le degré de notoriété du pseudonyme de la concluante puisqu’elle a déposé la marque « Thiou » en octobre 2003, soit plus de trois ans après la conclusion de son contrat de travail.

La CJUE a rappelé dans l’arrêt « Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG » du 11 juin 2009 qu’« aux fins d’appréciation de l’existence de la mauvaise foi du demandeur, peut être pris en considération le degré de notoriété dont jouit un signe au moment du dépôt de la demande présente en vue de son enregistrement (…) ».

En effet, « un tel degré de notoriété pourrait précisément justifier l’intérêt du demandeur à assurer une protection juridique plus étendue de son signe ».

C’est donc en application de la jurisprudence communautaire et d’une analyse
rigoureuse des faits soumis à appréciation que la cour d’appel a permis à la
célèbre cuisinière de pouvoir de nouveau exploiter son nom.

Jonathan ELKAIM - Avocat au Barreau de Paris

Comentaires:

• 
  Article très intéressant, Liora Mizrahi, 22 mars 2016

  Cher Maître,

  Merci beaucoup pour cet article très enrichissant.

  Bien cordialement