Un accord de coexistence est un contrat visant à établir les règles entre deux acteurs économiques pour leur permettre de faire « coexister » leurs marques respectives.
A première vue, il serait légitime de penser qu’un litige portant sur la violation d’un tel contrat, signé entre sociétés commerciales, serait uniquement soumis à l’analyse des juges des tribunaux de commerce compétents.

Rien n’est moins sûr. L’arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de cassation le 5 juillet 2017 vient en effet rappeler que les tribunaux de grande instance spécialisés en droit des marques sont seuls compétents pour trancher un litige contractuel portant sur un accord de coexistence, si les marques revendiquées sont contestées, conformément à la règle dérogatoire de compétence applicable en matière de marques, posée par l’article L.716-3 du Code de la propriété intellectuelle.

En l’espèce, une société X ayant déposé la marque française « Plantation » a négocié un accord de coexistence avec la société Y, propriétaire de la marque communautaire « New Grove Plantation », aux termes duquel cette dernière s’engageait à ne plus utiliser le mot « Plantation » dans sa marque.

En raison du non-respect de cet accord, la société X a assigné sa cocontractante devant le Tribunal de commerce de Paris, sur le fondement des anciens articles 1134 et 1184 du Code civil, aux fins de voir prononcer l’exécution forcée de cet accord.

Le Tribunal de commerce de Paris, par un jugement du 6 juillet 2015 (RG n°2015/13299) s’est déclaré compétent pour juger de l’affaire.

La société Y a formé un contredit contre ce jugement, considérant le Tribunal de grande instance de Paris seul compétent. La cour d’appel de Paris, par un arrêt du 2 février 2016 (RG n°15/17675), a déclaré le contredit formé par la société Y recevable et confirmé que seul le Tribunal de grande instance de Paris était compétent pour statuer sur ce litige.

La société X a ensuite formé un pourvoi en cassation, considérant que le rôle du juge consistait seulement à constater l’accord des parties et a sanctionné la société Y conformément au droit des contrats, et non à procéder à une appréciation des droits de chacune des parties sur leurs marques respectives.

Par un arrêt du 5 juillet 2017 (Pourvoi n°16-14.764), la chambre commerciale de la Cour de cassation, après avoir constaté que la cour d’appel avait relevé que les droits de marque revendiqués étaient contestés, a rejeté le pourvoi, considérant que : « l’action tendant à l’exécution forcée de cet accord supposait, pour déterminer les obligations contractuelles de la société Grays et ses éventuels manquements, de statuer sur des questions mettant en cause les règles spécifiques du droit des marques ».

En effet, pour rappel, l’article L.716-3 du Code de la propriété intellectuelle, dispose que : « Les actions civiles et les demandes relatives aux marques, y compris lorsqu’elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire ». Le Tribunal de grande instance de Paris fait partie de ces tribunaux.

La jurisprudence avait déjà eu l’occasion de statuer en ce sens. Ainsi, à titre d’exemple, dans une affaire où le demandeur sollicitait la résolution (et subsidiairement la résiliation) de contrats de licence de marques, il a été jugé que devait être analysé les contrats de licence en cause et leur exécution au regard des « spécificités du droit des marques » (CA Paris, Pôle 1, chambre 3, 14 octobre 2014, RG n°14/05096).

A l’inverse, dans un arrêt très récent, la cour d’appel de Paris a jugé que le Tribunal de commerce restait compétent pour juger de demandes portant sur des contrats de licence de marque, dans les termes reproduits ci-après :
« que s’agissant d’un simple litige relatif à la bonne ou mauvaise exécution du contrat ne se fondant pas sur des dispositions du droit des marques, mais sur le droit commun des contrats, il ne relève pas de la compétence exclusive du tribunal de grande instance, mais, par application de l’article L.721-3 du Code de commerce, du tribunal de commerce qui connaît des contestations relatives aux engagements entre commerçants » (CA Paris, Pôle 1, chambre 3, 17 Janvier 2017, RG n° 16/20024).

L’adage latin, « Specialia generalibus derogant – Les règles spéciales dérogent aux règles générales  » s’applique donc à ce type de litige, si et seulement si, les prétentions soulevées par le demandeur supposent une mise en œuvre par les juges de règles de propriété intellectuelle. Tel était le cas dans la décision commentée.

En définitive, il convient donc d’être très vigilant et de porter une attention toute particulière à cette règle dérogatoire de compétence avant d’assigner son adversaire, pour s’éviter de bien mauvaises surprises en cours de procédure et notamment des retards dans le déroulement de l’instance ! A noter que l’insertion dans l’accord de coexistence d’une clause attributive de compétence au profit d’un Tribunal de grande instance spécialisé compétent en droit des marques devrait permettre d’éviter cet écueil.

Décidément, les accords de coexistence font parler d’eux en ce moment ! En effet, dans une décision récente du 4 mai 2017, il a été jugé que des échanges d’emails entre les parties valaient accord de coexistence, même en l’absence de signature.

Pierre LANGLAIS et Hélène CHAUVEAU, Avocats LANGLAIS Avocats (Nantes-Paris) - http://langlais-avocats.com Pour plus d'informations, consultez notre plateforme http://yoonozelo.com