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Déposer sa marque à l’INPI ou à l’EUIPO : sept erreurs à ne pas commettre. Par Julien Lacker, Avocat.
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Parution : lundi 15 octobre 2018
Adresse de l'article original :
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Déposer sa marque à l’INPI ou à l’EUIPO semble simple, mais c’est trompeur. Au-delà du dépôt du formulaire auprès de l’Office des marques compétent, de nombreux points peuvent provoquer contestation, opposition ou nullité de la marque. Les adversaires peuvent être l’INPI ou l’EUIPO lors de l’examen ou les tiers durant la procédure d’opposition. Ces contestations peuvent avoir lieu même lorsque le certificat d’enregistrement de marque est délivré, notamment en cas de contentieux devant le TGI pour les marques françaises. Afin de déposer les meilleures marques possible, il faut éviter les 7 erreurs fréquentes faites par les déposants de marques françaises ou de marques de l’Union Européenne.
Une fois mûrement réfléchie la décision de déposer une marque [1] française ou de l’Union Européenne, la vigilance du déposant ne doit pas se relâcher car de nombreuses erreurs sont possibles.
La recherche d’antériorité consiste à rechercher des informations afin de connaître les droits antérieurs qui pourraient être opposés et bloquer l’utilisation et l’enregistrement d’une marque ou d’un nom que l’on souhaite exploiter.
Ces droits antérieurs peuvent être des droits sur une marque, sur une dénomination sociale, sur un nom commercial ou sur une enseigne, mais également sur un nom de domaine, ou des droits d’auteur sur un titre.
La recherche d’antériorité est importante dans la mesure où les tiers ont jusqu’à 5 ans après l’enregistrement de la marque pour se manifester. En effet, les tiers ont un délai de deux mois pour faire opposition à partir de la publication de la marque française ou de trois mois à partir de la publication d’une marque de l’Union Européenne mais ils peuvent également, par le biais d’une action devant le Tribunal de Grande Instance pour les marques françaises ou par une action en annulation, contester la validité d’une marque dans les 5 ans qui suivent son enregistrement.
L’absence de recherches d’antériorité ne permettra pas d’anticiper les problèmes. Par exemple, on pourra rédiger de manière plus précise la liste des produits et services d’une marque qui pourrait potentiellement faire l’objet d’une opposition ou d’une contestation, la recherche d’antériorité permet de diminuer le risque que les contestations soient faites 4 ou 5 ans après le début d’exploitation de la marque.
L’absence de recherches d’antériorité peut être une bombe à retardement qui peut ruiner des investissements importants.
Plus une marque est complexe, plus la protection qu’elle fournira sera diluée. La meilleure marque n’est pas toujours la plus longue. Une marque déposée en couleur avec de nombreux termes protégera moins bien chacun des termes que le dépôt séparé de chacun des termes. De même, déposer un nom accompagné d’un slogan n’est pas toujours approprié, car la protection est diluée.
On voit souvent des déposants qui déposent plusieurs fois le même nom avec ou sans « s » ou avec des variations infimes.
Cela pose des problèmes après puisque la protection qui est recherchée est pour le terme seul et non pour la répétition du terme. La marque potentiellement peut être ouverte à la déchéance pour non-usage si elle n’est pas utilisée de cette manière.
Ajouter des termes descriptifs est parfois contre-productif. Par exemple l’inclusion de termes tels qu’« international » ou « Paris » au sein d’une marque ne va pas permettre d’avoir un monopole sur le terme « Paris » ou le terme « international », si par exemple il s’agit d’un dépôt de marque qui couvre les vêtements. De plus, ces termes descriptifs peuvent poser problème si la production ou le service de création des produits est délocalisé en dehors de l’espace géographique qui a été ajouté dans la marque.
Ne pas inclure ces termes permet d’éviter d’avoir une marque qui puisse être qualifiée de trompeuse.
La rédaction de la liste des produits et services se fait en prenant en compte plusieurs paramètres dont la recherche d’antériorité et le projet d’exploitation de la marque.
Certaines sociétés ont une activité extrêmement précise qui peut être nouvelle et qui n’est pas contenue dans les libellés standard de l’INPI.
Par exemple, le service de mise à disposition de modèles de CV n’existe pas en tant que tel dans les libellés types de l’Institut National de la Propriété Industrielle.
Dès lors, déposer une marque qui ne couvrirait pas l’activité réelle de la société pose problème puisque la marque pourra être annulée au bout des 5 années suivant son enregistrement, car le déposant ne pourra pas prouver l’usage de la marque pour les produits ou services qu’elle couvre.
Le déposant doit être identifié de manière complète, pour les personnes physiques avec tous ses prénoms et tous ses noms, l’indication d’une adresse postale correcte permettra de recevoir les courriers administratifs et les éventuels actes juridiques (oppositions, assignations) en lien avec la marque. Pour les personnes physiques, le dépôt d’une marque sous un pseudonyme peut entraîner la nullité de la marque.
Pour les sociétés, bien que cela ne soit pas obligatoire, l’ajout du numéro RCS dans la mesure où il est indiqué correctement, permet d’identifier la société titulaire de la marque.
Le choix du déposant fait partie des questions importantes lors du dépôt, car une cession de la marque ultérieure pourrait avoir des conséquences fiscales lourdes.
Il appartient au titulaire de la marque de faire valoir ses droits contre les tiers. L’INPI, contrairement aux offices des marques de certains autres pays, ne va jamais rejeter l’enregistrement d’une marque de son propre chef au vu des droits antérieurs qui préexisteraient.
C’est seulement lorsqu’une opposition est déposée que l’INPI va décider si la marque sur laquelle est fondée l’opposition crée un risque de confusion avec la nouvelle marque déposée. Ce n’est pas automatique. La mise en place d’une surveillance permet, grâce aux procédures d’opposition de faire valoir ses droits à moindres frais.
La procédure d’opposition de marque est plus simple et plus rapide tant dans son principe que dans sa mise en œuvre qu’un procès devant le Tribunal de Grande Instance. Même si elle ne permet pas d’obtenir des dommages et intérêts que la procédure d’opposition peut être le meilleur choix possible dans certaines situations.
Un dépôt de marque qui était adapté il y a 2 ans, 3 ans ou 4 ans peut ne plus l’être du fait d’une modification de l’activité du déposant.
En effet, le titulaire de la marque peut avoir changé d’activité, avoir étendu ses activités des domaines connexes ou enfin, avoir étendu géographiquement ses lieux d’intervention.
Il faut s’interroger régulièrement si de nouvelles marques doivent être déposées pour étendre les produits et services couverts ou l’étendue géographique de la marque. Dans ce domaine, l’anticipation est la meilleure alliée du déposant.
Par exemple, une marque qui n’a pas été utilisée dans les 5 années suivant son enregistrement peut être annulée à la demande de tout tiers par le biais, pour l’instant, d’une procédure devant le Tribunal de Grande Instance pour les marques françaises ou par le biais d’une procédure beaucoup plus simple pour les marques de l’Union Européenne devant l’EUIPO.
Il est recommandé d’anticiper cette situation en pré-constituant des preuves d’usage de la marque.
Le fait par exemple de dater les catalogues dans lesquels sont vendus les produits permettra de démontrer l’usage de la marque le moment venu.
Il arrive que certains déposants oublient de renouveler leur marque.
Une marque française est valable 10 ans à partir de son dépôt et doit être renouvelée avant l’expiration de ce délai. Un délai de grâce de 6 mois supplémentaire existant mais donnant lieu à la perception d’une taxe supplémentaire de la part de l’INPI.
De plus, il convient, avant le renouvellement d’une marque française, que toutes les inscriptions telles que cessions, fusions ou amalgamations ait été enregistrées.
Le renouvellement d’une marque qui s’effectuerait au nom d’une société qui n’en serait pas la propriétaire pourrait être annulé.
Un dépôt de marque peut sembler être une démarche simple. Cependant, elle a des conséquences qui se répercutent longtemps dans le temps.
Un dépôt de marque qui serait fait de manière incorrecte ne permettrait pas à son titulaire de bénéficier de la forclusion par tolérance. La forclusion par tolérance étant la règle selon laquelle une marque qui a été utilisée dans les cinq années suivant son enregistrement ne peut plus être attaquée par les tiers dans la mesure où ceux-ci avaient connaissance de l’usage de la marque.
Cette règle a pour but d’offrir une protection et d’éviter la remise en cause de situations anciennes.
Une marque est valable sans limitation de durée dans la mesure où elle est renouvelée tous les 10 ans suivant sa date initiale de dépôt .C’est donc un investissement stratégique pour lequel le recours à un avocat spécialiste en propriété intellectuelle est recommandé.
Julien LACKER Avocat Associé Spécialiste en droit de la propriété intellectuelle Spécialiste en droit des NTIC Agréé par l’INPI pour faire des pré diagnostics PI Chercheur associé au CERDI (Centre d’Études et de Recherche en Droit de l’Immatériel) Chargé de cours de droit de la propriété intellectuelle et de droit de l’internet à l’EDC Médiateur diplômé GOMIS & LACKER AVOCATS AARPI www.gomis-lacker.fr[1] Voir notre article Pourquoi déposer une marque ? et notre article Pourquoi ne pas déposer de marque ?
Bonjour Je souhaite créer ma micro entreprise dans quelques mois mais j’ai déjà fait une demande de disponibilité de ma marque et ensuite mon dépôt de marque en indiquant mon adresse personnelle et non professionnelle qui sera une domiciliation.
Ai je fais une erreur svp ?