Panorama des dispositions de la loi PACTE définitivement adoptées en matière de propriété industrielle : renforcement du système français de brevets en termes d’examen et d’opposition, valorisation des certificats d’utilité, clarification et harmonisation des délais de prescription.

Ce jeudi 23 mai 2019, la loi relative au Plan d’Action pour la Croissance et la Transformation des Entreprises(PACTE) a été publiée au JO, après qu’elle a été adoptée par les Assemblées et examinée par le Conseil constitutionnel qui dans sa décision n° 2019-781 du 16 mai 2019 a approuvé les dispositions relatives à la propriété intellectuelle si ce n’est la disposition relative à la détention par des CPI de la majorité du capital des sociétés de CPI, considérée comme un cavalier législatif (motif procédural et non de fond). Certaines dispositions de la loi seront d’application immédiate, d’autres d’application différée, ou dépendant de textes d’application à venir.

1°) Généralités sur la loi PACTE.

La loi PACTE a été lancée en octobre 2017. Fruit du travail parlementaire, le texte du projet de loi dernièrement adopté a été substantiellement enrichi par rapport à celui présenté au Conseil des ministres le 18 juin 2018.

Le PACTE est ambitieux : relever « le défi de la croissance des entreprises, à toute phase de leur développement ». Le PACTE est protéiforme, portant, non seulement sur la propriété industrielle, mais aussi la recherche publique, la protection des entreprises stratégiques, la création d’entreprise, et nombre d’autres sujets fort importants.
Le PACTE apporte un changement systémique au système français de brevets en ce qui concerne le processus d’octroi des brevets (2°/) et modifie le régime des certificats d’utilité (3°/). Elle porte aussi sur les délais de prescription (4°/). Elle traite à l’article 41 de la recherche publique et modifie le code de la recherche, mais cette question n’est pas développée ici. Le texte dernièrement adopté ne porte pas sur la demande provisoire de brevet comme il était prévu originellement (5°/). L’instauration d’une procédure administrative en nullité des dessins et modèles introduite par le Sénat n’a pas été retenue (6°/). Enfin, le PACTE ne prévoit pas la possibilité de désigner directement la France dans une demande internationale PCT et de transformer directement une demande internationale PCT en une demande de brevet national français (7°/).

2°) Processus d’octroi des brevets français.

Le PACTE instaure, d’une part, un examen discrétionnaire des demandes de brevet français portant sur la nouveauté et l’activité inventive, conduit par l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) (article 42bis), d’autre part, une procédure d’opposition des tiers aux brevets français délivrés, notamment pour manque de nouveauté ou défaut d’activité inventive, sous gouverne de l’INPI, instance décisionnaire (article 42). Ces deux procédures ont pour même but qu’un brevet français portant sur une invention dépourvue de nouveauté et/ou d’activité inventive, et donc intrinsèquement non brevetable, puisse, par décision de l’INPI, être rejeté lors de l’examen ou révoqué lors d’une opposition de tiers, de sorte à assurer la délivrance de brevets français de qualité (c’est-à-dire présentant un degré de fiabilité consistant en termes de validité intrinsèque) et éviter la pollution de la vie économique par des brevets de validité « contestable » (c’est-à-dire dont on peut supputer qu’ils seraient considérés comme non valables au terme d’une analyse approfondie de la nouveauté et de l’activité inventive de l’invention, ainsi que de la suffisance de description), parfois appelés plus crûment par certains auteurs, « brevets de mauvaise qualité » [1].

Ces deux procédures sont complémentaires, l’une intervenant avant délivrance et pouvant conduire au rejet de la demande de brevet, l’autre intervenant après délivrance et pouvant conduire à la révocation du brevet ou à une limitation de sa portée. Ainsi, elles se combinent avec un premier filtrage lors de l’examen et un second filtrage lors d’une opposition de tiers ayant qualité d’opposant, si malgré le premier filtrage le brevet a été délivré, parce que soit l’appréciation de l’INPI lors de l’examen apparaît contestable à l’opposant, soit l’INPI n’a pas pris en compte un état de la technique pertinent inconnu de lui, mais connu de l’opposant.

En l’état actuel, l’article L.612-12 du code de la propriété intellectuelle énonce limitativement les motifs de rejet et en 7°, le cas d’une demande de brevet « qui n’a pas été modifiée, après mise en demeure, alors que l’absence de nouveauté résultait manifestement du rapport de recherche », ce qui est rarissime.

En revanche, l’INPI ne peut pas rejeter pour une absence de nouveauté autre que « manifeste » ou pour défaut d’activité inventive. D’autre part, toujours en l’état actuel, il n’est pas prévu qu’un brevet puisse, après délivrance et dans un certain délai d’opposition, être contesté par un tiers devant l’INPI. Ainsi, aujourd’hui, un brevet français présentant une nouveauté contestable ou un défaut d’activité inventive est quand même délivré sans que l’INPI ne puisse y faire obstacle et présumé valable, jusqu’à ce qu’un tiers en demande et le cas échéant en obtienne la nullité par la voie judiciaire, ce qui constitue le premier moyen de défense au fond quasi-automatique d’une procédure en contrefaçon. Il en résulte pour les tiers une incertitude juridique et un risque d’exploitation.

Il n’est pas exagéré d’affirmer que les deux procédures prévues par le PACTE sont un changement systémique. Lors des débats parlementaires, il a été exposé qu’il s’agissait de passer d’un système français de brevets faible, où sont acceptés des brevets y compris de validité contestable, à un système de brevets fort, dans lequel ne sont acceptés que les brevets dont il a vérifié qu’ils remplissent les exigences clés de brevetabilité que sont la nouveauté et l’activité inventive, les autres brevets étant rejetés ou révoqués, ce qui conduit à des brevets présentent un degré de fiabilité consistant quant à la validité.

Le nouveau processus d’octroi des brevets devrait satisfaire les agents économiques menant une stratégie de dépôt de brevets sélectifs et de haute qualité et dissuader les stratégies de dépôts massifs de brevets contestables.

La procédure d’opposition résulte de l’article 42 de PACTE et la voie d’ordonnance, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la loi, alors que l’examen discrétionnaire résulte de l’article 42bis qui modifie l’article L.612 -12 du code de la propriété intellectuelle sur le rejet d’une demande de brevet, (i) en supprimant le mot « manifestement » au 4°, (ii) en modifiant le 5° qui devient « dont l’objet ne peut être considéré comme une invention au sens du 2 de l’article L.611-10 » et (iii) en modifiant profondément le 7° qui devient « dont l’objet n’est pas brevetable au sens du 1 de l’article L. 611-10 ». L’article 42bis dispose en II une entrée en vigueur un an après la promulgation de PACTE et une application aux demandes de brevet déposées à compter de cette date.

De nombreuses questions sont à régler et justifient qu’il ait été prévu un délai d’application : former les examinateurs sous un angle opérationnel, fixer le niveau d’activité inventive exigé, ni trop haut ni trop bas, ce qui induira le taux de délivrance des brevets et le taux de rejet.

3°) Modification du régime des certificats d’utilité.

L’article 40 de PACTE prévoit une modification majeure de l’article L.611-2 du code de la propriété intellectuelle et un ajout important à l’article L.612-15, relatifs au régime des certificats d’utilité. D’une part, leur durée est allongée, passant de six à dix ans, comme en Allemagne et un grand nombre de pays. D’autre part, il est ouvert la possibilité de transformer une demande de certificat d’utilité en demande de brevet, ce qui n’était pas possible jusqu’à présent. Les délais et modalités d’une telle transformation seront à préciser par voie réglementaire

En effet, dans ce cas, il conviendra de prévoir l’examen de la demande de brevet. Cette nouvelle possibilité complète celle existant actuellement de transformer une demande de brevet en demande de certificat d’utilité. Les deux possibilités offrent aux déposants une plus grande flexibilité de passage et de passerelle entre brevet et certificat d’utilité. Les dispositions nouvelles entreront en vigueur à la date de publication du texte réglementaire prévu, et au plus tard à l’expiration du douzième mois suivant la publication de la loi.

Tout en se félicitant de l’approbation de ces dispositions, il est permis de regretter que la réflexion n’ait pas été approfondie en vue de conférer aux certificats d’utilité (qu’il aurait été sans doute opportun de dénommer modèle d’utilité), des avantages complémentaires de ceux d’un brevet, comme par exemple un état de la technique opposable plus restreint écartant les usages antérieurs publics intervenus à l’étranger ou l’auto-divulgation dans une période de grâce.

4°) Délais de prescription.

PACTE traite de deux questions de prescription. D’une part, la prescription des actions en contrefaçon. D’autre part, celle des actions en nullité. Et, tant pour l’une que pour l’autre, pour les brevets et les marques et dessins et modèles, dans des termes identiques. Jusqu’à l’ordonnance n°2018-34 du 9 mai 2018 relative au brevet européen à effet unitaire et à la juridiction unifiée du brevet (JUB), la situation sur ces deux questions était analogue pour les différents droits de propriété industrielle. Mais, elle est devenue plus complexe avec l’ordonnance en question.

Abstraction faite de cette ordonnance, pour les raisons que l’on comprendra par la suite, les articles du code de la propriété intellectuelle actuellement en vigueur disposent que les actions en contrefaçon de brevet (article L.615-8), d’obtention végétale, de marque (article L.716-5) et de dessin et modèle (article L.521-3) « sont prescrites par cinq ans à compter des faits qui en sont la cause », ce qui signifie à compter de la date de la réalisation des actes de contrefaçon.

En ce qui concerne les demandes en nullité, le code de la propriété intellectuelle ne prévoit aucune disposition, mais les tribunaux ont fait application des dispositions de droit commun de l’article 2224 du Code civil, modifié par l’article 1er de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, qui dispose que « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. » Il s’en est suivi un important contentieux, des débats nourris et des controverses sans fin sur le point de départ du délai de prescription (publication de la demande, délivrance du brevet…).

L’article 12 de l’ordonnance n°2018-34 du 9 mai 2018 a maintenu la prescription quinquennale des actions en contrefaçon de brevet mais a modifié le point de départ du délai, disposant en effet que « les actions en contrefaçon […] sont prescrites par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer ».

Quant à l’article 13 de l’ordonnance, il prévoit l’insertion d’un article L.615-8-1 ainsi rédigé : « l’action en nullité du brevet est imprescriptible. » Mais l’article 23 de l’ordonnance dispose, en premier lieu, qu’elle entrera en vigueur à la même date que celle de l’entrée en vigueur de l’accord JUB signé à Bruxelles le 19 février 2013, et dont la loi n° 2014-199 du 24 février 2014 a autorisé la ratification, cette entrée en vigueur étant donc de date indéterminée. L’article 23 dispose, en second lieu, que « la disposition prévue à l’article 13 est sans effet sur une prescription déjà acquise. Elle s’applique aux actions pour lesquelles, à la date de son entrée en vigueur, le délai de prescription n’est pas encore arrivé à expiration. » Or, l’accord JUB n’est toujours pas entré en vigueur à ce jour et cette entrée en vigueur est conditionnée à la fois par la ratification de l’accord par l’Allemagne qui, elle-même est conditionnée par la décision de la Cour constitutionnelle allemande sur un recours pendant, et par les conséquences juridiques d’un éventuel BREXIT.

D’une part, le PACTE maintient le délai quinquennal de la prescription des actions en contrefaçon des brevets et des autres droits de propriété industrielle mais modifie son point de départ en reprenant et généralisant la formulation de l’article 12 de l’ordonnance : les actions en contrefaçon sont prescrites par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer. Une disposition analogue est prévue en ce qui concerne la loi n° 2018-670 du 30 juillet 2018 relative à la protection du secret des affaires.

D’autre part, le PACTE reprend et généralise la formulation de l’article 13 de l’ordonnance et prévoit que l’action en nullité (de brevet, marque, dessin ou modèle) est imprescriptible.

Fort logiquement, la loi PACTE abroge les articles 12 et 13 de l’ordonnance n° 2018-341 du 9 mai 2018.

5°) Demande provisoire de brevet.

Dans ses prémices, PACTE prévoyait de permettre le dépôt auprès de l’INPI d’une « demande provisoire de brevet » se bornant à une description de l’invention, la remise des revendications étant possible dans un délai maximum d’un an. Le déposant pourrait décider d’abandonner sa demande au terme de ce délai sans formalité supplémentaire et sans divulgation aux tiers. Une telle demande provisoire serait une étape pouvant déboucher sur un brevet, mais non sur un nouveau titre de propriété industrielle. Ce serait « une première marche d’accès au brevet, en permettant aux entreprises d’effectuer un dépôt auprès de l’INPI à moindre coût et avec un minimum de formalités. Le déposant pourra ainsi se prévaloir d’une date de priorité et détailler ultérieurement ses revendications, dans un délai maximum d’un an ».

Les milieux spécialisés avaient fait valoir que le système de la demande provisoire serait inutile sur le plan juridique, observation faite qu’aucun des grands pays déposants de brevets, tels que l’Allemagne ou le Japon, ni l’office européen des brevets ne l’a adopté à l’exception des Etats-Unis depuis le 8 juin 1995, mais alors que la loi américaine reposait sur le concept du « First to Invent » abandonné en mars 2013 pour le « First to File ».

En outre, il existe déjà en droit français la possibilité d’atteindre le résultat escompté par le système envisagé. Les éléments permettant d’obtenir une date et un numéro de demande de brevet sont très limités (notamment pas d’obligation de déposer des revendications) (article L.612-2 du code de la propriété intellectuelle), la redevance de dépôt peut être acquittée dans un délai d’un mois, ce montant étant très modeste, avec bénéfice pour les « petites entités » d’un taux réduit de 50%, le ou les inventeurs peuvent être désignés dans un délai de 16 mois, et enfin le déposant dispose d’un délai d’un an pour procéder à un nouveau dépôt en France, soit directement, soit par le biais d’une demande de brevet international ou d’une demande européenne directe, bénéficiant de la date de priorité de la première demande, pour les caractéristiques techniques figurant dans celle-ci.

Les milieux spécialisés avaient fait valoir également que le système envisagé serait dangereux comme l’a montré l’expérience américaine qui enseigne qu’une demande provisoire est source de malentendus et de difficultés importantes pour les déposants non avertis, notamment du fait qu’elle ne prépare aucunement à l’extension de la demande de brevet à l’étranger, puisqu’à l’échéance du délai de priorité, le déposant ne possède aucune information sur la brevetabilité de l’invention, et que le brevet suivant la demande provisoire repose, moyennant la revendication du droit de priorité, sur le texte de la demande provisoire qui le plus souvent – sauf peut-être pour les déposants initiés – sera lacunaire, avec pour conséquence que la validité et la portée du brevet risqueront d’être contestées en cas de litige ou que le brevet ne puisse pas protéger ce qui mériterait de l’être.

Au considérant 64 de son avis, le Conseil d’État a lui-aussi relevé que l’article L.612-2 permet déjà de limiter les éléments permettant d’obtenir une date et un numéro de demande de brevet et en conclut qu’ « aucune disposition législative n’est nécessaire pour mettre en œuvre la réforme envisagée [… ] Il conviendra de modifier les articles réglementaires du code de la propriété intellectuelle […] pour indiquer qu’une demande provisoire comprenant une description de l’invention peut être déposée, le demandeur disposant d’un délai d’un an pour compléter sa demande en y joignant ses revendications. » A la suite de cet avis du Conseil d’État, la prévision de la demande provisoire de brevet a été retirée de PACTE.

6°) Procédure administrative en nullité des dessins et modèles.

Dans son parcours législatif, le Sénat avait voté l’ajout d’un article 42bis nouveau prévoyant une procédure administrative en nullité des dessins et modèles devant l’INPI, assortie d’une procédure de recours avec effet suspensif, venant s’ajouter à l’action judiciaire en nullité prévue à l’article L.521-3-1 du code de la propriété intellectuelle. Cette procédure administrative en nullité visait à pallier la vacuité du processus actuel d’octroi des dessins et modèles, non examinés quant au fond par l’INPI. La prévision d’une telle procédure aurait permis une harmonisation et une convergence de la loi française avec les lois applicables dans nombre de pays étrangers. Il est donc dommage que cette procédure n’ait pas été retenue et il est souhaitable de l’instaurer dès que possible.

7°/ Désignation directe de la France dans une demande internationale PCT et transformation directe d’une demande internationale PCT en une demande de brevet national français.

En 1992, la France a fait le choix de mettre en œuvre les dispositions de l’article 45(2) du Traité de coopération en matière de brevet (Traité de Washington) qui dispose que « la législation nationale d’un [ ] Etat désigné ou élu peut prévoir que toute désignation ou élection dudit Etat dans la demande internationale sera considérée comme l’indication que le déposant désire obtenir un brevet régional conformément au traité de brevet régional », en l’espèce un brevet européen, ce que traduit l’article L.614-24 du code de la propriété intellectuelle actuellement en vigueur : « lorsqu’une demande internationale de protection des inventions formulée en application du traité de Washington comporte la désignation ou l’élection de la France, cette demande est considérée comme tendant à l’obtention d’un brevet européen régi par les dispositions de la Convention de Munich ».

En d’autres termes, le déposant d’une demande internationale PCT qui souhaite une protection en France a l’obligation de suivre la route de l’Euro-PCT qui débouche sur un brevet européen qui pourra ensuite être nationalisé en France. En revanche, la route d’une transformation directe d’une demande internationale PCT en demande de brevet national français est exclue. Pour la rendre possible, il faudrait que soit abrogé l’article L.614-24 du code de la propriété intellectuelle, ce que les milieux spécialisés ont souhaité dans le cadre du projet de loi PACTE.

En effet, par contraste, l’Allemagne et d’autres pays européens offrent déjà ou se préparent à offrir la possibilité de désigner directement leur pays dans une demande internationale PCT, ce qui donne au déposant la possibilité de choisir entre une protection directe ou indirecte via un brevet européen.

En l’état actuel du droit, la France, et les déposants souhaitant une protection par brevet en France, souffrent donc d’un handicap compétitif que rien ne justifie sous l’angle juridique et qui ne permet pas de bénéficier des avantages qu’offrirait la désignation directe de la France. Il est vrai que cette possibilité aurait pour effet d’augmenter le nombre de demande de brevet français notamment d’origine étrangère, ce qui nécessiterait d’adapter les ressources de l’INPI en termes d’examinateurs, alors que vont se mettre en place les nouvelles procédures de brevets. Cependant, ces raisons d’organisation, bien que méritant considération, ne justifient pas que durablement la France s’impose à elle-même un tel handicap compétitif. Il est donc très souhaitable que l’article L.614-24 du code de la propriété intellectuelle soit abrogé dans les meilleurs délais.

Christian Derambure Conseil en propriété industrielle