Le 9 octobre 2018, l’Assemblée Nationale a voté le projet de loi intitulé « Plan d’action pour la croissance et la transformation des entreprises » dite loi « PACTE » qui impacte directement les brevets et les marques.

En matière de brevets.

D’une part, on constate une redynamisation du certificat d’utilité. Pour rappel, le certificat d’utilité permet de protéger une invention à durée de vie courte. L’objectif de la loi PACTE est de prolonger la durée de vie du Certificat d’utilité et de favoriser son utilisation auprès des entreprises et notamment des PME.

L’article 40 I. 1° étend la durée de validité du certificat d’utilité de six à dix ans.
L’article 40 I. 3° crée une nouvelle passerelle entre le certificat d’utilité et le brevet en permettant la transformation d’une demande de certificat d’utilité en demande de brevet. Jusqu’à présent, seul l’inverse était possible.

D’autre part, l’article 42 bis de la loi prévoit qu’une demande de brevet pourra être rejetée sur le fondement du défaut d’activité inventive.

Enfin, l’article 42 prévoit un droit d’opposition aux brevets afin de permettre aux tiers d’obtenir par voie administrative la révocation ou la modification d’un brevet par des moyens administratifs.

Cette disposition entend prévenir les procédures abusives sans toutefois donner plus de précision sur ce que serait une procédure abusive ni sur les sanctions prévues. Il reste donc à déterminer si le régime du droit commun sera appliqué (responsabilité civile) ou si un régime particulier sera prévu.

En matière de marques.

La loi PACTE habilite le gouvernement dans son article 201 à prendre des dispositions par voie d’ordonnance pour la transposition de la Directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015, dites « Paquet Marques », rapprochant les législations des Etats membres sur les marques.

Le Conseil des Ministres a donc adopté le 13 novembre l’ordonnance n° 2019-1169 « relative aux marques de produits ou de services » qui modifie profondément le droit des marques. L’ordonnance a été publiée au Journal officiel le 14 novembre.
Elle sera complétée, pour son application, par un décret en Conseil d’État qui entrera en vigueur au plus tard le 15 décembre 2019.

On constate plusieurs changements :

1. Les modalités de recours contre les décisions du directeur général de l’INPI ont été réformées.
Les régimes de recours ont été définis précisément, ainsi, un recours contre une décision rendue en matière de déchéance ou de nullité de marques est un recours suspensif en réformation. A l’inverse, un recours formé à l’encontre d’une décision statuant sur la délivrance, le rejet ou le maintien des titres de propriété industrielle est un recours en annulation.
En outre, les règles de procédure des recours ont été rapprochées de la procédure d’appel de droit commun. Pour tous les recours, l’acte de recours doit être remis à la juridiction par voie électronique dans le mois qui suit la notification du directeur de l’INPI. L’intervention du ministère public n’est plus obligatoire.

2. L’exigence de représentation graphique figurant à l’article L711-1 est supprimée. Cette suppression devrait permettre de déposer notamment des fichiers sonores, multimédias, marques en mouvements. La protection de marques non-traditionnelles est donc favorisée.

3. La définition de la marque collective est modifiée. Un nouveau type de marque est créé : la marque de garantie, qui peut être utilisée par plusieurs opérateurs.

4. Le régime de la marque notoire au sens de l’article 6 bis de la convention de Paris a été précisé. Désormais, l’atteinte à une marque notoire est sanctionnée sur le seul terrain de la responsabilité civile, à l’exclusion de la contrefaçon.

5. Les droits antérieurs opposables et les motifs d’opposition ont été étoffés. Désormais, l’atteinte à un nom commercial, à une enseigne ou à un nom de domaine constitue un motif d’opposition à l’encontre d’une demande d’enregistrement de marque. L’antériorité tirée de l’atteinte au nom, à l’image ou à la renommée des collectivités territoriales est désormais étendue aux établissements publics de coopération intercommunale.
La marque de renommée et le nom de domaine ont été ajoutés à l’énumération des droits antérieurs auxquels une marque ne doit pas porter atteinte.

6. Le déroulement de la procédure d’opposition est modifié : une opposition formelle à la demande d’enregistrement doit être formée. La procédure d’opposition devant l’INPI se rapproche de la procédure en vigueur devant l’EUIPO. En effet, l’obligation de déposer le mémoire et les pièces au soutien de l’opposition doit se faire dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai d’opposition.

7. Seule l’utilisation effective de la marque pour désigner des produits et services peut être constitutive d’un acte de contrefaçon. Le simple dépôt à titre de marque n’est pas un acte de contrefaçon.

8. L’INPI est seul compétent pour connaitre des demandes en déchéance de marques quels qu’en soient les motifs. Il est également seul compétent pour statuer sur les demandes en nullité de marques lorsqu’elles sont exclusivement fondées sur un ou plusieurs motifs absolus ou un ou plusieurs motifs relatifs tirés de l’atteinte à une marque antérieure, une dénomination social, nom commercial, une enseigne, à un nom de domaine, une indication géographique, et au nom d’une entité publique.

9. Les tribunaux de grande instance (TGI) spécialisés restent compétents de façon exclusive pour connaitre des demandes en nullité de marques formées à titre principal lorsqu’elles sont fondées au moins sur un motif résultant d’une atteinte aux droits d’auteur, aux droits des dessins et modèles ou aux droits de la personnalité d’un tiers.
Les TGI spécialisés ont compétence exclusive pour toute demande en nullité ou déchéance de marque, à titre principal ou reconventionnel, lorsqu’une telle demande est connexe à une action en contrefaçon, en concurrence déloyale ou contractuelle.

10. Les actions en nullité deviennent imprescriptibles (Article L. 716-2-6) Seule la marque notoirement connue, au sens de l’article 6bis de la Convention de Paris, demeurera soumise à une prescription de cinq ans.

11. Le point de départ de la prescription de l’action en contrefaçon est de 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître le dernier fait lui permettant de l’exercer.

12. La possibilité de renouveler la marque une année avant la fin de la période de protection ne sera ouverte que pour les marques dont l’échéance de protection est postérieure d’une année à compter de l’entrée en vigueur de l’ordonnance.

Les dispositions de l’ordonnance et son décret d’application entreront en vigueur au lendemain du jour de la publication de l’ordonnance, sauf pour les procédures en nullité et déchéances de marques qui seront effectives à compter du 1 avril 2020.

Nathalie Dreyfus _ Conseil en Propriété Industrielle _https://www.dreyfus.fr/