L’opposition vous permet d’empêcher l’enregistrement d’une marque nouvelle, si vous estimez que celle-ci porte atteinte à vos droits. Simple et rapide, cette démarche doit être engagée en Allemagne devant le Deutsches Patent-und Markenamt, (DPMA) (§5 MarkenG).
Nous vous expliquons ici les différentes étapes de cette procédure.

A quoi s’opposer ?

La procédure d’opposition permet aux titulaires de marques de s’opposer à l’enregistrement de demandes de marques postérieures [1] portant atteinte à leurs droits. La marque visée par l’opposition peut être :
 soit une demande de marque allemande,
 soit une marque internationale désignant l’Allemagne.

Nota bene : une opposition contre une demande de marque de l’Union européenne doit être formée devant l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle, et non devant l’office allemand. Dans ce cas, le droit européen des marques s’appliquera à la procédure.

Quelles sont les personnes ayant qualité à agir et sur quels fondements ?

Une procédure d’opposition peut être initiée par toute personne (§42 MarkenG) :
 titulaire d’une ou plusieurs marques antérieures allemandes, européennes ou internationales désignant l’Allemagne (déposée ou enregistrée) ;
 titulaire d’une dénomination sociale antérieure (§5 MarkenG), ou d’une une marque non enregistrée mais bénéficiant d’une protection par son usage dans la vie des affaires, dans la mesure ou le signe a acquis une renommée en tant que marque pour le public pertinent (§4 Nr.2 MarkenG) ;
 habilitée à faire valoir des droits découlant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée antérieure.

Une opposition peut être fondée sur la base d’un ou plusieurs droits antérieurs tant que ces droits appartiennent au même titulaire.

Quand faire opposition ?

Contrairement à la France, où une opposition doit être faite dans les deux mois suivant la publication d’une demande de marque contestée, en Allemagne, le dépôt d’une opposition doit être fait dans un délai de 3 mois à compter de la date de publication de l’enregistrement de la marque (§41 MarkenG).

Il est donc essentiel, compte tenu des avantages de la procédure d’opposition, de mettre en place une surveillance de marques réalisée par un professionnel. Cela permet d’identifier les nouvelles marques identiques ou similaires et de s’y opposer à temps.

La surveillance professionnelle de la marque sert donc également à se protéger contre le risque de dilution de sa propre marque et à maintenir son caractère distinctif.

Quels sont les coûts d’une opposition ?

Devant le DPMA, une redevance d’opposition à hauteur de 250 euros est à prévoir lorsque l’opposition n’est fondée que sur une seule marque. Une redevance supplémentaire de 50 euros doit être acquittée pour chaque fondement supplémentaire.

Après la clôture de la procédure d’opposition en droit des marques devant l’office des marques, chaque partie supporte en règle générale elle-même les frais qu’elle a engagés (§63 Abs.1 S3 MarkenG). Dans des cas exceptionnels, l’office des marques peut, dans sa décision, mettre tout ou partie des frais de procédure à la charge de l’une des parties, par exemple si la procédure d’opposition était manifestement hasardeuse.

Comment faire opposition ?

L’opposition doit être formée devant le DPMA en langue allemande, au moyen de formulaires à remplir et disponible sur le site officiel de l’office.

Contrairement à la procédure d’opposition devant l’INPI en France, le dépôt d’une argumentation ou d’observations au soutien de l’opposition est facultatif.

L’opposition s’effectue :
 par courrier : attention, la date de l’opposition est la date de réception de l’opposition par l’office et non la date d’envoi ;
 par fax ;
 ou au moyen du logiciel de communication avec le DPMA : DPMA DirektPro.

Que se passe-t-il ensuite ?

Depuis 2019, un délai d’au moins deux mois est accordé à la demande conjointe des deux parties pour parvenir à un règlement à l’amiable. Ce délai est nommé « Cooling-off ». Ce délai, peut faire l’objet de prolongations au moyen de demandes conjointes des parties.

Si les parties ne sont parvenues à aucun accord, alors lorsqu’aucun délai de négociation n’a été demandé, le déposant - le titulaire de la demande de marque - dispose d’un délai de deux mois pour répondre à l’opposition formée contre sa demande de marque.

Puis le DPMA examine la procédure, le bien-fondé de l’opposition et rend sa décision.

Quelles sont chances de succès d’une opposition ?

L’existence d’un risque de confusion au sens de la loi allemande sur les marques (MarkenG) dans le cadre d’une procédure d’opposition devant le DPMA - tout comme dans le cadre d’une procédure d’opposition devant l’EUIPO conformément au règlement sur la marque de l’Union européenne (RMUE) - doit être appréciée selon :
 la similitude des produits ou services dont la protection est demandée par les marques en comparaison,
 la similitude phonétique, visuelle et conceptuelle des signes distinctifs en comparaison, et
 le caractère distinctif de la marque antérieure.

De sorte qu’une similitude moindre entre les produits peut être compensée par une similitude plus grande entre les signes ou par une distinctivité plus élevée de la marque antérieure, et inversement.

Marie-Avril Roux Steinkühler LL.M. Certified IP/IT Lawyer - Paris - Berlin MARS - IP Bleibtreustr. 20 - D-10623 Berlin 26, rue du Quatre-Septembre - F-75002 Paris www.mars-ip.eu [->mars@mars-ip.eu]