Dans les affaires, timing is everything, mais lorsqu’il s’agit de déterminer le titulaire d’une marque, cela dépend de ce que vous avez fait et où vous l’avez fait.

Les marques sont des droits territoriaux régis par les lois de la juridiction (pays ou région) concernée. Tous les pays n’ont pas le même système pour déterminer le titulaire d’une marque et quand certains se basent sur le système du premier déposant, comme en France, d’autres se fondent sur le système du premier usage, comme en Australie.

Dans le premier cas, le premier agent économique à déposer sa demande d’enregistrement de marque est considéré comme le titulaire des droits sur la marque, même si un autre personne a utilisé la marque non enregistrée dans ce pays avant la date de dépôt de la demande (sauf à démontrer la mauvaise foi du premier déposant, ce qui peut s’avérer délicat). Dans certains cas, si une marque est bien connue ou célèbre, une demande déposée plus tard peut également l’emporter.

Mis à part la catégorie spécifique des marques notoires, le système du premier déposant implique littéralement une course au dépôt à l’Office des marques.

A première vue, le système du premier déposant (First-to-file) peut sembler injuste car il avantage les Trolls ou squatteurs, déposants malveillants qui enregistrent des marques sans intention d’en faire usage mais dans l’espoir de les revendre ou les offrir sous licence à grand prix.

Néanmoins, le système First-to-file garantit plus de sécurité aux agents économiques une fois l’enregistrement de la marque obtenu et le registre des marques offre une plus grande certitude sur le titulaire des marques qu’il contient.

Avec le système du premier usage (First-to-use), le premier utilisateur d’une marque qui procède à un dépôt tardif, peut l’emporter sur une demande de marque déposée avant la sienne. Ce système protège le premier usage de bonne foi de la marque, sans tenir compte de la course au dépôt.

Cependant, un agent économique peut légitimement ignorer l’usage antérieure d’une marque par un autre agent, il existe donc des exceptions. Par exemple, en Australie, l’office dispose du pouvoir discrétionnaire d’enregistrer une marque sur la base d’un usage concurrent de bonne foi (Honest concurrent use).

L’information étant désormais très accessible en ligne, il est concevable, voire probable, qu’une personne puisse reprendre la marque d’un autre pour profiter de son succès. Les conséquences de cette reprise malveillante peuvent être dramatiques si cette personne enregistre la marque dans un pays commercialement important où le système du premier déposant s’applique.

Heureusement, une stratégie de dépôt bien pensée pour la protection internationale et un timing impeccable grâce aux Conventions internationales permettent de rester en tête de la course en France, comme en Australie.

Quentin Dequiret, Avocat au Barreau de Paris Registered Foreign Lawyer en Australie Paris – Sydney [->quentin@gestalt.law] www.gestalt.law/team/quentin-dequiret