En s’engageant « pour cette vie et celle d’après », l’on songe habituellement à l’univers et à l’au-delà. Mais avec l’interposition du métavers, la réalité change, se virtualise et est augmentée.

A titre liminaire.

Le métavers est un ensemble immatériel dans lequel il est possible d’interagir via un avatar, sorte d’ombre numérique d’une personne réelle. Ce "nouveau monde" ronge la frontière entre le réel et virtuel et rapproche ces deux espaces dans une parfaite hybridation.

L’interconnexion des espaces physiques que réalise le web se ressent particulièrement dans le droit des marques où la protection est effectuée par pays ou au sein d’une instance régionale comme l’Organisation africaine de la Propriété intellectuelle (OAPI). De fait, le droit des marques restaure les frontières partout où le web tente de les abolir. Ce droit dynamique repose sur la capacité d’innovation et est au cœur de la protection des actifs de propriété intellectuelle.

Cette capacité se décuple avec le numérique, le commerce électronique et de nouveaux modèles apparaissent sans cesse. C’est ainsi qu’en 2014, les NFT (non fongible token) sont apparus. Jetons cryptographiques stockés sur une blockchain, les NFT sont des fichiers de données uniques infalsifiables.

Le cas Mason Rothschild C/ Société Hermès.

L’artiste numérique Mason Rothschild a créé une série de plusieurs interprétations NFT du sac Birkin de la société Hermès qu’il a intitulée MetaBirkin. Il l’a par la suite proposée à la vente via internet. Les sacs Hermès sont connus pour leur qualité et ne sont en rien des produits enregistrés ou protégés dans la classe des actifs numériques.

Désapprouvant la reproduction sous forme de NFT de son sac Birkin, la société Hermès obtient la cessation des agissements discutés sur une première plateforme. Mais l’artiste continue ses activités de commercialisation sur d’autres plateformes. Hermès décide alors d’engager une procédure devant un tribunal de l’Etat de New York.

Dans la mesure où les sacs Birkin faisaient l’objet d’une protection par le droit des marques, leur reproduction illicite est une contrefaçon. Hermès qui désapprouve cette reproduction numérique caractérise des griefs comme la fausse appellation d’origine, la dilution de marque, la concurrence déloyale, le cybersquatting, l’atteinte à la réputation…

Dès lors, il se pose une première question. La protection de la marque Birkin dans le monde réel s’étend-elle au métavers ?

Pour justifier la réponse affirmative, Hermès conclut que le recours au nom « Birkin » à des fins commerciales comme il en est dans le monde réel et l’identité des valeurs des sacs NFT et physiques postulent à l’efficacité de la protection des objets virtuels.

Sous ces vues Hermès sollicite du juge l’interdiction de tout usage en lien avec ses œuvres et de tous actes de nature à créer une confusion auprès du public ou porter atteinte à sa réputation.

En réponse à ces demandes, le défendeur expose qu’à travers ses réalisations, il a voulu rendre hommage au modèle type de la marque de maroquinerie en proposant sous forme de NFT ses propres interprétations du sac de luxe. Il oppose ensuite le principe de la liberté d’expression relevant du premier amendement de la constitution américaine. Il évoque ainsi le côté artistique de son œuvre qui permet de dénoncer le traitement réservé aux animaux dont la peau est utilisée pour la confection des sacs.

Il prétend qu’en reproduisant des sacs avec fourrure alors que ce n’est pas l’habitude de la marque Hermès, il entendait démontrer qu’il était tout à fait possible de commercialiser des sacs sans maltraiter des animaux. L’artiste plaide que les NFT MetaBirkins sont protégés par le test Rogers v. Grimaldi de 1989 du Second Circuit, lequel a établi le standard « explicitement trompeur ». Selon ce test Rogers, le tribunal a jugé que les utilisateurs d’une marque sont protégés contre les plaintes pour contrefaçon si leur utilisation est à la fois une expression artistique et n’induit pas explicitement les consommateurs en erreur.

Le projet largement relayé par la presse, avait suscité l’engouement et un des premiers MetaBirkins s’était vendu à 9.9 ETH sur la Blockchain, soit l’équivalent de 39 600 dollars. Au total Mason Rothschild aurait empoché près de 800 000 dollars sur OpenSea, une marketplace dédiée aux NFT grâce à la vente de ses sacs virtuels.

La confrontation des arguments pose la question de savoir si l’œuvre numérique de l’artiste entraine contrefaçon des sacs réels de la société Hermès.

Pour répondre à la question, il est utile de déterminer le domaine de la protection adossée aux œuvres de la société Hermès.

Pour rappel, la distinctivité est la condition de validité d’une marque. Une marque dépourvue de caractère distinctif ne peut être valablement enregistrée.
En l’espèce, la distinctivité des signes repose sur l’élément « Birkin » dont la réputation est manifeste. La désignation MetaBirkin allie simplement le préfixe descriptif Meta à l’élément distinctif Birkin.

Le cas permet d’interroger le droit africain de la propriété intellectuelle aux égards de savoir s’il offre à l’auteur d’une création et au titulaire d’une marque les moyens de lutter contre son utilisation non autorisée.

L’exploitation illicite d’une œuvre sans l’avis de l’auteur.

Au sein de l’OAPI, l’auteur jouit de droits patrimoniaux qui le protègent contre la reproduction non autorisée. Cette protection du droit d’auteur résulte des législations nationales. Le créateur jouit de droits moraux qui rattachent l’œuvre à sa personne. Sauf si le cas contesté résulte des exceptions légalement admises, l’atteinte au droit d’auteur est passible de sanctions civiles et pénales au sein de l’OAPI.

La représentation numérique des produits protégés par une marque.

L’adaptation numérique d’une marque sans l’avis du titulaire est une contrefaçon dans la mesure où elle expose au risque de confusion dans l’esprit du public. Le risque de confusion s’apprécie en comparant les produits et/ou services désignés par la marque antérieure avec les produits et/ou services commercialisés sous le signe litigieux. Les similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles entre les signes concernés doivent également être prises en considération.

Dans le cadre de l’affaire MetaBirkin, les sacs relèvent de la classe 18 de la classification internationale de Nice. Cette classe vise les « Cuir et imitations du cuir ; peaux d’animaux ; bagages et sacs de transport ; parapluies et parasols ; cannes ; fouets et sellerie ; colliers, laisses et vêtements pour animaux ». Cette classe n’intéresse pas les produits et services numériques. De fait une protection obtenue en classe 18 ne peut être opposée à une œuvre numérique qui relève au vrai de la classe 9 concernant les

« appareils et instruments pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction ou le traitement de sons, d’images ou de données ; supports enregistrés ou téléchargeables, logiciels, supports d’enregistrement et de stockage numériques ou analogues vierges… ».

Il est manifeste que l’absence des produits et services de la société Hermès dans la classe 9 puisse amener à hésiter sur la pertinence de l’extension de la protection sur internet des objets réels de la classe 18. L’approche n’est pas inédite. La Cour Suprême britannique a déjà eu l’occasion de reconnaître que les NFT devaient être appréhendés comme des biens susceptibles de protection légale en tant que tel. Il s’entend ainsi que la protection des NFT est autonome et distincte de celle attachée aux objets réels auxquels les NFT seraient adossés.

Plusieurs marques ont déjà entrepris de protéger la représentation numérique de leurs produits.

Le différend opposant la société Hermès à Mason Rothschild éclaire les enjeux de la protection intellectuelle et le besoin constant d’ajustements face aux défis technologiques.

Un litige ouvert.

La Cour américaine du District Sud new-yorkais a rejeté le 05 mai 2022 la requête en rejet (motion de non-lieu) formulée par M.R. [1]. L’affaire sera donc évoquée sur le fond.

Une solution attendue.

La solution à venir sera pleine de conséquences. Elle peut incliner au précédent britannique obligeant ainsi les déposants de marques à se positionner sur le net au risque de voir leurs activités être désorganisées par des concurrents jouant de la réputation des produits et services concernés.

Les instances de protection de marques comme l’OAPI seront très sollicitées dans les jours à venir.