Une récente décision des chambres de recours de l’Office Européen des Brevets sur la base d’un recours formé par le titulaire du brevet traite de plusieurs questions relatives à la suffisance de description dans les revendications de brevet en chimie.

Une insuffisance de description constatée.

Dans l’affaire T1742/19 (Composition pharmaceutique contenant un agent anti-nucléant [1]), les chambres de recours de l’Office européen des brevets (OEB) ont examiné divers points relatifs à la suffisance de la divulgation dans les descriptions de brevets.

Parmi les différents points soulevés, la Chambre constate une insuffisance de description de deux revendications dont l’objet revendiqué concerne une certaine quantité d’une forme particulière (dite forme 1) d’un sel de potassium de formule A, A étant un composé organique de type alcaloïde, mélangé à une certaine quantité d’un agent antinucléant. Le problème posé était de pouvoir obtenir la forme particulière, en l’espèce une forme cristalline, à partir des seuls exemples exposés dans le texte du brevet. Pour obtenir les cristaux, la méthode divulguée dans le brevet consistait à ensemencer le milieu à partir d’un échantillon des cristaux déjà obtenus et conservés, et qualifiés de germes de cristaux. Il y avait donc une étape de germination essentielle pour obtenir les cristaux, et aucune description qui permette de savoir comment obtenir les germes de cristaux.

Ce manque d’explication n’a pas échappé à la chambre, considérant que l’homme du métier n’avait pas suffisamment d’explication dans le texte de la partie expérimentale pour pouvoir déterminer comment obtenir les premiers cristaux.

Description des brevets et nécessité d’une recherche supplémentaire.

Le titulaire a rétorqué que l’obtention des premiers cristaux dits germes fait partie des connaissances de l’homme du métier qui sait quel système de solvant il doit choisir pour obtenir une forme particulière. Le breveté utilise également le document D11 cité pendant l’opposition pour démontrer que l’ensemencement n’est qu’une étape facultative.

La chambre n’est pas de cet avis et précise que l’étape de germination/ ensemencement n’est qu’une invitation à l’homme du métier à devoir réaliser un véritable programme de recherche en vue de définir comment obtenir les cristaux de forme 1, et que le document D11 ne cible pas suffisamment le procédé selon l’invention pour convaincre du caractère facultatif de l’étape d’ensemencement. La chambre suit une jurisprudence constante des chambres de recours concernant l’invitation à effectuer un programme de recherche comme témoignant du caractère insuffisant de la description, et suit ainsi d’autres décisions des chambres de recours allant dans ce sens comme T0516/99, T0435/91 ou plus récemment T1063/06.

La chambre donne par ailleurs un autre éclairage intéressant, sur la suffisance de description de l’agent antinucléant, avec un avis favorable cette fois-ci.

Comment assurer une description complète des brevets.

Cette décision montre une fois encore que la description des exemples dans les brevets doit faire appel aux conseils en propriété industrielle en étroite collaboration avec les inventeurs.

Stéphane Masi est Conseil en Propriété Industrielle & Mandataire Européen auprès de l'OEB Novagraaf - Conseils en Propriété Intellectuelle Brevets - Marques - Dessins & Modèles https://www.novagraaf.com/fr