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  • Parution : 29 août 2006

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Guide de lecture.
 

L’usage d’une marque sous une forme modifiée pour combattre sa déchéance en cas de pluralité de dépôts : la fin de la jurisprudence « Au Lotus », par Martin P. Schmidt, Conseil en Propriété Industrielle

Il arrive fréquemment qu’un déposant possède plusieurs marques comportant des signes similaires, mais ne les utilise pas toutes : soit parce qu’il réactualise régulièrement le signe qu’il exploite (surtout un signe figuratif), soit parce qu’il entend renforcer sa protection contre l’imitation en déposant des « marques de barrage » dans le but de s’opposer au dépôt par des tiers de marques similaires. Dans ce cas, il sera tenté de s’opposer à la marque du tiers sur la base de la marque la plus proche qu’il possède. Cette marque la plus proche n’est pas nécessairement une marque qu’il exploite à l’identique. Par ailleurs, lorsque le déposant ne dispose pas d’une marque comportant un signe identique à celui qu’il utilise, il doit baser une éventuelle action en contrefaçon sur une de ses marques similaires.

Dans ces deux cas, si la marque du déposant est soumise à l’usage obligatoire, le défendeur va faire valoir la déchéance de cette marque pour non usage. Or, pour combattre la déchéance de sa marque enregistrée, la loi n’oblige pas un titulaire d’exploiter un signe de manière identique à celui enregistré. Cela ressort de l’article L. 714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle :

« Encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.
Est assimilé à un tel usage : (...)
b) L’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif.
 »

Cette disposition est inspirée de l’article 5 C 2 de la Convention d’Union de Paris :
« L’emploi d’une marque de fabrique ou de commerce, par le propriétaire, sous une forme qui diffère, par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée dans l’un des pays de l’Union, n’entraînera pas l’invalidation de l’enregistrement et ne diminuera pas la protection accordée à la marque.  »

Le règlement sur la marque communautaire (Règlement CE 40/94, art. 15) et la Directive n° 89-104 du Conseil (Directive d’harmonisation), article 10.2 (a)) comportent des dispositions analogues.

La question de savoir dans quelles conditions la modification du signe utilisé n’altère pas son caractère distinctif a fait l’objet de nombreuses décisions. Mais il se pose un deuxième problème qui, lui, ne ressort pas des textes. Selon la jurisprudence française dominante, cette disposition ne s’appliquait pas en cas de pluralité de marques : l’exploitation d’une marque M1 ne permet pas de combattre la déchéance d’une marque enregistrée M2, similaire à M1, si la marque M1 a fait l’objet d’un enregistrement. C’est la jurisprudence « Au Lotus » que l’Assemblée Plénière de la Cour de Cassation (1) a rendue en 1992 dans le cadre de la loi du 31 décembre 1964, dont l’article 11 ne prévoyait pas encore la possibilité d’un usage de la marque sous une forme modifiée pour combattre la déchéance. Mais l’arrêt visait également et spécifiquement l’article 5 C 2 de la Convention d’Union de Paris, et c’est sur cette base que cet arrêt de 1992 a cassé un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 29 mars 1989, rendu après renvoi sur cassation (Cass. Com. 24 juin 1986), en énonçant :

« Attendu (...) que l’exploitation d’une marque enregistrée, analogue à une autre marque enregistrée, ne vaut pas exploitation de cette dernière et que l’article 5C2 de la Convention d’union de Paris ne trouve application que si une seule marque est en cause, la cour d’appel a violé le texte susvisé  ».

En l’absence de motivation de cet arrêt de cassation, on peut déduire une interprétation téléologique de la jurisprudence antérieure et postérieure (Partie I). Cependant, dans deux arrêts de cassation en date du 14 mars 2006, la chambre commerciale de la Cour de Cassation vient d’écarter cette jurisprudence sur la base d’une simple analyse textuelle (Partie II).

I. L’interprétation téléologique de l’article L 714-5 CPI ...

L’arrêt de l’Assemblée Plénière de 1992 a validé une interprétation téléologique de l’article 5 C 2 de la Convention de Paris qui avait été développée par des arrêts précédents de cours d’appel. A titre d’exemple, dans un arrêt de 1983 (affaire « Napoléon »), la Cour d’Appel de Paris (2) avait basée sa décision sur la volonté présumée du déposant :

« Le fait même que (le déposant) ait jugé nécessaire de déposer des marques qui diffèrent même légèrement les unes des autres, est démonstratif de sa volonté d’obtenir des droits privatifs sur des signes qu’[il] n’estimait pas assimilables les uns aux autres. »

La Cour d’Appel énonce ici un critère que l’on peut appeler, selon la formulation d’un arrêt postérieur (voir ci-dessous), le « critère de volonté de protection spécifique » : c’est parce que le déposant a enregistré une deuxième marque, similaire à la première, qu’il démontre son intention de considérer que les deux signes ne sont pas assimilables l’un à l’autre, et cela quel que soit le degré de similitude des deux signes. Par conséquent, l’industriel qui dispose d’une pluralité de marques enregistrées similaires peut se trouver pénalisé par rapport à la situation dans laquelle il ne posséderait qu’une seule marque : au lieu de renforcer sa position juridique par le dépôt d’une pluralité de marques similaires, il l’affaiblit.

Par ailleurs, selon ce même arrêt, la finalité de la procédure de déchéance, à savoir « débarrasser les registres de l’Institut National de la Propriété Industrielle de marques qui y ont été enregistrées mas qui ne sont pas exploitées » permettrait de motiver la conclusion que « dès lors le titulaire de différentes marques présentant une certaine analogie ne saurait prétendre conserver ses droits sur une marque, tout en utilisant une autre  ».

Ces deux arguments avaient été repris par un arrêt rendu un an plus tard par la même Cour dans l’affaire « Oxycrem » (3). Par la suite, la jurisprudence « Au Lotus » a été largement appliquée par les tribunaux et cours d’appel, et la formule de l’arrêt de l’Assemblée Plénière a été reprise dans plusieurs arrêts récents. A titre d’exemple, dans un arrêt du 23 avril 2003, la Cour d’Appel de Paris (4) a jugé que :

« mais considérant que l’exploitation d’une marque enregistrée, analogue à une autre marque enregistrée, ne vaut pas exploitation de cette dernière, l’article L. 714-5 alinéa 2-b) qui admet l’usage sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, ne recevant application que si une seule marque est en cause ;
Qu’en procédant à deux dépôts distincts pour des produits similaires, la société (...) a manifesté son intention d’obtenir des droits privatifs distincts sur deux dénominations voisines qu’elle estimait dotées d’un pouvoir distinctif propre (...).
 »

Des décisions similaires ont été rendues par la 4ème chambre de la Cour d’Appel de Paris le 22 novembre 2002 (5) et le 24 octobre 2003 (6), et par le TGI de Paris le 18 juin 2000 (7).

La faiblesse juridique de l’interprétation téléologique sur la base de la jurisprudence « Au Lotus » est devenue pleinement apparente lorsque la Cour d’Appel de Paris a élaboré dans deux arrêts de 1999 (8) et 2000 (9) une distinction entre l’effet d’un dépôt et l’effet d’un rachat de marques similaires sur leur déchéance. Alors que le dépôt de marques similaires démontrerait, selon la motivation de ces arrêts, l’intention du déposant d’obtenir un droit privatif sur des signes qu’il n’estime pas assimilables les uns aux autres, le rachat de marques similaires ferait apparaître une intention toute autre :

« Mais considérant que les marques Rancho et Rancho Fiesta n’ont pas été déposées par (l’intimée) ; qu’il n’est donc pas possible de déduire de ces dépôts portant sur des signes légèrement différents une volonté de protection spécifique pour chacun d’entre eux ; que l’intimée fait au contraire valoir à juste titre qu’elle a voulu conforter ses droits en procédant à l’acquisition de marques antérieures  ».

On ne voit pas pour quelle raison la volonté présumée du titulaire de la marque dépendrait du mode d’acquisition de ses marques : pourquoi serait-il permis à un cessionnaire de « conforter ses droits en procédant à l’acquisition de marques antérieures » alors que le dépôt de plusieurs marques similaires par le même déposant est interprété en sa défaveur comme preuve de sa volonté d’acquérir une protection spécifique pour chacune de ces marques : cette distinction entre un déposant et un cessionnaire face à la déchéance en cas de pluralité de marques paraît juridiquement artificielle et ne correspond pas aux réalités de la vie économique.

II. ... écartée au profit d’une analyse textuelle

Avant l’arrêt « Au Lotus », il y a eu quelques décisions dans le sens contraire. L’arrêt « Au Lotus » de 1992 avait donc au moins le mérite de clarifier une situation jurisprudentielle incertaine. Mais il a été contesté par une partie de la doctrine (10) (11), et parfois les tribunaux ont refusé de suivre la jurisprudence de l’arrêt « Au Lotus ».

Comme l’avait fait remarquer Pierre-Jean Dechriste (12) dans une étude parue en 1998, l’article 5 C 2 de la Convention d’Union de Paris est un texte de rédaction claire et de portée générale, et il ne comporte pas d’autre condition ou restriction pour écarter la déchéance de la marque. A notre avis, un texte clair n’a pas à être interprété ; en ce sens, l’attendu de la décision de l’Assemblé Plénière de 1992 ajoute une restriction qui ne ressort pas du texte et qui n’est pas motivée. L’exigence supplémentaire que pour combattre la déchéance, la marque sous la forme telle qu’utilisée ne doive pas faire l’objet d’un enregistrement équivaut en effet à une sanction non prévue par le texte.

Dans un arrêt de 1991, le TGI de Paris (13) avait déjà constaté que l’article 5 C 2 de la Convention de Paris « n’exige pas que la marque modifiée sous la forme dans laquelle elle est exploitée ne soit pas elle-même enregistrée », et « qu’il s’ensuit que l’existence de deux dépôts distinctifs ne saurait faire écarter l’application de ce texte.  »

Le 21 janvier 2000, la 4ème chambre de la Cour d’Appel de Paris avait rendu un arrêt (14) qui écarte la jurisprudence « Au Lotus » au motif que « la déchéance étant une sanction, les conditions de son application doivent être interprétées strictement ; que les textes susvisés faisant référence à l’emploi d’une marque sous une forme modifiée sans distinguer si cette forme modifiée fait ou non l’objet d’un enregistrement distinct à titre de marque ». Quelques années plus tard, cette même chambre, autrement composée, s’est cependant alignée sur l’arrêt « Au Lotus ».

Face à cette situation jurisprudentielle et doctrinale, on devine facilement la gêne du conseil en propriété industrielle à recommander à son client de se constituer un portefeuille de marques de barrage pour la protection de sa marque phare, ou un portefeuille de marques représentant des déclinaisons de gammes, sauf à lui conseiller de faire enregistrer chaque modification, même mineure, du signe exploité, ce qui engendre un coût plus important.

Dans deux arrêts de cassation (15) (16) en date du 14 mars 2006, la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation vient de mettre fin à la jurisprudence « Au Lotus » de l’Assemblée Plénière en 1992 :
« Attendu que pour prononcer la déchéance de la marque (...), l’arrêt retient que l’exploitation d’une marque voisine de la marque enregistrée litigieuse ne vaut pas exploitation de cette dernière ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que le texte susvisé exige seulement que la marque exploitée ne diffère de la marque enregistrée et non exploitée que par des éléments n’en altérant pas le caractère distinctif, peu important que la marque modifiée ait été elle-même enregistrée, la cour d’appel a violé les dispositions de ce texte
 ».

Un troisième arrêt (17) du même jour confirme la non application de la jurisprudence « Au Lotus ». Ces trois arrêts visent l’article L 714-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, mais sont certainement applicables aussi aux autres textes analogues (Convention d’Union de Paris, Règlement sur la marque communautaire).

La motivation de ces arrêts se base simplement sur une analyse textuelle, comme cela avait été suggéré par la doctrine et les arrêts qui ont refusé de s’aligner sur la jurisprudence de l’Assemblée Générale de la Cour de Cassation de 1992 : le texte de la loi n’exige pas la condition supplémentaire que le signe modifié dont l’exploitation est opposée à la déchéance d’une marque enregistrée n’ait pas lui-même été enregistré comme marque - ajouter cette condition supplémentaire reviendrait à créer ex nihilo une sanction.

Il semble donc que désormais, la question de savoir si les éléments par lesquels un signe utilisé par le titulaire d’une marque diffère du signe de sa marque enregistrée altèrent le caractère distinctif de cette dernière ne dépend plus de l’existence d’autres marques similaires appartenant au même titulaire, ni de la présumée volonté du titulaire. Par conséquent, bien que cela n’ait pas fait l’objet des arrêts su 14 mars 2006, il semble raisonnable de penser que le mode d’acquisition de la marque (dépôt par le même titulaire ou rachat) par ce titulaire n’influe plus non plus sur cette analyse.

Ce revirement de jurisprudence mérite l’approbation : il rétablit la sécurité juridique pour les titulaires de marques, et met fin à un raisonnement juridique qui n’avait pas de fondement dans les textes (18).

Martin P. Schmidt

Conseil en Propriété Industrielle
Cabinet IXAS Conseil, Lyon

(1) Cass. Ass. plén. , 16 juillet 1992, PIBD n° 534 (1992), III-659. JCP E-44 (1992), p. 239 (note J.-J. Burst).

(2) CA Paris (4ème), 21 mars 1983 (Ste Nicolas Napoléon c/ Sté Dulong Frères et Cie), Ann. Propr. Ind., 1983, p. 73. Pourvoi rejeté par Cass. Com. 15 janv. 1985.

(3) CA Paris, 7 mai 1984, Ann. Propr. Ind., 1984, p. 169.

(4) CA Paris, 4ème A, 23 avril 2003 (S.A. General Biscuits Belgie c/ S.A. Claude Roustang Galac).

(5) CA Paris, 4ème B, 22 nov. 2002 (Franklin Loufrani et The Smiley Licensing Corporation Ltd c/ S.A.R.L. Tomy)

(6) CA Paris 4ème B, 24 oct. 2003 (S.A. Les Complices c. SA Thierry Mugler Parfums et al.)

(7) TGI Paris 3 ème, 18 janv. 2000 (Sté des Cafés Ennasr c/ SA La Sté Grands Magasins de la Samaritaine), PIBD n° 700, III-317

(8) CA Paris 4ème, 22 janv. 1999 (SERT c/ El Rancho), PIBD n° 674 , III 168.

(9) CA Paris 4ème, 21 janv. 2000 (SNC Lancôme Parfums et Beauté c/ SAEL Papous), PIBD n° 67, III 234

(10) P.-Y. Gautier, Jurisclasseur Marques, fascicule 7405 (mai 1994), page 8.

(11) A. Thrierr et O. Thrierr, Jurisclasseur Marques, fascicule 7720 (novembre 2004), pages 23 - 25.

(12) Pierre-Jean Dechriste, RDPI n° 84, p. 21 (1998)

(13) TGI Paris 3ème, 25 oct. 1991, PIBD n° 517, III-147 (1992) (Sté Produits Laitiers Riches Monts et al. c/ Fromagerie Roussel s.a. et al.)

(14) CA Paris 4ème, 21 janv. 2000, PIBD n° 697, III-234 (2000) (SNC Lancôme Parfums et Beauté c/ SARL Papous)

(15) Cass. Com. 14 mars 2006 (Franklin X. et al. c/ Sté. Pier Import Europe et al.)

(16) Cass. Com. 14 mars 2006 (Sté Trader Classified Media c/ Sté Centrale Directe).

(17) Cass. Com. 14 mars 2006 (Sté Playboy Enterprises International Inc. / Sté Etablissements Laporte)

(18) Il est intéressant de noter qu’en Allemagne, l’article 26(3) phrase 2 de la Loi sur les Marques (Markengesetz) prévoit explicitement que l’enregistrement d’une marque ne fait pas obstacle à l’efficacité de son usage pour combattre la déchéance d’une marque enregistrée similaire.

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