LE FORUM DES MEMBRES DU VILLAGE

Un groupe implanté sur l'ensemble du territoire Français, détenu depuis peu par un groupe implanté en Angleterre à dimension internationale (sauf France) souhaite déposer une marque nationale auprès de l'INPI.

Cette marque sera constituée notamment du logo de sa maison mère (implantée donc en Angleterre), étant précisé que cette maison mère n'a pas déposé ce logo.

Il me semble que le groupe Français peut déposer sans risque ladite marque en France, mais non spécialisée dans ce domaine, il me serait agréable d'avoir vos avis.

Oui, sous réserve de vérifier que la marque est disponible en France pour les produits/services envisagés. Vous pouvez faire une recherche sur ce point auprès de l'INPI.

Si la société mère est titulaire d'une marque communautaire, c'est également un bon indice.

Trop rapide pour moi François
Cyca : vous pouvez lui faire confiance, il sait de quoi il parle

Non, la société mère n'a justement a priori jamais déposé sa marque.

En conséquence, le risque que j'envisage est surtout celui de savoir quelles seront les conséquences du dépôt d'une marque par la seule fille si la mère venait à la vendre ?

La fille se verrait autoriser à utiliser la marque de sa mère alors qu'il n'y aurait plus de lien juridique entre elles.

Si la mère n'a pas autorisé expressément ce dépôt, existe t-il des risques de contestations ultérieures ?

A mon sens non mais, l'avis DU / des spécialistes est bienvenu.

Dans ce cas de figure, il serait alors plus logique que la société mère effectue elle-même le dépôt et autorise ensuite sa fille à utiliser la marque.
Il est en effet possible dans certaines conditions que le dépôt effectué par la fille soit considéré comme frauduleux des droits de la mère...

Marie-Gwen a écrit :Dans ce cas de figure, il serait alors plus logique que la société mère effectue elle-même le dépôt et autorise ensuite sa fille à utiliser la marque.
Il est en effet possible dans certaines conditions que le dépôt effectué par la fille soit considéré comme frauduleux des droits de la mère...

Voilà justement le problème ! Est ce que la fille prend des risques à le faire ou pas ?
Il me semblait effectivement plus logique que la mère dépose la marque et concède son utilisation à sa fille. Mais en l'espère, la fille souhaite déposer en son nom pour gagner en autonomie étant précisé que la mère n'a jamais rien déposé du tout.

Il est probable, si la marque à déposer est un logo, que la mère puisse revendiquer un droit d'auteur qui viendrait entâcher le dépôt de la fille. Eventuellement, il faut que la fille recueille l'aval de la mère pour procéder au dépôt en son nom propre, et/ou s'engage à transférer la propriété du titre à la mère le cas échéant.
En théorie, si la mère n'a jamais rien déposé, la fille peut procéder au dépôt sans risque. En pratique, tout dépend de l'usage que la mère fait déjà du signe, l'appréciation du risque encourru étant en l'espèce difficile à faire sans connaître les circonstances précises, désolée...
François vous en dira peut-être plus demain

En attendant, merci beaucoup pour vos précisions.

Je ne pense pas qu'il y ait de gros risques dans la mesure où la mère n'exploite pas en France, que la marque/logo n'est déposé par la mère, ni en France, ni à l'international.

Bien cordialement.

Je n'ai pas de solution définitive à votre question mais je vais essayer de réfléchir avec vous

Je pense qu'il peut effectivement y avoir des risques pour la filiale à déposer sans l'accord de la société mère. Cette situation ne serait d'ailleurs pas non plus très sécurisante pour la société mère.

2 questions préliminaires à vous poser :

- à défaut de marque française déposée par la société mère ou de marque communautaire (ie qui couvre la France), est-ce que la marque est suffisamment connue pour être assimilée à une marque notoire au sens de l'article 6bis de convention d'union de Paris ? - est-ce que la dénomination sociale de la filiale française reprend la marque ?

Dans l'un et l'autre cas, la "dénomination" n'est pas complètement dépourvue de protection en France et cela pourrait suffire à pallier le désaccord entre la société mère et la filiale sur l'opportunité d'un dépôt.

A défaut, la meilleure solution est celle indiquée par MG : dépôt par la société mère avec concession de licence au profit de la filiale française.

Si la société mère ne souhaite vraiment pas déposer en son nom, il me semble néanmoins nécessaire que la filiale obtienne son accord pour déposer directement.

D'ailleurs, on comprend parfaitement la nécessité d'un dépôt français afin d'éviter qu'un tiers ne procède à un dépôt à son tour et vienne corser encore la situation, au détriment de la mère et de la filiale cette fois.

Dès lors, on peut envisager 2 possibilités :
- la société mère est ok et donne une autorisation sans condition particulière
- la société mère n'est pas ok et vous pouvez faire la contre-proposition suivante :autorisation de dépôt par la mère à la filiale avec obligation corrélative pour cette dernière de rétrocéder la marque à la mère en cas de cession du fonds de commerce (dont la marque est l'un des éléments fondamentaux avec la clientèle) à un tiers. Un tel mécanisme pourrait toutefois avoir une incidence sur la valeur de la filiale. Il faudrait également se pencher sur ses incidences fiscales. Mais cela induit cette fois un risque pour la filiale en cas de cession puisqu'elle perdrait toute possibilité d'exploiter la marque, sous réserve d'une très hypothétique concession de licence à l'occasion de la cession.

François

Effectivement, on voit le spécialiste !

Alors pour compléter le contexte :
Non il ne s'agit pas d'une marque notoirement connue et non, la marque ne reprend pas la dénomination de la mère.

C'est pourquoi je pensais qu'il n'y avait que peu de risques à déposer, sans l'autorisation de la mère.

Il est évident qu'une autorisation serait la bienvenue mais c'est bien là la difficulté. La direction de la filiale ne l'entend pas vraiment de cette oreille et je voudrai mesurer les risques pour encadrer mon conseil et inciter à la demande d'autorisation.

En l'espèce, il me semble que c'est la nullité du dépôt de la marque qui pourrait être encourue ?