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Est-il possible de protéger un élément décoratif d’un sac ?

Par Marie-Andrée Weiss, Avocat.

Un récent arrêt de la cour d’appel de Paris, CA Paris, Pôle 5, ch.2, 22 septembre 2017, n°16/14152, montre les difficultés que peuvent rencontrer les entreprises de mode souhaitant protéger leurs créations par le droit des marques, en particulier si elles ne peuvent bénéficier de la protection du droit d’auteur.

La société Balenciaga avait poursuivi pour contrefaçon de droit d’auteur et de marque une société de distribution de produits de maroquinerie qui avait importé en France des sacs, retenus en douane pour contrefaçon de sacs Balenciaga.

Une poche ornementale orne les sacs Balenciaga ‘Baby Daim’,‘Classic Sunday’ et ‘Classic Tool’. Cet empiècement avait été apposé pour la première fois sur le sac ‘First’, créé en août 2001 par Nicolas Ghesquière, alors directeur artistique de Balenciaga, modèle qui fut ensuite décliné dans une gamme de sacs portant tous cet empiècement.

Balenciaga avait enregistré en 2013 cet empiècement en classe 18 en tant que marque figurative, décrite comme « constituée d’une poche ornementale comprenant une fermeture éclair, une lanière et une seconde pièce intérieure revêtue de deux rivets, ainsi que de deux pièces aux extrémités droite et gauche, comprenant chacune une boucle et deux rivets ».

Le tribunal de grande instance de Paris avait déclaré le 23 juin 2016 les demandes de Balenciaga au titre du droit d’auteur irrecevables et avait en outre annulé la marque figurative pour défaut de distinctivité. Balenciaga avait interjeté appel.

La cour d’appel reconnut bien que les sacs ‘Baby Daim’ et ‘Revers’ sont protégés par le droit d’auteur car la combinaison de leurs éléments, tels que décrits par Balenciaga, le choix des éléments de la poche, ainsi que leur positionnement sur cette poche, étaient des choix purement arbitraires, relevant d’un parti pris esthétique portant l’empreinte de la personnalité de l’auteur et étaient par conséquent protégés par le droit d’auteur.

Tel n’est pas toujours le cas pour les sacs. La cour d’appel de Paris avait ainsi refusé, le 29 novembre 2016, CA Paris, Pôle 5, ch.1re, 29 novembre 2017, n°15/08734, la protection du droit à un modèle de sac dont les caractéristiques revendiquées par l’auteur, telles sa forme rigide matérialisée par ses côtés de forme quasi-rectangulaire et son système de fermeture à baguettes rectangulaires, « existaient déjà, isolées ou combinées entre elles, dans l’art antérieur et leur combinaison, banale » et qu’ainsi ne procédaient d’aucun apport créatif.

La Cour d’appel n’apprécia pas si les sacs ‘Classic Sunday’ et ‘Classic Tool’ étaient bien originaux car Balenciaga n’avait pas démontré leur divulgation. Rappelons que l’auteur d’une œuvre ne peut être qu’une personne physique, et qu’il est présumé que l’auteur est celui sous le nom duquel l’œuvre est divulguée. Mais l’exploitation de l’œuvre par une personne morale, sous son nom, fait présumer qu’elle est en l’auteur à l’égard des tiers recherchés en contrefaçon, à moins que la qualité d’auteur ne soit revendiquée par des tiers, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

La cour d’appel ne reconnut pas toutefois que les sacs importés et saisis en douane contrevenaient au droit d’auteur de Balenciaga car ils ne donnent pas une impression visuelle identique. La cour d’appel ne reconnut pas non plus que Balenciaga était investi des droits d’auteur sur l’empiècement de ces sacs car il n’en est qu’un élément ornemental et ne pouvait être distingué des sacs eux-mêmes comme œuvre propre.

Balenciaga avait enregistré cet empiècement comme marque figurative en France, mais la cour d’appel de Paris confirma l’annulation de la marque, car elle est dépourvue de caractère distinctif et qu’ainsi ne peut permettre aux consommateurs de distinguer l’origine du produit. L’empiècement a «  un caractère purement fonctionnel et décoratif » mais n’a jamais rempli de fonction de marque. Cet empiècement est toujours protégé comme marque aux Etats-Unis.

Marie-Andrée Weiss
Avocat au barreau de Strasbourg et de New York, Cabinet Fidal Strasbourg

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Vos commentaires

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  • Le 25 octobre à 12:49 , par François Lesaffre avocat

    Bien sûr, la protection la plus efficace aurait été celle des dessins et modèles.