En France, l’invalidité d’une marque enregistrée ne peut pas être soulevée d’office par l’Institut National de la Propriété Industrielle chargé de recueillir le dépôt d’enregistrement des marques.
Une marque enregistrée, a une validité de 10 ans, indéfiniment renouvelable, même s’il importe de préciser que tout intéressé peut obtenir en justice (action principale ou reconventionnelle) la déchéance d’une marque en rapportant la preuve que cette-dernière n’a pas été exploitée ou pas suffisamment pendant un délai de 5 années continues. (Article 714-5 du code de propriété intellectuelle).
Ainsi, sauf action d’un tiers intéressé, la validité d’une marque n’est presque jamais vérifiée postérieurement au dépôt en France, ce qui peut être très déroutant pour le titulaire d’une marque internationale visant notamment les Etats-Unis d’Amérique (ci-après "USA") dans la mesure où les conditions de maintien de la validité de la marque sont différentes.
En effet, aux USA, le titulaire d’une marque doit pour conserver ses droits, fournir à l’office américain des marques (USPTO), une déclaration d’usage dans un délai d’un an à compter du cinquième anniversaire de l’enregistrement. A défaut de fournir une telle déclaration, la marque visée est d’office déchue pour défaut d’usage.
La déclaration d’usage doit indiquer les produits et services pour lesquels la marque est exploitée et ceux pour lesquels la marque continuera d’être exploitée et fournir des preuves d’usage.
Les preuves d’usage (par classe de service) consistent notamment en photographie de produits portant la marque, les factures n’étant donc pas acceptées.
De plus, dans le cadre du renouvellement, contrairement aux marques françaises, le titulaire doit fournir la preuve qu’il continue d’utiliser sa marque.
Enfin, alors que les marques françaises et communautaires sont en permanence soumises au risque de déchéance pour inexploitation pendant 5 années ininterrompues, aux USA, le titulaire d’une marque peut solliciter son incontestabilité après cinq ans d’usage ininterrompu.
Il convient de préciser que l’incontestabilité ne peut pas être acquise si la marque a été frauduleusement enregistrée, devenue générique, ou abandonné pour défaut d’usage.
Le titulaire souhaitant bénéficier du statut d’incontestabilité doit pouvoir justifier :
Qu’aucune décision légale visant à contester l’exploitation de cette marque n’a été rendue ;
Qu’aucune action principale contre cette marque a été rendue ;
Que le formulaire de demande a été rempli dans les temps ;
Que la marque n’est pas devenue générique.
Ce mode de fonctionnement a pour conséquence de réduire les pratiques visant à enregistrer une marque dans l’unique but de la rendre indisponible car elle conditionne la viabilité de la marque à l’obligation sine qua non d’exploitation de ladite marque.
