Régulariser la marque déposée pour une « société en cours de formation ». Par Julie Prost, Avocat.

Concrètement, l’absence de régularisation entraîne plusieurs conséquences :

Tant que la mention « société en cours de formation » persiste sur les registres de l’INPI, la marque est considérée comme la propriété des personnes l’ayant déposée, c’est-à-dire bien souvent des dirigeants et non de la société elle-même ;
La marque ne fait donc pas partie du patrimoine de la société alors même qu’il s’agit d’un élément d’identification et potentiellement de forte valeur économique ;
Si la marque était copiée par un concurrent, la société ne serait pas légitime à agir pour la défendre, seuls les dirigeant(e)s le seraient ;
Si la marque enfreignait les droits des tiers, ceux-ci pourraient agir directement contre les dirigeant(e)s et leur patrimoine personnel au lieu de la société et son patrimoine.

Ainsi, il est arrivé que des sociétés soient considérées comme irrecevables à agir en contrefaçon pour défendre une marque qui avait été déposée avant qu’elles ne soient immatriculées, parce que la situation n’avait jamais été régularisée a posteriori. Par exemple, dans une affaire concernant la marque « Les Vinifilles » en 2014, le TGI de Marseille a retenu le défaut de qualité à agir de la société exploitante, en l’absence de régularisation du dépôt de marque et a considéré que les véritables propriétaires de la marque étaient les déposantes initiales, en l’occurrence une dirigeante et son amie.

Cette régularisation est donc primordiale pour éviter toutes les conséquences visées et doit intervenir en deux temps :
1/ En interne : les statuts de la société doivent prévoir une reprise des actes accomplis au nom et pour le compte de la société en cours de formation et jusqu’à son immatriculation, lesquels actes doivent être listés dans une annexe aux statuts. A défaut, une décision à la majorité des associés (sauf clause contraire des statuts) doit prévoir spécifiquement la reprise du dépôt de marque par la société.
2/ A l’INPI, signaler un changement : l’immatriculation de la société doit être signalée à l’INPI qui mettra à jour, dans ses bases de données, les informations relatives au propriétaire de la marque. De cette manière, les tiers auront accès à l’information et seront réputés connaître le réel propriétaire de la marque.

Compte tenu des enjeux potentiellement élevés liés à l’exploitation d’une marque, ces quelques formalités paraissent presque dérisoires et pourtant indispensables.