Par Evelyne Roux, Conseil en PI.
 
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  • Parution : 22 septembre 2020

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Guide de lecture.
 

Le Brexit va devenir une réalité le 1er janvier 2021.

Au 1er janvier 2021, la période de transition qui a suivi la décision du Royaume Uni de quitter l’Union Européenne prendra fin, a priori sans nouvelle prolongation. Au moment de décider de vos budgets et notamment de renouvellement, rappelons les conséquences qui en découleront pour vos droits de propriété intellectuelle et les mesures qu’il conviendra de prendre pour anticiper les effets du Brexit.

Conséquences pour vos droits de marques et de modèles.

Tous les droits enregistrés auprès de l’EUIPO donneront naissance à des droits nationaux équivalents au Royaume-Uni - Attention à vos renouvellements !

Les marques européennes et les modèles communautaires continueront à bénéficier d’une protection au Royaume-Uni. L’Office britannique va en effet créer automatiquement des marques et modèles britanniques qui refléteront en tout point les marques et modèles enregistrés auprès de l’EUIPO, avec les mêmes dates d’échéance.

Pour les marques par exemple, un titre sera émis par l’Office britannique sans aucun certificat, mais uniquement accessible en ligne. Il commencera par une identification UK009 suivie des 8 numéros de la marque européenne. Le titulaire pourra renoncer à ce droit britannique par un système de « opt out », s’il n’a aucun intérêt pour ce territoire.

Si ces droits doivent être renouvelés ou prolongés à compter de cette date, il conviendra d’effectuer ces opérations :
- pour les titres européens auprès de l’EUIPO et
- pour les titres britanniques correspondants auprès de l’Office britannique qui a prévu un délai de grâce de 6 mois sans surtaxe.

Un renouvellement ou une prolongation anticipée réalisée auprès de l’EUIPO avant le 1er janvier 2021 pour une échéance postérieure ne vaudra donc pas pour le Royaume-Uni. Nos échéanciers pour 2021 prévoient déjà cette possibilité.

Les marques et modèles européens n’auront donc plus d’effet au Royaume-Uni à compter du 1er janvier 2021.

Un renouvellement ou une prolongation anticipée réalisée auprès de l’EUIPO avant le 1er janvier 2021 pour une échéance postérieure ne vaudra donc pas pour le Royaume-Uni. Nos échéanciers pour 2021 prévoient déjà cette possibilité.

Les marques et modèles européens n’auront donc plus d’effet au Royaume-Uni à compter du 1er janvier 2021.

Toutes les demandes d’enregistrement de marques et de modèles toujours pendantes auprès de l’EUIPO devront être déposées au Royaume-Uni pour bénéficier d’une protection sur ce territoire - Les redéposer ?

Il sera possible pendant 9 mois, soit jusqu’au 30 septembre 2021, de procéder à un dépôt national correspondant au dépôt européen, et donc remontant à la date du dépôt européen et en reprenant toutes les données ainsi que les revendications de priorité et d’ancienneté le cas échéant.

Le même délai s’appliquera aux désignations de l’Union Européenne faites dans le cadre d’un dépôt de marque international, lorsque la marque européenne n’est pas encore enregistrée, la date initiale de désignation étant conservée en cas de dépôt national.

Les nouveaux dépôts nationaux feront l’objet d’un examen par l’Office britannique, selon les règles nationales existantes.

Les dessins et modèles communautaires non enregistrés pourront offrir une protection équivalente au UK s’ils ont moins de 3 ans.

Il existe au niveau communautaire la possibilité de revendiquer la protection de dessins et modèles sans enregistrement pendant un délai de 3 ans à compter de sa première divulgation. Pour ceux qui ont moins de 3 ans au 1er janvier 2021, la même protection pourra être revendiquée au Royaume-Uni pour la période de temps restant à s’écouler. Le Royaume-Uni envisage d’introduire un nouveau système dénommé Droit de Modèle non enregistré supplémentaire.

Les noms de domaine en .eu existants appartenant à des Britanniques ou à des citoyens de l’UE résidant au Royaume-Uni pourront être maintenus sous condition.

Ceux-ci ne seront pas automatiquement retirés si leurs titulaires ont justifié avant le 1er janvier 2021 d’une résidence ou d’un siège dans un des pays membres de l’UE ou de leur citoyenneté d’un autre Etat-membre que le Royaume-Uni quelle que soit leur résidence. Des notifications de rappel leur seront adressés en Octobre 2020.

A compter du 1er janvier 2021, l’EURID n’accordera plus de réservation de nouveau nom de domaine en .eu ni son transfert à des Britanniques.

Les brevets.

Les brevets européens obtenus validés au UK ainsi que les demandes de brevet européens déposées auprès de l’OEB ne sont pas affectés par le Brexit.

Indications géographiques.

Les indications géographiques déjà protégées au niveau européen continueront de l’être également au Royaume-Uni qui envisage de créer un système autonome.

Le droit d’auteur.

Les principales règles applicables au droit d’auteur ne seront pas affectées par le Brexit, le Royaume-Uni étant déjà membre par exemple de la Convention de Berne. Toutefois certains secteurs requièrent des accords de réciprocité entre les Etats-membres que le Royaume-Uni devra négocier (ex. les retransmissions par câble, la gestion des droits collectifs…).

Epuisement des droits.

Tous les droits qui seront épuisés à la date du 1er janvier 2021 par une première mise sur le marché européen le resteront. En revanche, les titulaires de droit pourront s’opposer à l’exportation vers les 27 autres Etats-membres de l’UE, après une première mise sur le marché au Royaume-Uni passée cette date.

Les retenues en douane fondées sur un droit communautaire.

Celles-ci ne permettront plus de bloquer des marchandises susceptibles de contrefaçon au Royaume-Uni. De nouvelles demandes de retenue devront être présentées auprès des autorités douanières britanniques sur le fondement des droits nationaux correspondants.

Quelles mesures prendre pour anticiper la mise en œuvre du Brexit ?

Nous réitérons nos recommandations antérieures à savoir :

a/ Avant le 31 décembre 2020 :

- vérifier toutes les demandes de marques européennes et modèles non encore enregistrés afin de faire accélérer leur enregistrement d’ici la fin de l’année,
- vérifier toutes les demandes de marques faisant l’objet d’opposition et tenter d’obtenir très rapidement un accord conduisant à un enregistrement de vos marques européennes, également d’ici la fin de l’année,
- procéder dès maintenant à un dépôt national au Royaume-Uni (ou à une désignation de ce pays dans la marque ou le modèle international) pour les projets à venir,
- vérifier l’usage de vos marques européennes pour savoir s’il n’a pas lieu uniquement au Royaume-Uni, ce qui pourrait conduire à fragiliser vos droits européens,
- revoir tous vos accords pour déterminer s’ils pourront continuer de s’appliquer au Royaume-Uni,
- revoir toutes vos demandes de retenue en douane pour apprécier l’opportunité de faire des demandes distinctes au Royaume-Uni,
- revoir vos noms de domaine en .eu appartenant à des filiales ou titulaires britanniques,
- introduire une nouvelle ligne dans vos budgets pour prévoir les impacts des renouvellements et nouveaux dépôts/nouvelles réservations/nouvelles retenues en douane à faire au Royaume-Uni si ce territoire est d’intérêt pour vous.

b/ A compter du 1er janvier 2021 :

- vérifier que vos marques européennes et dessins et modèles communautaires soient bien convertis en droits britanniques,
- déposer au Royaume-Uni toutes les demandes de marques européennes et de dessins et modèles communautaires non enregistrés,
- reconsidérer les oppositions pendantes,
- prévoir expressément l’application de vos accords au Royaume-Uni,
- présenter de nouvelles demandes de retenue en douane pour le Royaume-Uni,
- apprécier l’opportunité de déposer des noms de domaine en .uk.

Nous vous invitons à contacter vos conseils qui vous assisteront pour toutes ces opérations.

Evelyne ROUX
Associée
Conseil en Propriété Industrielle
Conseil Européen en Marques, Dessins et Modèles

REGIMBEAU
www.regimbeau.eu
roux chez regimbeau.eu

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