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Les nouveaux éclaircissements de la procédure UDRP expliqués par l’Overview 3.0.

Par Nathalie Dreyfus, CPI.

Depuis l’entrée en vigueur de la procédure UDRP à la fin de l’année 1999, les professionnels du droit souhaitaient avoir un outil synthétisant la jurisprudence. Ils invoquaient notamment le classique argument de la sécurité juridique. Leur souhait a été exhaussé car désormais l’OMPI rédige un Overview officiel. La sortie de la 3ème édition a été annoncée le 23 mai 2017 (version 3.0), à la suite de la précédente datant de 2011 (version antérieure 2.0). Ces 6 dernières années, plus de 17000 décisions UDRP ont été rendues. Dans le nouvel Overview plus de 1000 décisions ont été examinées alors que dans le précédent 380, citant plus de 265 commissions administratives différentes, contre 180 précédemment. En tout, l’OMPI répond à près de 64 problématiques, alors qu’en 2011 l’OMPI examinait 46 questions. Grâce à cela, il est raisonnable de penser que ce nouvel Overview apporte des réponses à plus d’interrogations.

1/ La conséquence de la multiplication des TLDs

En effet, notamment avec le lancement du projet de nouvelles extensions génériques de l’ICANN, de nombreux gTLDs sont apparues. Le premier cycle de candidatures a été ouvert en janvier 2012. Après examen, l’ICANN les a lancées sur le marché en octobre 2013. Une seconde phase de candidature est annoncée au plus tôt pour 2020.
Jusqu’à présent, la pratique les ignorait dans son appréciation des 3 critères composant une plainte UDRP. Dorénavant, leur importance pourrait se voir concernant la preuve de l’absence d’intérêt légitime et de mauvaise foi.

Selon l’Overview, l’intérêt de cette prise en compte se décèlerait lorsque le TLD serait descriptif ou en relation avec les produits et services, une région géographique, ou un autre terme associé avec le requérant. Dans ces cas, le choix du TLD permettrait d’appuyer une argumentation en faveur du demandeur à la plainte. Au contraire, le défendeur pourrait se justifier en invoquant un usage en rapport avec ses propres produits ou services.
Par exemple, pour le nom de domaine <hugoboss.clothing> , la commission administrative a pu décider que le défendeur avait choisi cette extension dans le seul but de bénéficier de la réputation de la marque notoire de prêt-à-porter Hugo Boss. L’extension permettait d’accentuer la confusion que le défendeur souhaitait créer. Le défendeur n’avait aucun droit ou intérêt légitime d’user du nom de domaine et l’avait enregistré et l’utilisait de mauvaise foi. Le transfert du nom de domaine a donc été ordonné (WIPO, n°D2014-2022, Hugo Boss Trade Mark Management GmbH & Co. KG, Hugo Boss AG v. Whois Agent, Whois Privacy Protection Service, Inc. / Tiagra Investments, Christopher Murphy).

Les mêmes remarques sont pertinentes pour les IDNs (International Domain Name) qui se sont récemment fortement développés. Grâce à eux, un registrant peut désormais inclure dans son nom de domaine des caractères n’appartenant pas à l’alphabet latin. De nombreux pays, tel que le Qatar, ont par exemple demandé l’enregistrement de leur extension pays en caractères arabes. Les différentes traductions de ces noms de domaines seront donc prises en compte lors d’une procédure UDRP.

2/ Quelles preuves rapporter ?

Une seconde interrogation, à laquelle l’Overview 2.0 ne répondait pas, a été abordée dans la nouvelle version. En effet, au paragraphe 4(c) des principes UDRP sont proposés 3 scénarios différents qui pourraient permettre au défendeur de démontrer ses droits et intérêts légitimes dans le nom de domaine. En revanche, aucune précision n’est apportée quant à la preuve que doit rapporter le défendeur, et qui satisferait les critères des commissions administratives. Désormais, l’Overview 3.0 prévoit des recommandations s’adressant aux parties dans lesquelles sont annexées des décisions pertinentes en exemples (WIPO Overview 3.0, para.2.5).
Ainsi, l’OMPI liste 3 facteurs principaux qui sont la nature du nom de domaine, les circonstances au-delà du nom de domaine lui-même et l’activité commerciale. Chaque élément est défini et illustré dans un but pédagogique.
Par exemple, concernant le second facteur, il est précisé que les arbitres, même s’ils prennent en compte le nom de domaine lui-même et tout autre terme associé au nom de domaine, ils regardent la totalité des faits de l’affaire avant de rendre une décision. Ces circonstances pertinentes sont par exemple de regarder si le défendeur a une tendance à enregistrer des noms de domaine reprenant des marques du requérant ou d’autres tiers, si les utilisateurs internet sont susceptibles de confondre le site litigieux pour celui du requérant ou encore si l’enregistrement et l’utilisation du nom de domaine par le requérant correspond à une activité sérieuse et de bonne foi.

3/ L’exécution des décisions UDRP

Un troisième point intéressant concerne la procédure. C’est la première fois que l’OMPI aborde la question de l’exécution des décisions au sein de l’organisation. L’Overview rappelle que le rôle de l’OMPI prend fin suite à la notification de la décision aux parties et au registrar. Suite à l’envoi de la décision au registrar concerné, ce dernier a une obligation contractuelle avec l’ICANN d’exécuter la décision UDRP. Le registrar est susceptible de voir sa responsabilité engagée s’il manque à son obligation.
Ainsi, si le requérant rencontre des difficultés lors de l’exécution de la décision, il est dorénavant précisé qu’il est possible de contacter l’ICANN. Une procédure est prévue pour s’assurer de la conformité de l’exécution de la décision.

4/ L’articulation entre les procédures UDRP et URS

Un quatrième point qui mérite attention traite de la relation entre les procédures UDRP et URS. Cette dernière procédure a été créée pour les litiges concernant les nouveaux gTLDs. La procédure UDRP permet également de résoudre de tels litiges, ainsi il est possible que leur champ d’application se superpose. La question de savoir si leur utilisation peut être successive se pose donc. L’OMPI apporte désormais un éclaircissement en précisant qu’un requérant peut déposer une plainte UDRP après une procédure URS, voire lorsqu’elle est en cours, en revanche l’inverse n’est pas possible car il existe une interdiction explicite d’ouverture d’une procédure URS dans le cas où une procédure UDRP est en cours. Cela se justifie car le niveau de preuve à rapporter dans chacune des procédures est différent. Il est plus strict dans la procédure URS qui exige une preuve « claire et contraignante », contrairement à la procédure UDRP pour laquelle les arbitres tranchent le litige selon leur appréciation souveraine, et les commissions administratives le rappellent (WIPO, D2016-1172, SRAM, LLC v. Li Qing).

5/ Recommandations et rappels de l’OMPI

Finalement, l’OMPI met en garde et rappelle qu’il convient de garder en tête que cet Overview s’adresse aux parties, et n’est en aucun cas contraignant vis-à-vis des arbitres qui restent bien évidemment libres d’étudier les faits et circonstances particuliers à chaque cas d’espèce avant de rendre leur décision, d’une manière qu’ils estiment juste. Concernant les parties, elles ne peuvent se contenter de reprendre cet Overview sans apporter leurs propres arguments pour étayer leur plainte.

En conclusion, cette nouvelle version publiée par l’OMPI apporte de nouveaux éclairages importants pour les praticiens.

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Nathalie Dreyfus
Conseil en Propriété Industrielle
www.dreyfus.fr

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