Directives sur la nouvelle procédure d’opposition brevet en France (3/5) : Instruction.

En janvier 2021, l’Institut national de la propriété industrielle (INPI) a publié ses directives complètes sur la procédure d’opposition brevet. Ces directives constituent la dernière pierre de l’édifice des textes légaux sur le sujet, et dont la construction a débuté avec l’article 121 de la loi PACTE du 22 mai 2019. Il est désormais possible d’avoir une vision claire de la procédure. A cette occasion, nous publions une série de cinq articles au travers desquels nous établissons un panorama des principaux aspects de la procédure d’opposition et des questions qui restent en suspens. Ce troisième article est dédié la phase d’instruction, cœur de la procédure d’opposition.

Comment est organisée la phase d’instruction ?

Après l’examen de la recevabilité de la demande d’opposition, l’opposition déclarée recevable entre dans la phase d’instruction. Cette phase d’instruction comprend elle-même jusqu’à quatre phases successives [1] :
- la phase d’information et de recueil de l’avis du titulaire du brevet,
- la phase d’élaboration de l’avis d’instruction par l’INPI,
- la phase écrite, et
- la phase orale.

Phase 1 : information et recueil de l’avis du titulaire du brevet.

Au début de cette phase, l’INPI notifie toute opposition recevable au titulaire du brevet inscrit au Registre national des brevets [2]. Il est donc essentiel pour les titulaires de brevets français de s’assurer que le Registre est à jour ou qu’un mandataire, tel que Regimbeau, a été constitué.

Cette même notification impartit au titulaire un délai de 3 mois non renouvelable pour y répondre par des observations et/ou une proposition de modification (Directives B, 3.2.1.).

S’il doit se faire représenter [3] et ne l’a pas encore fait, le titulaire devra dans ce délai constituer un mandataire, sous peine de ne pas pouvoir prendre part à la procédure.

Phase 2 : élaboration de l’avis de l’INPI.

A partir de l’expiration du délai de 3 mois imparti au titulaire, l’INPI dispose à son tour d’un délai de 3 mois pour notifier son avis d’instruction [4]. Cet avis permet à l’INPI d’exprimer son avis provisoire.

En même temps que la notification de l’avis, l’INPI impartit un premier délai de deux mois aux parties pour présenter des observations et/ou des demandes de modification (Directives B, 3.2.2.). Cette fois-ci, titulaire et opposant disposent du même délai pour se prononcer.

Phase 3 : phase écrite.

Si le titulaire et/ou l’opposant répond(ent) à l’avis d’instruction, l’INPI notifie la réponse à l’autre partie. Par la même occasion, l’INPI impartit à toutes les parties un second délai de 2 mois pour présenter des observations et/ou des demandes de modification (Directives B, 3.2.3.).

Toute réponse à cette notification sera notifiée à l’autre partie, mais sans que cela ne déclenche de nouveau délai.

Si au moins une des parties en fait la demande dans le cadre d’observations écrites, la phase écrite sera suivie d’une phase orale (cf. Article 4/5) qui fait toujours partie de la phase d’instruction.

Comment modifier le brevet ?

La loi assure au titulaire trois occasions de proposer des modifications du brevet : lors du recueil de son avis en phase 1, ou dans le premier ou le second délai de 2 mois [5].

En dehors de ces trois délais, toute proposition de modification sera considérée comme tardive et son admissibilité devra être approuvée par la commission d’opposition en charge de l’opposition [6].

Les modifications proposées peuvent porter sur les revendications, la description et/ou les dessins. Elles doivent être faites pour répondre à un motif d’opposition invoqué par l’opposant [7]. Les modifications ne doivent pas étendre l’objet du brevet au-delà du contenu de la demande telle que déposée, ni de la demande parente si le brevet est délivré sur la base d’une demande divisionnaire. Les modifications ne doivent pas non plus étendre la protection conférée par le brevet. Les modifications doivent encore être conformes à d’autres critères, dont la clarté.

Les Directives interprètent strictement la loi et ne permettent de modification de la description et des dessins que pour répondre à une attaque d’insuffisance d’exposé (Directives B, 4.4.). On pourrait toutefois imaginer que ces parties posent des problèmes d’extension au-delà du contenu de la demande telle que déposée, ou qu’une limitation de l’objet revendiqué nécessite de modifier une définition de la description.

Il est permis de formuler une ou plusieurs requête(s) subsidiaire(s), à condition que le titulaire précise clairement l’ordre dans lequel les requêtes doivent être examinées (Directives B, 4.4.). Leur nombre doit être raisonnable compte tenu de la nature de l’affaire. La jurisprudence devra évaluer ce qu’est un nombre raisonnable.

Quels moyens peuvent être tardifs ?

Tout moyen de droit (motif d’opposition et portée de l’opposition) invoqué après l’expiration du délai d’opposition est irrecevable (Directives B, 4.5.).

Les Directives définissent ensuite les moyens de fait comme réunissant les faits, pièces et moyens de preuves, et propositions de modification du brevet. Des moyens de preuve fournis postérieurement aux délais impartis par l’INPI (cf. ci-avant) seront a priori tardifs mais peuvent être admis par l’INPI en fonction de leur pertinence et des circonstances. Des moyens de fait ne seront pas considérés comme tardifs s’ils sont la conséquence directe des débats contradictoires et du déroulement de la procédure.

La jurisprudence devra préciser l’évaluation du caractère tardif et les critères d’admissibilité des moyens. Il en ressort dans tous les cas qu’il est préférable de fournir tout moyen aussi tôt que possible.

Suspendre la procédure ?

La procédure d’opposition peut être suspendue pour des raisons variées.

La suspension peut être obtenue par toute requête écrite établissant [8] :
- qu’une action en revendication de propriété du brevet a été intentée, ou
- qu’une action en nullité contre le brevet a été intentée,
sans qu’une décision soit déjà passée en force de chose jugée. Cette requête peut être présentée par « toute personne », donc a priori un tiers à la procédure, même s’il n’est pas à l’origine de l’action intentée.

L’INPI peut suspendre la procédure dans l’attente d’informations susceptibles d’avoir une incidence sur l’issue de l’opposition ou la situation des parties. La jurisprudence devra clarifier les conditions de cette suspension. On pourrait imaginer une partie tenter d’obtenir une suspension lorsqu’elle attend les résultats d’expériences.

Une suspension de 4 mois, renouvelable 2 fois, est de droit lorsqu’elle est demandée conjointement par les parties. Cette suspension peut être l’occasion pour les parties de discuter entre elles, par exemple dans le cadre d’une médiation au cours de laquelle interviendra un médiateur, qui peut être un conseil en propriété industrielle [9].
Ceci a d’autant plus de sens que les parties ont une véritable marge de manœuvre : si toutes les oppositions sont retirées, la procédure d’opposition est clôturée [10]

La phase d’instruction est fortement encadrée pour permettre aux parties de s’exprimer à partir de l’avis de l’INPI dans un temps limité. Des aménagements permettent toutefois de desserrer le carcan des délais. La phase d’instruction atteint son point culminant avec la phase orale, qui sera exposée dans l’article suivant.

Henri BOURGEOIS, Conseil en Propriété Industrielle, Mandataire en Brevets Européens
bourgeois chez regimbeau.eu
REGIMBEAU
www.regimbeau.eu

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[1R613-44-6 du Code de la propriété intellectuelle.

[2R613-44-6 CPI.

[4R613-44-6 CPI.

[5R613-44-6 CPI.

[7L613-23-3 CPI.

[8R613-44-10 CPI.

[9Cf. notre article dédié pour plus de détails sur la médiation.

[10R613-44-12 CPI).

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