Par Nathalie Dreyfus, Conseil en PI.
 
  • 451 lectures
  • Parution : 2 septembre 2020

  • 0.99  /5
Guide de lecture.
 

Etats-Unis : quelles options pour protéger sa marque ?

Lorsqu’une entreprise souhaite exporter son activité sur le marché américain, il est indispensable qu’elle réfléchisse à la protection de sa marque. En effet, la protection d’une marque étant territoriale, l’enregistrement d’une marque en France n’aura pas de valeur dans un autre pays.
Pour protéger sa marque aux Etats-Unis, plusieurs moyens existent.

I. Le dépôt national.

L’enregistrement d’une marque aux Etats-Unis s’effectue auprès de l’office national américain des marques : l’USPTO (United States Patent and Trademark Office).

1. Les types d’enregistrement.

Deux types d’enregistrements coexistent :
- l’enregistrement au registre principal, le « Principal register » et
- l’enregistrement au registre additionnel, le « Supplemental register ».

L’enregistrement au registre principal.

L’enregistrement d’une marque au registre principal permet une protection maximale car son titulaire est présumé en être l’unique propriétaire, ce qui lui confère la possibilité d’attaquer en justice toute personne exploitant une marque identique ou similaire.
Par ailleurs, l’inscription au registre principal présente l’avantage pour le titulaire de bénéficier, lors d’un litige d’une présomption de validité de sa marque.
Pour enregistrer sa marque auprès de l’USPTO sur le registre principal, il faut impérativement respecter plusieurs conditions, dont la plus importante : le critère de distinctivité.

L’enregistrement au registre supplementaire.

L’enregistrement sur le registre supplementaire peut s’effectuer lorsqu’une marque n’est pas jugée suffisamment distinctive. Un tel enregistrement ne permet pas une protection aussi importante que l’enregistrement au registre principal.

2. Les modes d’enregistrement.

Il existe également deux modes d’enregistrements :
- le dépôt fondé sur l’intention d’usage « Intent-to-Use Application » et
- le dépôt fondé sur l’usage antérieur « Use in Commerce Application ».

Le dépôt sur la base de l’intention d’usage « Intent-to-Use Application ».

Ce dépôt s’effectue lorsque la marque n’a pas encore été exploitée sur le marché américain. Il faut cependant que le titulaire s’engage, au moment du dépôt de la marque à débuter son exploitation sur le territoire américain dans un délai de six mois.
La protection de la marque est d’une durée de 10 ans, renouvelable indéfiniment.

Le dépôt fondé sur l’usage antérieur « Use in Commerce Application ».

Ce système permet d’enregistrer une marque dont l’usage est déjà effectif. Le déposant doit cependant apporter la preuve de l’usage de son signe à la date du dépôt. Cette preuve peut néanmoins s’avérer difficile à fournir.

L’USPTO admet la preuve de l’usage d’une marque quand :
- la marque est inscrite sur les produits ou l’emballage des articles, ou qu’elle est reliée aux produits et services ;
- et que les produits et services sur lesquels est apposée la marque sont vendus dans deux États minimum des Etats-Unis.

II. Protéger sa marque aux Etats Unis : le système de Madrid est-il la meilleure option ?

Le système de Madrid permet, à partir d’une marque nationale et via une demande unique, de demander une protection dans un maximum de 122 pays membres de l’Union de Madrid, en payant une seule série de taxes.
C’est une procédure unique de laquelle résulte un faisceau de marques nationales.
Ce système d’enregistrement est géré par l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).

Le recours à ce système de marque internationale présente plusieurs avantages pour le titulaire d’une marque : il est nécessaire de n’établir qu’un seul dossier, à remettre auprès d’un seul office, dans une seule langue et de payer une redevance globale.
C’est une procédure simplifiée et centralisée, ce qui conduit généralement à une réduction des coûts. Elle permet également à tout moment d’élargir le champ de la protection à d’autres pays membres de l’Union de Madrid qui n’étaient pas initialement désignés dans la demande. Elle est notamment très intéressante lorsque l’on souhaite étendre la protection de sa marque dans différents pays.

Les Etats-Unis sont devenus parties au Protocole de Madrid le 2 novembre 2003. Ils font donc partie de l’Union de Madrid.
Lorsqu’une entreprise s’exporte à l’international et souhaite protéger sa marque dans différents pays, elle peut choisir, souvent à raison puisqu’il comporte de nombreux avantages, de recourir à une demande via le Système de Madrid. Il faut savoir cependant que ce n’est pas nécessairement la meilleure option pour protéger sa marque aux Etats-Unis.

Attention cependant, il convient de rappeler que le Système de Madrid ne contournant pas les lois locales, des objections peuvent être soulevées par les offices nationaux ainsi des tiers au sein de chaque Etat concerné et qu’aucune demande n’est garantie d’aboutir.
Il est intéressant de noter que les demandes internationales ne peuvent pas être inscrites au registre supplémentaire.

De plus, il convient de noter que durant un délai de cinq ans, la marque internationale est obligatoirement rattachée à une marque nationale, par exemple une marque française. Si cette dernière vient à être annulée, toutes les extensions dans les différents pays de l’Union de Madrid s’annulent avec elle.

Plusieurs options s’offrent donc au titulaire d’une marque qui aurait envie d’étendre sa protection de marque aux Etats-Unis. Selon le niveau de son exploitation à l’international et les caractéristiques de la marque, il conviendra donc d’étudier les possibilités, les coûts et les conditions de chaque système et de retenir celui qui sera le plus adapté au projet.

Nathalie Dreyfus
Conseil en Propriété Industrielle
www.dreyfus.fr

Recommandez-vous cet article ?

Donnez une note de 1 à 5 à cet article :
L’avez-vous apprécié ?

1 vote

A lire aussi dans la même rubrique :

LES HABITANTS

Membres
PROFESSIONNELS DU DROIT
Solutions
Formateurs