La marque : un signe distinctif protégé par la loi.

Les marques de fabrique, de commerce et de service ont une importance économique considérable. Apple, Sony, Michelin, Peugeot, Adidas, Nike, Carrefour, Darty, Air France, Coca-Cola etc. font partie de l’univers du consommateur.

La protection juridique de la marque a été très largement communautarisée. La directive 89/104 du 21 décembre 1988 a fait un rapprochement des législations des États membres sur la marque. Cette directive a été transposée en droit interne par la loi du 4 janvier 1991 qui est codifiée sous les articles L. 711-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle (CPI). Le règlement 40/94 du 20 décembre 1993 a instauré une marque communautaire. Ces textes ont ensuite fait l’objet d’une codification à travers la directive 2008/95 du 22 octobre 2008 et le règlement 207/2009 du 26 février 2009.

Nous allons analyser successivement les conditions de la protection juridique de la marque, le droit de propriété sur la marque protégée et la défense des droits sur la marque.

I. Les conditions de la protection juridique de la marque

La protection juridique de la marque porte sur des signes susceptibles de représentation graphique. Cela suppose que le signe choisi puisse être représenté visuellement au moyen de figures, de ligne ou de caractère, et ceci de façon claire, précise et complète. Avant d’aborder les conditions de fond de la protection, il convient d’apporter quelques précisions sur les signes susceptibles de représentation graphique.

L’article L. 711-1 alinéa 2 du CPI et l’article 4 du règlement 207/2009 de l’Union européenne contiennent chacun une liste, à titre indicatif, des signes susceptibles de représentation graphique. La marque doit porter sur un ou plusieurs signes relevant de trois catégories que sont les dénominations, les signes figuratifs et les signes sonores.

En ce qui concerne, d’abord, les dénominations, l’article L. 711-1 du CPI indique que peuvent notamment constituer un signe choisi au titre de marque, les dénominations sous toutes les formes, telles que des mots, des assemblages de mots, des noms patronymiques et géographiques, des pseudonymes, des lettres, des chiffres, des sigles ou encore des slogans publicitaires. Ces marques sont dites nominales ou verbales. On peut citer à tire d’exemples Hermès, Omo lave plus blanc, A fond la forme, Montblanc, N° 5 de Chanel, Pastis 51 etc.

Remarquons ici qu’une marque peut être constituée d’un terme d’une langue étrangère. L’exclusion des marques en langue étrangère aurait entravé le dépôt en France de leurs marques par les entreprises étrangères. Cependant, l’article 14 de la loi du 4 août 1994 sur la langue française dispose que « l’emploi d’une marque de fabrique, de commerce ou de service constituée d’une expression ou d’un terme étrangers est interdit aux personnes morales de droit public dès lors qu’il existe une expression ou un terme français de même sens approuvés dans les conditions prévues par les dispositions réglementaires relatives à l’enrichissement de la langue française. Cette interdiction s’applique aux personnes morales de droit privé chargées d’une mission de service public, dans l’exécution de celle-ci ». Plus que la protection du consommateur, il s’agit bien là d’une disposition de protection de la langue française.

Les marques peuvent, ensuite, être constituées de signes sonores. L’article L. 711-1, b du CPI indique que peuvent notamment constituer un signe choisi au titre de marque les signes sonores tels que des sons et des phrases musicales. C’est l’exemple d’un indicatif d’émission de télévision ou de radio, ou encore la musique accompagnant un slogan publicitaire.

Les marques peuvent, enfin, être constituées de signes figuratifs. L’article L. 711-1, c du CPI admet la marque constituée de signes figuratifs tels que des dessins, étiquettes, cachets, lisières, reliefs, hologrammes, logos, images de synthèse ; des formes, notamment celles du produit ou de son conditionnement ou celles caractérisant un service ; des dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs. Les marques figuratives sont très nombreuses. On peut citer la pomme d’Apple, la virgule de Nike, le crocodile de Lacoste, la coquille de Shell, ou encore le lion de Peugeot.

En ce qui concerne les couleurs, la loi précise bien qu’il s’agit de dispositions, combinaisons ou nuances de couleurs. On peut citer le carré orange pour la société Orange ou l’alternance de bandes horizontales de couleurs distinctes dans une pâte dentifrice pour Colgate ou encore le bleu pour Petit Bateau. Les dispositions de couleurs désignent des signes constitués d’une ou plusieurs couleurs, disposées selon certains agencements. Les combinaisons de couleurs, quant à elles, sont des signes constitués de la seule association de différentes couleurs sans que celles-ci fassent l’objet d’un agencement particulier. Les couleurs ici doivent être déterminées en elles-mêmes et non par leur caractère simplement contrastant. Quant aux nuances de couleurs, il s’agit d’une marque constituée d’une couleur plate. Mais la protection ici nécessite que la nuance soit déterminée avec précision.

Il faut remarquer que la jurisprudence est parfois stricte en ce qui concerne les couleurs. On en a une illustration avec l’arrêt rendu le 22 juin 2011 par la Cour d’appel de Paris à propos de la couleur rouge de Louboutin. Chacun connaît les chaussures aux semelles rouges de Louboutin. Leurs succès avait conduit l’entreprise à protéger son modèle de semelle de couleur rouge à titre de marque. C’est ainsi que Louboutin a assigné la société Zara en contrefaçon pour commercialisation de chaussure comportant une semelle de couleur rouge.
Contrairement à la décision rendue par les premiers juges, la Cour d’appel a écarté le monopole de Louboutin au motif que reconnaître un tel monopole reviendrait à conférer le pouvoir d’interdire à quiconque de commercialiser des chaussures munies de semelles rouge.

Les marques peuvent donc être des dénominations, des signes sonores ou des signes figuratifs. En réalité, les entreprises déposent des marques complexes, à la fois composées d’un nom et d’un dessin, comme par exemple Apple et la pomme, Lacoste et le crocodile, Renault et le losange.

La jurisprudence a également été confrontée à la question de savoir si une odeur pouvait être protégée au titre de marque. Ce serait un signe olfactif. Le consommateur identifierait le produit en le sentant. Cela concernerait des produits comme les parfums, les déodorants, l’industrie des desserts, des aromes etc. La jurisprudence a refusé de protéger une marque olfactive. Nous pensons que, même s’il peut y avoir des difficultés au niveau de la protection des marques olfactives, notamment en ce qui concernerait les preuves, elles devraient pouvoir aussi bénéficier d’une protection. En tous les cas, la Cour de cassation a accepté de protéger une odeur sur la base de la concurrence déloyale (Cass. Com. 18 avril 2000, Société parfums Via Paris c/ Société Kenzo et Société Tamaris).

Après ces précisions sur les signes susceptibles de représentation graphique, il convient d’aborder les conditions de fond de protection du signe au titre de marque.

Tous les signes susceptibles de représentation graphique ne peuvent pas être protégés au titre de marque. A la lecture de la loi du 4 janvier 1991, pour constituer une marque valable, le signe choisi doit être distinctif et disponible, il ne doit pas être déceptif ni contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. La loi pose ainsi plusieurs conditions de fond pour la protection du signe choisi au titre de marque.

La première condition est que le signe doit être distinctif. Aux termes de l’article L. 711-1 du CPI, la marque de fabrique, de commerce ou de service est un signe susceptible de représentation graphique servant à distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale. C’est donc la fonction première de la marque de permettre de distinguer les produits ou services d’une personne physique ou morale de ceux de ses concurrents. Un signe trop banal ne peut constituer une marque valable.

Aux termes de l’article L. 711-2 du CPI, le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés. Sont dépourvus de caractère distinctif, les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service. Le signe ne doit pas être la dénomination ou la représentation nécessaire de l’objet que la marque sert à distinguer. C’est ainsi que le juge a prononcé la nullité des marques « Crème de gruyère » pour désigner du gruyère transformé en pâte (Cass. Civ. 16 février 1937, Chambre syndicale des affineurs négociants en gros de gruyère français c/ Société des fromages Gerber) ; « Banquette lit » pour des canapés-lits (CA Paris, 27 avril 1956, Deleu c/ Boutard et Société des Etablissements Boutard) ; ou encore « Revue de droit public » pour une revue de droit public (CA Paris, 27 avril 1979, Librairie générale de droit et de jurisprudence c/ Directeur général de l’INPI).

Par contre, la Cour d’appel de Rennes a accepté « Doudou » pour une peluche car, selon le juge ce mot a trois sens possibles, l’objet qu’on imagine tous, et auquel les enfants portent une particulière affection, une jeune femme aimée et une monnaie ancienne (CA Rennes, 2e ch. Com., 18 septembre 2002, Société Nounours c/ Société Groupe Salmon Arc en Ciel). La Cour d’appel précise, par ailleurs, dans son arrêt, que le mot « Doudou » ne serait pas la désignation nécessaire de la peluche d’un enfant car les enfants utilisent aussi d’autres vocables tels « ninnin », « pinpin », « tissi », « titou ».

Il faut dire que le refus législatif de protection des signes nécessaires, génériques ou usuels n’empêche pas la jurisprudence, de valider certaines marques comme par exemple « Mon tricot » pour une revue sur le tricot (CA Paris, 11 juillet 1972) ; « Crédit industriel et commercial » pour une banque (TA Paris, 11 février 1975, Société Crédit industriel et commercial c/ Ministre de l’industrie) ; ou encore « Jet Service » pour un service de transport ( CA Paris, 6 juillet 1981, Société Jet Service c/ Directeur général de l’INPI).

Lorsque le mot ou l’expression en cause provient d’une langue étrangère, il faut rechercher si le mot ou l’expression était entré dans le langage courant ou professionnel et compris en France, par une large fraction du public concerné, comme la désignation du produit ou du service en cause. Le juge a considéré que tel était le cas pour « Blind test » à propos de jeux fondés sur le principe d’une recherche à l’aveugle (TGI Paris, 20 juillet 2006) ; pour « Paris Sport Motor Show » à propos d’organisation d’expositions commerciales (CA Paris, 6 mai 1997) ; ou encore pour « Air Sport Gun » à propos d’arme à air comprimée destinée à être utilisée dans le cadre d’une activité de sport (Cass. Crim., 8 janvier 2008). En revanche, le juge a considéré que tel n’était pas le cas pour « Kinder » à propos de sucreries pour enfants (CA Paris, 30 janvier 2004) ; « Swim Trainer » à propos de bouées de sauvetage et ceintures de natation (TGI Paris, 10 décembre 2004) ; ou encore « Fooding » pour des services de restauration (CA Paris, 31 octobre 2007). Il faut remarque ici qu’en ce qui concerne les marques communautaires, il suffit que le terme ou l’expression soit générique, nécessaire ou usuel dans une langue d’un État membre pour être exclu de l’enregistrement.

Aux termes de l’article L. 711-2, b du CPI, sont également dépourvus de caractère distinctif, les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service.

Le signe ne doit donc pas, non plus, servir à désigner une caractéristique du produit ou du service. C’est ainsi que la marque « Pratiquement incassable » pour des objets en verre particulièrement solides, a été annulée par le juge (Cass. Com. 11 février 1964, Société La Thermid c/ Société Etablissements Thermos Peters). Le juge a également annulé « Sélection » pour une revue constituée d’articles choisis (CE, 28 juin 1972, Société Sélection du Reader’s Digest) ; et « Fraises de Plougastel » pour des confiseries consistant en fraises bretonnes macérées, enrobées de chocolat (Cass. Com. 23 octobre 1973, Société Compagnie française de chocolaterie et confiserie Schaal c/ Société Chocolat Salavin).

Cependant le juge admet les signes simplement évocateurs et ceux-ci constituent une marque parfaitement valable. C’est ainsi qu’a été admise la marque « Espace » pour un véhicule spacieux, la Renault Espace (CA Versailles, 10 mars 1995), car le terme a un caractère d’évocation ou de suggestion et n’est pas purement descriptif. De même « Taxi Colis » est acceptée pour des transports (CA Montpellier, 4 avril 1991, Société Taxi Colis c/ M. Sorrentino) ; « Femme » pour des parfums (CA Paris, 8 octobre 1979, Société parfums Rochas) ; « Peau d’Ange » pour des cosmétiques (CA Paris, 12 janvier 2001) ; « Abracadabra » pour des spectacles de divertissement, y compris de magie (CA Paris 30 avril 1998) ; « Petites récoltes » pour du vin (Cass. Com. 6 mars 2007) ; « Paysans normands » pour des produits laitiers (CA Paris, 10 octobre 2001) ; « Vitalité » pour des aliments pour bébés (TPIUE 31 janvier 2001) ; « Quick » pour des services de restauration rapide (CA Paris, 6 mars 2002) ; ou encore « La vache qui rit » pour du fromage. En ce qui concerne « La vache qui rit », le juge considère qu’un tel signe de fantaisie ne décrit pas le fromage et n’est pas non plus une désignation nécessaire ou usuelle du produit. C’est plutôt une association d’idées.

Il est vrai que la nuance, entre les signes descriptifs qui sont refusés et les signes évocateurs qui sont acceptés, est difficile à identifier. Les différences de solutions tiennent donc à la subjectivité du juge.

Toujours à propos du caractère distinctif, l’article L. 711-2, c exclut, enfin, les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle. C’est ainsi que la forme d’une tablette de chocolat ne peut constituer une marque car la forme sert à la sectionner en carrés ou barres. En revanche la forme de la bouteille d’eau minérale est protégée car on peut enfermer l’eau dans d’autres formes de récipient.

Il faut remarquer que l’article L. 711-2 du CPI précise que le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l’usage.

En définitif, on s’aperçoit que pour être valable, la marque doit être composée d’un signe arbitraire qui ne doit pas être banal. Un exploitant d’eau minérale, ne serait pas admis à déposer au titre de marque « pure » ou « désaltérant » qui sont des qualités supposées partagées par ses concurrents, car si on le lui permet, les concurrents ne pourraient plus utiliser dans leur communication ces différents mots. On peut cependant déposer comme marque un signe générique, nécessaire ou usuel, à condition qu’il soit adjoint au moins un élément arbitraire, ou que lui soient soustraits un ou des éléments, afin que l’ensemble revête un caractère arbitraire. A titre d’exemple, de même que le terme Agenda ne peut pas être valablement choisi pour désigner des agendas, (CA Paris, 10 mars 1994), le terme Stylo ne peut pas être valablement choisi pour désigner des stylos, mais on peut valablement choisir « StylEAU » ou « Stylo Rebelle ».

La deuxième condition pour qu’un signe choisi au titre de marque soit protégé par la loi, après le caractère distinctif, c’est que le signe doit être disponible, c’est-à-dire que le signe ne doit pas être déjà utilisé par autrui pour désigner ses propres produits ou services. Cette condition de disponibilité du signe obéit à deux principes, celui de spécialité et celui de territorialité.

Selon ces principes un signe distinctif déjà choisi par un tiers à titre de marque est indisponible pour désigner des produits ou services identiques ou similaires (principe de spécialité) dans le même pays (principe de territorialité).

La condition de disponibilité est différente de la condition de nouveauté qu’on rencontre notamment en matière de brevet d’invention ou de dessins et modèles industriels. En vertu du principe de spécialité, des marques identiques peuvent donc, en principe, coexister dès lors qu’elles désignent des produits ou services non similaires.

Ainsi la jurisprudence a admis la coexistence de marques identiques aux motifs que les produits ou services désignés étaient différents dans le cas de cartes bancaires et des livres de tourisme, la marque « Visa », ou encore dans le cas de produits cosmétiques et d’appareils d’épilation, la marque « Liberty ».

Aux termes de l’article L. 711-4 du CPI, ne peut être adopté comme marque un signe portant atteinte à des droits antérieurs. L’article contient une énumération donnée à titre indicatif des antériorités opposables à des dépôts de marque.
L’article L. 711-4, a du CPI évoque une marque antérieure enregistrée ou notoirement connue. La marque antérieure enregistrée est celle qui a été enregistrée pour des produits ou services identiques.

En ce qui concerne les marques notoires, le principe de spécialité est ainsi modulé. Les marques notoires sont celles qui, même non enregistrées, sont connues du grand public et qui sont dotées d’un pouvoir d’attraction propre, indépendant des produits ou service qu’elles désignent. C’est le cas des marques comme Coca-cola, Adidas, Apple etc. La jurisprudence considère que le dépôt du même signe pour des produits différents n’est pas possible. Les propriétaires de telles marques ont la possibilité, sans les avoir nécessairement déposées, ou en les ayant déposées pour des produits ou services différents, de faire annuler les éventuels enregistrements par les tiers.

Ainsi, ont été considérées comme indisponibles et interdites au nouvel utilisateur les marques « Michelin » pour des pâtisseries (TGI Paris, 22 mai 1991) ; « Waterman » pour des lames de rasoir (Tribunal civil de la Seine, 5 janvier 1940) ; ou encore « Boeing » pour une eau de toilette. Par contre « Coca » a été admis pour des produits de parfumerie (Cass. Com. 4 juin 1991) et « Chanel » pour des boissons alcoolisées (Cass. Com. 23 janvier 1990).

Aux termes de l’article L. 711-4, b du CPI, le signe déposé ne doit pas, non plus, porter atteinte à une dénomination ou raison sociale, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public. C’est ainsi que, si en vertu du principe de spécialité, un signe antérieur peut être accepté lorsqu’il désigne un produit ou un service différent, comme nous l’avons souligné plus haut, à propos de « Visa » et « Liberty », le juge a refusé, dans certains cas, la coexistence de deux marques alors même que le produit ou service était assez différent, en raison de l’impression ressentie par le public : « A fond la forme » (articles de sports et service de remise en forme), « Lindor » et « Lind’or » (chocolats et produits diététiques), « Vogue » (patrons et vêtements confectionnés,) etc.

L’article L. 711-4 évoque d’autres droits antérieurs auxquels une marque ne doit pas porter atteinte. Il s’agit de l’appellation d’origine protégée, du droit d’auteur ; des droits résultant d’un dessin ou modèle protégé ; du droit de la personnalité d’un tiers, notamment à son nom patronymique, à son pseudonyme ou à son image ; du nom, de l’image ou de la renommée d’une collectivité territoriale.

La troisième condition, après la distinctivité et la disponibilité, est relative au caractère déceptif du signe. En effet, aux termes de l’article L. 711-3, c du CPI, ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe qui est de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service. Un signe est dit déceptif lorsqu’il trompe le consommateur. C’est ainsi que le juge a annulé les marque « Capillosérum » pour un produit ne consistant pas en un sérum pharmaceutique (CA Paris, 24 mai 1962, Desloires c/ Jaunet, Société Sélection Diffusion) ; « Servi frais » pour des produits surgelés (CA Paris, 12 février 1981, Société produits servi frais) ; « Geneva » pour des montres qui ne sont pas fabriquées en Suisse (TGI Seine, 10 janvier 1962, Chambre suisse de l’horlogerie c/ Dme Salmon) ; « Comme à la maison » pour des confitures industrielles (CA Paris, 11 octobre 1990) ; ou encore « Bologna » pour des pâtes ne provenant pas d’Italie (CA Paris, 3 juin 1981 Avran c/ Société Sapar).

La dernière condition de fond, après la distinctivité, la disponibilité et la non déceptivité, c’est que le signe ne doit pas être contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. En effet l’article L. 711-3, b du CPI précise que ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, ou dont l’utilisation est légalement interdite.

Les tribunaux annulent rarement une marque de ce chef car c’est le signe et non le produit ou le service qui est en cause. Ainsi, la marque « Opium » a été admise pour un parfum. La Cour de cassation a annulé la décision de rejet de l’INPI pour la protection de cette marque en relevant que le choix de la dénomination « Opium » pour désigner des parfums ne saurait constituer une propagande en faveur de l’usage des stupéfiants ou une provocation à leur consommation (CA Paris, 7 mai 1979, Société parfums Yves Saint-Laurent). De même une marque de cassettes pornographiques n’a pas été annulée parce qu’elle n’était pas en elle-même immorale (CA Lyon, 27 juin en 1984).

En revanche, la marque « Cannabia » désignant des produits alimentaires, susceptibles de contenir du cannabis, a été jugée contraire à l’ordre public (CA Paris, 18 octobre 2000) ; de même que la marque « Chanvrette » accompagnée d’une feuille de chanvre et désignant une boisson à base de chanvre (CA Rennes, 12 mars 2002).

Il faut ajouter, pour finir sur les conditions de fond, que sont également exclus les signes interdits par voie de conventions internationales comme, par exemple, les drapeaux des États, les mots et emblèmes de la Croix-Rouge, ou encore les anneaux et devise olympiques.

Lorsque toutes les conditions de fond sont réunies, encore faut-il une condition de forme pour que le signe choisi au titre de marque soit protégé par la loi, c’est l’enregistrement administratif de la marque. Certains systèmes juridiques, le système américain par exemple, permettent de fonder l’acquisition du droit de marque sur l’usage et non sur l’enregistrement. En France et en Europe, en revanche, sous réserve de la protection susceptible d’être accordée aux marques notoires, l’acquisition des marques est fondée, en principe, sur l’enregistrement administratif. Les déposants ont le choix entre le dépôt de marque française ou de marque communautaire. La demande d’enregistrement d’une marque française est faite auprès de l’Office nationale de la propriété industrielle, l’INPI, conformément à l’article R. 712-1 alinéa 1er du CPI. Il existe aussi, dans le cadre de l’Union de Madrid, un système d’enregistrement international des marques, permettant de bénéficier, dans les Etats signataires, d’un faisceau de marques nationales. Mais cette demande est également faite auprès de l’INPI qui la transmet au Bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, l’OMPI à Genève. Dans ce cas, l’OMPI procède à l’enregistrement international de la marque et le notifie à l’administration qui procèdera à l’examen de la demande dans les conditions d’un dépôt national.

En ce qui concerne le dépôt de marque communautaire, les déposants peuvent, soit déposer directement leur demande auprès de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur, l’OHMI, à Alicante en Espagne, comme le prévoit l’article 25 §1 du règlement N° 207/2009 de l’Union européenne, soit auprès de l’INPI qui transmet la demande à l’OHMI dans un délai de deux semaines.

Conformément à l’article L. 712-2 du CPI, la demande d’enregistrement de la marque doit comporter le modèle de la marque, l’énumération des produits ou services auxquels elle s’applique ainsi que les classes de produits ou services y relatives. On ne peut pas se contenter de déposer une marque. Il faut indiquer quelle est la destination de cette marque. Il existe une classification internationale des produits et des services. Il s’agit d’un système de classement international utilisé pour classer des produits et des services aux fins de l’enregistrement de marques, conformément à l’Arrangement de Nice, un traité multilatéral, administré par l’OMPI. Il a été signé à Nice le 15 juin 1957 et est entré en vigueur le 8 avril 1961. Il a été révisé à Stockholm le 14 juillet 1967 et à Genève le 13 mai 1977, et modifié le 28 septembre 1979. En 2013, 83 États sont parties à l’Arrangement de Nice.

La classification consiste en une liste de classes assortie de notes explicatives et en une liste alphabétique de produits et services. Il existe 45 classes, 34 classes de produits et 11 classes de services. A titre d’exemples, la classe 25 comporte, entre autres, les vêtements et les chaussures, et la classe 36 comporte, entre autres les assurances, les affaires financières, monétaires et immobilières.

Combien coûte le dépôt d’une marque ? Le coût varie en fonction de la voie choisie pour l’enregistrement et du nombre de classes désignés pour les produits et services. Pour un dépôt papier, ce coût est de 225 € si on désigne des produits et/ou services appartenant à une, deux ou trois classes ; 200 € pour un dépôt électronique. En cas de classe supplémentaire, il faut ajouter 40 € pour chaque classe de produits et/ou services supplémentaire. Le paiement s’effectue le jour du dépôt.

Les demandes font l’objet d’un examen préalable. Lorsque l’INPI considère qu’elles sont recevables, elle en fait une publication dans un délai de six semaines à compter de la réception du dépôt, conformément à l’article R. 712-8 du CPI. Toute personne intéressée est autorisée à faire des observations auprès de l’INPI sur la demande. Les titulaires ou les licenciés exclusifs d’une marque antérieure déposée ou d’une marque notoire sont admis à faire une opposition.
Cette opposition à la délivrance d’une marque doit se faire dans un délai de deux mois à compter de la publication de la demande d’enregistrement. Ce délai est de trois mois en droit communautaire.

Comme en matière de brevet d’invention, une action en revendication de marque est toujours possible. En effet aux termes de l’article L. 712-6 alinéa 1er du CPI, si un enregistrement a été demandé, soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice. Cette action en revendication se prescrit par trois ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement, à moins que, comme le précise l’article L. 712-6 alinéa 2, le déposant ne soit de mauvaise foi.

La décision d’enregistrement ou de rejet est prise par le directeur général de l’INPI. Soit, il y a rejet, et dans ce cas, le déposant a la possibilité de faire appel auprès de l’une des dix Cours d’appel désignées par l’article R. 411-19-1 du CPI ; soit il y a enregistrement de la marque au Registre National des Marques. L’enregistrement est publié et un certificat d’enregistrement est adressé au déposant.

Quelle que soit la décision du directeur général de l’INPI, elle est susceptible de recours devant la Cour d’appel compétente. Le déposant, comme nous l’avons souligné, peut agir en cas de rejet, mais toute personne ayant qualité et intérêt peut, en cas d’enregistrement, contester la décision. Un pourvoi en cassation peut être formé contre l’arrêt de la Cour d’appel.

Lorsque la marque est enregistrée, cet enregistrement confère des droits au titulaire de la marque.

II. Le droit de propriété sur les marques

L’enregistrement d’une marque avec succès confère des droits au titulaire, mais il existe des limites à la protection conférée par la marque.

Aux termes de l’article L. 713-1 du CPI, l’enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu’il a désignés. L’article L. 712-1 alinéa 2 précise que l’’enregistrement produit ses effets à compter de la date de dépôt de la demande pour une période de dix ans, indéfiniment renouvelable. Pour une marque qui a fait l’objet d’un enregistrement au Bureau international de l’OMPI, l’article 6§1 de l’Arrangement de Madrid prévoit une protection d’une durée de vingt ans, renouvelable également de façon indéfinie.

La protection juridique de la marque confère, en principe, à son titulaire un droit exclusif. En conséquence, certains actes sont interdits aux tiers, sauf autorisation du propriétaire de la marque. Il s’agit, aux termes de l’article L. 713-2 du CPI, de la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, même avec l’adjonction de mots tels que formule, façon, système, imitation, genre, méthode ; l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement ; la suppression ou la modification d’une marque régulièrement apposée.

L’article L. 713-3 du CPI interdit d’autres actes à la condition qu’il en résulte un risque de confusion dans l’esprit du public. Il s’agit de la reproduction, l’usage ou l’apposition d’une marque, ainsi que l’usage d’une marque reproduite, pour des produits ou services similaires à ceux désignés dans l’enregistrement, l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement. A titre d’exemples d’actes pouvant créer la confusion, ou l’imitation, on peut citer « la vache sérieuse » pour « la vache qui rit » (Cass. Com 5 janvier 1966, Société des Fromageries Grosjean Frères c/ Société Fromagerie Bel).

Le monopole d’exploitation de la marque par son titulaire connaît cependant des limites. En l’absence de la déchéance, les limites sont légales et jurisprudentielles.

En ce qui concerne les exceptions légales, l’article L. 713-6, a du CPI précise que les tiers dont le nom commercial, la dénomination sociale, l’enseigne ou le non de famille est antérieur à l’enregistrement peuvent continuer à utiliser le signe, sous réserve de ne pas porter atteinte aux droits du titulaire de l’enregistrement.

De même l’article L. 713-6, b autorise l’usage de la marque comme indication de la destination d’un produit ou un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée, à condition qu’il n’y ait pas de confusion dans leur origine. C’est l’hypothèse où un commerçant a besoin, pour rendre service aux consommateurs, d’utiliser le nom d’une marque alors qu’il n’en est pas le propriétaire. Pour informer le consommateur, un commerçant de housse pour iPhone, par exemple, peut donner la destination du produit en indiquant « Housse pour iPhone 5 ». Dans de nombreux cas, Apple n’a pas accordé de licence et le commerçant utilise donc une marque protégée. En théorie, Apple pourrait faire un procès en contrefaçon, mais la loi permet au commerçant d’utiliser la marque protégée, dans ce cas.

Le Code de la consommation (article L. 121-8 et suivants) autorise également l’usage de la marque dans les publicités comparatives à condition que la publicité soit licite. La publicité comparative est celle qui explicitement ou implicitement, identifie un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent. Renault, par exemple, annonce que sa voiture consomme, à performance égales, moins de carburant que celle de Peugeot, nommément désigné ; ou Samsung, pour vendre sa nouvelle tablette, mentionne les différences qui existent entre son produit et l’iPad d’Apple ; ou encore Leclerc qui annonce que chez Leclerc, le yaourt coûte moins cher que chez Auchan. Renault et Leclerc peuvent utiliser dans leur publicité les marques respectives de Peugeot et Auchan. Cependant, il faut respecter certaines conditions. La publicité doit porter sur des biens ou des services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif. Elle doit être limitée à une comparaison objective, ce qui exclut toute référence aux appréciations subjectives telles que l’esthétique, le goût, la saveur ou l’odeur. Elle doit comporter une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens ou services, dont le prix peut faire partie. Elle ne doit pas entraîner le discrédit ou le dénigrement des personnes, noms commerciaux ou autres signes distinctifs d’un concurrent. Elle ne doit pas engendrer de confusion entre l’annonceur et le concurrent. Enfin la publicité comparative ne doit pas figurer sur certains supports tels que emballages, factures, titres de transport, moyens de paiement et des billets d’accès à des spectacles ou à des lieux ouverts au public comme les musées ou les bibliothèques.

Pour finir avec les exceptions légales aux droits du propriétaire de la marque, notons que le monopole d’exploitation de la marque est toujours susceptible de se heurter à la règle de l’épuisement des droits. En effet, aux termes de l’article L. 713-4 du CPI, le droit conféré par la marque ne permet pas à son titulaire d’interdire l’usage de celle-ci pour des produits qui ont été mis dans le commerce dans la l’Union européenne ou dans l’Espace économique européen sous cette marque par le titulaire ou avec son consentement.

La loi interdit donc au propriétaire d’une marque de l’opposer à autrui dès lors qu’il a mis le bien dans le commerce dans un État membre. C’est pour répondre à l’exigence de la liberté de circulation des marchandises. Celui qui met son bien, sur lequel est apposée une marque, dans le commerce dans un État membre, perd de ce fait le droit d’opposer sa marque dans tous les autres États membres. Toutefois, faculté reste alors ouverte au propriétaire de s’opposer à tout nouvel acte de commercialisation s’il justifie de motifs légitimes, tenant notamment à la modification ou à l’altération, ultérieurement intervenue, de l’état des produits.

A côté des exceptions légales, il existe aussi des exceptions jurisprudentielles. En effet, en vertu de la liberté d’expression reconnue par l’article 10 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le juge accepte l’usage, non autorisé, de la marque dans un but d’humour ou de caricature, en dehors de la vie des affaires. Sur ce fondement ont été admises, entre autres, la parodie de la marque Marlboro pour une campagne contre le tabac et celle de la marque Michelin pour des protestations sociales. De même, Canal+ a pu utiliser la marque Peugeot dans les guignols de l’info. La Cour de cassation a considéré que lorsqu’une marque est utilisée et tournée en dérision pour distraire le public, il n’y a pas contrefaçon. La Cour de cassation a aussi rendu une série d’arrêts en faveur de Greenpeace, qui mène des campagnes dans les médias où elle critique des entreprises comme Areva ou BP en utilisant leur marque (Cass. Civ. 1re, 8 avril 2008, Association Greenpeace c/ Areva).

Il existe d’autres limites de la protection conférée par la marque, des limites à raison de la déchéance de la marque. La déchéance de la marque est une sanction. Elle peut intervenir pour défaut d’exploitation, elle peut aussi intervenir lorsque la marque est devenue générique ou déceptive.

Le titulaire de la marque doit l’exploiter. En vertu de l’article L. 714-5 du CPI, encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits et services visés dans l’enregistrement, pendant une période ininterrompue de cinq ans.
C’est le juge qui prononce la déchéance. Toute personne intéressée pour récupérer la marque peut demander la déchéance. Une autre entreprise, dans le même secteur, peut faire déchoir le propriétaire et se faire attribuer la marque par le juge.

La jurisprudence a même reconnu que si le tiers s’est emparé de la marque et que le propriétaire lui fait un procès en contrefaçon pour violation de son droit, le défendeur peut, à titre de demande reconventionnelle, demander au juge de débouter le demandeur et obtenir la déchéance de la marque.
La qualification d’usage sérieux suppose une exploitation réelle et effective de la marque. La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne considère par exemple qu’ « une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée, conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des servies pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits ou services, à l’exclusion d’usage de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par l’enregistrement  » (CJUE 11 mars 2003, Ansul BV c/ Ajax Brandbeveiliging BV). La Cour de justice a, par ailleurs, jugé que l’apposition de la marque, par son titulaire sur des objets qu’il offre gratuitement aux acquéreurs de ses produits en guise de cadeaux, ne constitue pas un usage sérieux (CJUE 15 janvier 2009, Silberquelle GmbH c/ Maselli-Strickmode GmbH).

L’article L. 714-5 alinéa 4 apporte une précision complémentaire en ce sens que l’usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans ne fait pas obstacle au prononcé de la déchéance, s’il a été entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l’éventualité de cette demande. La preuve de l’exploitation, qui peut être apportée par tous moyens, incombe évidemment au propriétaire de la marque dont la déchéance est demandée.

La loi assimile trois situations à un usage sérieux de la marque, ce qui permet d’échapper au prononcé de la déchéance. Aux termes de l’article L. 714-5 du CPI, il s’agit de l’’usage fait avec le consentement du propriétaire de la marque, de l’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif et de l’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement exclusivement en vue de l’exportation.

En dehors de la déchéance pour défaut d’exploitation, la déchéance peut aussi intervenir pour une marque devenue générique. C’est la théorie de la dégénérescence. Ici le titulaire de la marque a laissé dégénérer sa marque qui est devenue par ce fait, la désignation usuelle d’un produit. Aux termes de l’article L. 714-6, a du CPI, encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d’une marque devenue de son fait la désignation usuelle dans le commerce du produit ou du service ; par exemple « Frigidaire » pour réfrigérateur, « Bikini » pour les maillots de bain, « walkman » pour un baladeur, « mobylette » pour les cyclomoteurs ou encore « kleenex » pour les mouchoirs en papier. Mais il faut préciser que la déchéance n’est encourue qu’au vu d’une attitude fautive du titulaire de la marque. L’important est que le titulaire ne soit pas resté passif. On prend en compte les avertissements, les mises en garde ou les actions en justice qu’il intente pour protéger sa marque. La marque « Caddie » par exemple, enregistrée pour des chariots de supermarché évite le prononcé de la déchéance compte tenu des nombreuses actions en justice que la société intente contre les journaux qui reproduisent sa marque pour désigner des chariots de supermarchés fabriqués par des concurrents.

La déchéance de la marque peut, enfin, intervenir lorsque la marque devient déceptive. Aux termes de l’article L. 714-6, b du CPI, encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d’une marque devenue de son fait propre à induire en erreur, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service.

Notons pour finir sur le droit de propriété sur les marques que la marque peut évidemment faire l’objet de contrats d’exploitation, soit une cession de marque, soit une licence de marque.

La cession de marque est un contrat assez rare. La plupart du temps, les marques sont transférées d’un patrimoine à un autre dans le cadre des opérations de fusions acquisitions ou de vente de fond de commerce. Les contrats de licence de marque sont plus fréquents. C’est des contrats de louage de chose. Le propriétaire loue sa marque à un tiers.

L’article L. 714-1 alinéa 4 du CPI exige que les contrats de cession de marque soient constatés par écrit, à peine de nullité. En revanche, la loi n’exige pas un écrit pour les contrats de licence de marque, mais dans la pratique, les contrats de licence de marque se font par écrit.

Après avoir analysé le droit de propriété sur la marque, il convient d’aborder la défense des droits sur la marque.

III. La défense des droits sur la marque

Aux termes de l’article L. 716-1 du CPI, l’atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon. Nous allons évoquer successivement les formes de la contrefaçon, l’action en contrefaçon et les sanctions de la contrefaçon.

Au rang des formes de la contrefaçon, on peut citer l’usage illicite de la marque, la reproduction illicite de la marque, l’imitation illicite ou frauduleuse de la marque, l’apposition illicite de la marque, l’altération et suppression de la marque ou encore la vente, la mise en vente, la fourniture ou l’offre de fourniture de produits ou services revêtus d’une marque contrefaisante.

En ce qui concerne la reproduction illicite de la marque, lorsqu’il s’agit d’utiliser la marque pour des produits ou services identiques à ceux désignés dans l’enregistrement, l’interdiction de la reproduction est absolue, c’est ce qui ressort de l’article L. 713-2, a du CPI. En revanche, lorsqu’il s’agit de produits ou services simplement similaires à ceux désignés dans l’enregistrement, l’interdiction de la reproduction est subordonnée au risque de confusion dans l’esprit du public quant à l’origine des produits ou services, comme le précise l’article L. 713-3, a du CPI. En dehors des marques notoires, il n’y a pas, en principe, de contrefaçon à raison d’application de la marque d’autrui à des produits ou services complètements différents de ceux visés dans l’enregistrement. Mais on peut toujours avoir ici une condamnation au titre de la concurrence déloyale.

A propos de l’exigence d’une reproduction à l’identique ou quasi-identique, il ressort de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qu’« un signe est identique à la marque lorsqu’il reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque ou lorsque, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen » (CJUE, 20 mars 2003, LTJ Diffusions c/ Sadas Verbaudet).

En dehors de la reproduction de la marque, la loi prohibe l’imitation illicite ou frauduleuse de la marque. En effet, l’article L. 713-3, b du CPI vise l’imitation d’une marque et l’usage d’une marque imitée, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l’enregistrement. La Cour de cassation laisse ici une souveraineté d’appréciation au juge du fond, ce qui peut conduire, des fois, à des décisions relativement subjectives. A titre d’exemples, l’emploi de la marque « Aux Galeries Layettes » a été condamné compte tenu de sa proximité avec « Aux Galeries Lafayette » (Tribunal civil de Marseille, 24 janvier 1972, Société des Galeries Lafayette c/ Epoux Féraud). En revanche, les juges ont admis la coexistence de « Jadis » et « Adis » (TGI Paris, 6 juillet 1977, G.I.E. Adis c/ Société Braun). De même, « Eau de Roche » n’est pas une contrefaçon de la marque « Roche », pas plus que « Madame Figaro » n’en est une de « Madame » (Cass. Com. 26 novembre 2003, Société Estée Lauder c/ Société Clinique du Rond point des Champs-Elysées ; et CA Paris, 7 novembre 1983, Société Verlag Dr. H. Heilmaier c/ Société Le Figaro).

L’article L. 716-10 du CPI incrimine le fait de détenir sans motif légitime, d’importer ou d’exporter des marchandises présentées sous une marque contrefaisante, d’offrir à la vente ou de vendre des marchandises présentées sous une marque contrefaisante, de sciemment livrer un produit ou fournir un service autre que celui qui est demandé sous une marque enregistrée. Cependant, et par exception à l’infraction de substituer un produit marqué, le dernier alinéa de l’article L. 710-10 du CPI accorde au pharmacien un droit de substitution de marque en matière de médicament.

Il faut ajouter pour finir sur ce point que le fait de produire industriellement des marchandises présentées sous une marque contrefaisante est puni par l’article L. 716-9 du CPI.

La contrefaçon de la marque peut donc prendre plusieurs formes. Lorsqu’il y a contrefaçon, la personne aux droits de laquelle l’atteinte a été portée peut agir en contrefaçon. Aux termes de l’article L. 716-5 du CPI l’action civile en contrefaçon est engagée par le propriétaire de la marque. Toutefois, le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation peut agir en contrefaçon, sauf stipulation contraire du contrat si, après mise en demeure, le titulaire n’exerce pas ce droit. L’action est donc ouverte au propriétaire de la marque, qu’il soit titulaire originaire ou cessionnaire inscrit et au licencié exclusif sous conditions toutefois pour ce dernier. L’action en contrefaçon se prescrit par trois ans.

La contrefaçon est sanctionnée aussi bien sur le plan civil que sur le plan pénal. Au civil, l’article L. 716-1 du CPI précise bien que l’’atteinte portée au droit du propriétaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Cette responsabilité est engagée indépendamment de la bonne foi de l’auteur de la contrefaçon. L’élément matériel suffit. Il peut s’agir, par exemple, de l’usage d’une marque authentique apposée sur de faux produits. Le contrefacteur fabrique par exemple de faux sacs et y appose une marque enregistrée, ou propose un faux service, attribué à une entreprise. Hermès a gagné récemment un procès aux États-Unis, en obtenant la condamnation de contrefacteurs vendant de faux sacs Hermès sur Internet.

La question s’est posée de savoir si on peut obtenir la condamnation des prestataires d’hébergement pour la vente sur Internet des produits contrefaits. Autrement dit, est-il possible pour les places de marché en ligne, notamment, eBay, de bénéficier du régime exonératoire de responsabilité des prestataires d’hébergement. La question s’est posée avec le contentieux opposant LVMH à eBay car sur eBay, il est vendu des faux produits avec les marques de LVMH.

Le statut de prestataire d’hébergement permet aux personnes morales ou physiques dont l’activité se limite au stockage de données de ne pas voir leur responsabilité engagée du fait des activités ou des contenus mis en ligne par les utilisateurs de leurs services.

La Cour de cassation a approuvé les décisions des juges du fond qui ont refusé d’accorder à eBay le bénéfice du statut de prestataire d’hébergement et qui l’ont donc condamné (Cass. com, 3 mai 2012, eBay Inc.et eBay International AG c/ LVMH Fragrance Brands et Guerlain). Rappelons que la Cour de justice de l’Union européenne a jugé que ne pouvaient bénéficier de l’exonération de responsabilité, les prestataires jouant un «  rôle actif de nature à leur confier une connaissance ou un contrôle des données stockées  » (CJUE 23 mars 2010 Google Adwords c/Louis Vuitton Malletier SA). La Cour de justice a précisé, par la suite, qu’un tel rôle actif pouvait résulter d’une assistance aux utilisateurs « consistant notamment à optimiser la présentation des offres à la vente en cause ou à promouvoir celle-ci » (CJUE 12 juillet 2011, L’Oréal SA c/ eBay International A.G.).

Pour déterminer les dommages-intérêts à accorder à la victime, l’article L. 716-14 du CPI prescrit au juge de prendre en considération les conséquences économiques négatives, dont le manque à gagner, subies par la partie lésée, les bénéfices réalisés par le contrefacteur et le préjudice moral causé au titulaire des droits du fait de l’atteinte. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire qui ne peut être inférieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte.

A côté des dommages-intérêts alloués à la victime, le juge interdit de continuer l’infraction et peut prononcer des peines complémentaires comme le rappel des circuits commerciaux , la destruction de la contrefaçon ou encore la publication de la décision.

Au pénal, où l’élément intentionnel est en général présumé, les peines sont prévues aux articles L. 716 -9 à L. 716-12 du CPI. Aux termes de l’article L. 716-10 du CPI, est puni de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende, le fait pour toute personne de détenir sans motif légitime, d’importer ou d’exporter des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ; d’offrir à la vente ou de vendre des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ; de reproduire, d’imiter, d’utiliser, d’apposer, de supprimer, de modifier une marque en violation des droits conférés par son enregistrement et des interdictions qui découlent de celui-ci.

D’autres infractions sont punies de quatre ans d’emprisonnement et de 400 000 euros d’amende. Il s’agit, aux termes de l’article L. 716-9 du CPI, d’importer, d’exporter, de réexporter ou de transborder des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ; de produire industriellement des marchandises présentées sous une marque contrefaisante ; de donner des instructions ou des ordres pour la commission des deux types d’infraction précédemment mentionnées.

Dans le cadre de l’article L. 716-10 comme dans celui du L. 716-9 du CPI, lorsque les délits ont été commis en bande organisée ou sur un réseau de communication au public en ligne, les peines sont portées à cinq ans d’emprisonnement et à 500 000 euros d’amende, ou s’agissant des délits de l’article L. 716-9, lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité de l’homme ou l’animal.

En cas de récidive ou si le délinquant est ou a été lié par convention avec la partie lésée, les peines encourues sont portées au double.

Une mesure complémentaire peut même consister en la fermeture de l’établissement. En effet aux termes de l’article L. 716-11-1 du CPI, le juge peut ordonner la fermeture totale ou partielle, définitive ou temporaire, pour une durée au plus de cinq ans, de l’établissement ayant servi à commettre l’infraction.

Il existe également un délit spécifique à propos des marques notoires, c’est le parasitisme. On sait que les marques sont régies par le principe de spécialité. Des tiers peuvent vouloir se servir de la renommée d’une marque pour l’utiliser pour des produis ou services différents. Le parasitisme est un délit civil spécifique. Aux termes de l’article L. 713-5 du CPI, la reproduction ou l’imitation d’une marque jouissant d’une renommée, pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement, engage la responsabilité civile de son auteur si elle est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cette reproduction ou imitation constitue une exploitation injustifiée de cette dernière.

Arnaud Soton,
Consultant en fiscalité et droit des affaires, professeur de droit.