La société Holdham, actrice incontournable de la papeterie scolaire et détentrice de plusieurs marques « Oxford » depuis 1971, l’a appris à ses dépens. En 2008, par un contrat de licence renouvelé jusqu’en 2016, cette société avait concédé à la société School Pack l’usage de sa marque « Oxford » pour des « bagages, valises et sacs de voyage ». Suite à cette licence, la société Holdham a finalement décidé de céder sa marque française « Oxford » n° 1374270 à la société School Pack.
En 2018, la société Holdham attaque la société School Pack en contrefaçon et atteinte à la renommée de ses marques, lui reprochant l’utilisation du signe « Oxford » sur des trousses et cartables proposés à la vente notamment sur Internet.
Malheureusement pour la société Holdham, les juges ont rapidement sorti leur « stylo rouge » : par un arrêt du 11 janvier 2023, la Cour d’appel de Paris a déclaré l’action irrecevable, la société Holdham ayant toléré cet usage pendant cinq ans, tombant ainsi sous le coup du mécanisme la forclusion par tolérance.
La société Holdham s’est alors pourvue en cassation, arguant que la forclusion ne devait pas s’appliquer à sa marque, celle-ci jouissant d’une grande renommée. Elle reproche, en outre, à la Cour d’appel de Paris de s’être fondée sur de « simples indices concordants » pour présumer qu’elle avait « nécessairement » eu connaissance de l’exploitation faite par la société School Pack, alors que « la forclusion par tolérance n’est applicable qu’à la condition que le titulaire de la marque ait sciemment toléré l’usage postérieur, c’est-à-dire délibérément, en connaissance de cause ».
Cependant, la Cour de cassation rappelle que
« l’article 9 de la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008, puis l’article 9 de la directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015, dont la transposition était assurée en droit français par l’article L716-5, alinéa 4, du Code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019, n’opèrent aucune distinction selon que la marque antérieure est ou non une marque renommée. Il s’ensuit que le droit de l’Union accorde une protection identique au titulaire de la marque postérieure tolérée, que la marque antérieure soit ou non renommée ».
Autrement dit, les titulaires de marques de renommée doivent également rester vigilants et surveiller l’usage ou les dépôts qui pourraient être effectués par des tiers. Ils doivent également se montrer réactifs, faute de quoi, après cinq années de tolérance, tout comme les titulaires de marques « ordinaires », ils perdront le droit de demander la nullité de la marque postérieure, d’en contester l’usage et de solliciter la réparation du préjudice causé (à moins que le dépôt n’ait été effectué de mauvaise foi).
Par ailleurs, la Cour de cassation a également rejeté les autres arguments de la société Holdham, en soulignant que les preuves fournies démontraient bien une connaissance effective et consciente de l’usage de la marque postérieure effectué par la société School Pack, et non une simple présomption ou une connaissance potentielle.
En effet, il était difficile pour la société Holdham de prétendre à l’ignorance : les catalogues de produits de la société School Pack, contenant des trousses de la marque « Oxford », étaient adressés chaque année depuis 2009 aux mêmes distributeurs que ceux de la société Holdham ; les cahiers, agendas et autres fournitures scolaires de la société Holdham étaient situés à proximité immédiate des trousses et cartables de la société School Pack, dans les mêmes enseignes de grande distribution et dans les mêmes rayons ; et enfin (et surtout !), les propres commerciaux de la société Holdham étaient présents, en particulier lors des rentrées scolaires, dans les mêmes rayons que ceux où étaient exposés les produits Oxford de la société School Pack.
Comme pour les achats de rentrée scolaire, la rigueur et la vigilance sont essentielles en matière de propriété intellectuelle. Cette décision rappelle que la forclusion par tolérance est une règle stricte, qui s’applique de la même façon aux marques de renommée, et que négliger cette règle peut avoir des conséquences significatives pour les titulaires de droits.
