Par Rosan Slits.
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  • 1re Parution: 24 janvier 2023

Le singe fait la grimace : la marque de l’œuvre d’art de Banksy n’a pas été déposée de mauvaise foi.

Au printemps 2021, la division d’annulation de l’EUIPO a déclaré invalide l’enregistrement de la marque représentant l’image du singe de Banksy pour cause de mauvaise foi. En octobre 2022, la décision relative à la marque représentant l’œuvre d’art de Banksy a été annulée en raison de l’absence de mauvaise foi et du caractère distinctif de l’image.

Quand on pense au street art anonyme britannique, Banksy est inévitablement le premier nom qui vient à l’esprit. Cet artiste militant influent met ses œuvres en téléchargement gratuit en ligne, avec pour seule exception un usage à des fins commerciales.

« Le droit d’auteur est pour les perdants ».

Alors que Banksy a dit que « le droit d’auteur est pour les perdants », il se tourne de plus en plus vers la propriété intellectuelle pour empêcher l’utilisation commerciale, en créant le Pest Control Office [1] (L’Office de lutte antiparasitaire) en 2009 pour authentifier les œuvres d’art et enregistrer les droits de marque de l’Union européenne (EUTM) sur les images. Cependant, le désir de Banksy de rester anonyme ajoute un défi supplémentaire à l’enregistrement et à l’application de la PI.

Litige concernant la marque de l’œuvre d’art de Banksy : le graffiti est-il un jeu équitable ?

Nous avions déjà parlé du litige en matière de marques entre Banksy et la société britannique de cartes de vœux Full Colour Black, qui avait reproduit certaines des célèbres œuvres de Banksy sur sa gamme de cartes de vœux [2], sans son autorisation.

Alors que l’Office de lutte antiparasitaire avait déposé 15 marques de l’Union européenne pour protéger certaines œuvres de Banksy, sept de ces enregistrements ont fait l’objet d’actions en nullité. L’une des affaires a été suspendue, mais les six autres enregistrements ont été annulés par la division d’annulation de l’EUIPO au motif que Banksy n’a jamais eu l’intention de réellement utiliser le signe en tant que marque.

L’objectif de l’enregistrement était plutôt de contourner les restrictions du droit d’auteur afin d’empêcher d’autres personnes d’utiliser le signe, d’où la conclusion de « mauvaise foi ».

L’ouverture de « Gross Domestic Product » en 2019, une salle d’exposition présentant des produits dérivés de Banksy, a notamment été considérée comme une reconnaissance que l’artiste n’avait pas réellement l’intention d’utiliser l’œuvre d’art comme une marque d’origine. La déclaration de Banksy « copyright is for losers » (le droit d’auteur est pour les perdants) suggérait en outre que tout ce qui était divulgué au public pouvait être utilisé librement par quiconque sans autorisation. Enfin, Full Colour Black a fait valoir que l’œuvre de Banksy était déjà largement utilisée dans le commerce et que Banksy n’avait rien fait pour empêcher cela.

L’Office de lutte antiparasitaire a maintenant contesté avec succès la première de ces décisions d’annulation.

La mauvaise foi dans le droit européen des marques.

Suite à l’arrêt Lindt & Sprüngli contre Hauswirth, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a donné une interprétation plus poussée de la notion de mauvaise foi dans les arrêts Koton et Sky contre Skykick. Dans l’arrêt Koton, la cour a jugé qu’une marque est déposée de mauvaise foi lorsque des preuves pertinentes et concordantes montrent que le demandeur n’a pas déposé la demande dans le but de participer loyalement à la concurrence. Au contraire, il existe une intention de porter atteinte aux intérêts des tiers d’une manière incompatible avec les usages loyaux ou d’obtenir un droit exclusif à des fins autres que celles couvertes par les fonctions d’une marque (notamment l’indication d’origine). 

Dans l’affaire Sky contre Skykick, la CJUE a considéré (dans la lignée de Koton) qu’un acte était de mauvaise foi si le demandeur avait l’intention de porter atteinte aux intérêts des tiers d’une manière incompatible avec les usages honnêtes. Par exemple, un dépôt de marque sans aucune intention d’utiliser effectivement la marque pour les produits ou services indiqués. C’est également le cas si le déposant avait l’intention, même sans penser à un tiers déterminé, d’obtenir un droit exclusif à des fins autres que celles couvertes par les fonctions d’une marque.

Toutefois, la simple constatation que, au moment du dépôt, le demandeur n’exerçait pas une activité économique correspondant aux produits et services indiqués dans la demande ne suffit pas en soi à établir la mauvaise foi. Si l’intention d’utiliser une marque conformément à ses fonctions essentielles n’est absente que pour certains produits ou services identifiés dans la demande de marque, cette demande ne constitue un dépôt de mauvaise foi que pour ces produits ou services spécifiques.

Les enregistrements de marques d’œuvres d’art de Banksy constituent-ils de la mauvaise foi ?

En appel, la Chambre de recours a adopté un point de vue différent de celui de la division d’annulation. La chambre a notamment estimé qu’en principe, il n’y a pas d’objection à protéger un même signe à la fois par le droit d’auteur et par le droit des marques. Le simple fait que la protection par le droit d’auteur soit difficile et limitée dans le temps ne signifie pas que la demande de protection par la marque constitue automatiquement un abus du droit des marques.

Les marques peuvent très bien avoir été enregistrées pour empêcher des tiers d’utiliser les signes. C’est l’objectif normal de l’enregistrement d’une marque et cela ne constitue pas immédiatement en soi une mauvaise foi, à condition que le demandeur soit le titulaire légitime.

En évaluant si l’utilisation de la marque était intentionnelle en tant que telle, la Chambre a souligné qu’un titulaire de marque est libre de choisir quand utiliser une marque nouvellement enregistrée. Compte tenu des circonstances de l’espèce, il ne pouvait être présumé qu’il n’y avait jamais eu d’intention d’utiliser les marques ou de permettre à des tiers de les utiliser en tant que licenciés.

Enfin, la Chambre n’a pas considéré que l’usage commercial considérable de l’art de Banksy par des tiers était établi, ajoutant que cet argument était plus pertinent pour évaluer le caractère distinctif d’un signe que pour établir la mauvaise foi.

Le singe guette.

Il reste désormais à déterminer si Full Colour Black va contester cette décision et porter le litige devant la CJUE. Pour l’instant, cette décision pourrait inciter d’autres entreprises à réfléchir avant de reproduire des œuvres de Banksy sans son autorisation.

Rosan Slits
Centre de compétences de Novagraaf Amsterdam.

Novagraaf - Conseils en Propriété Intellectuelle
Brevets - Marques - Dessins & Modèles
https://www.novagraaf.com/fr

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