Par Matthieu Objois, CPI.
 
  • 704 lectures
  • Parution : 9 octobre 2017

  • 5  /5
Guide de lecture.
 

Contestation de décisions de l’Office européen des brevets en matière de rejet d’effet unitaire.

C’est in fine à l’OEB que reviendra la tâche d’instruire les demandes d’effet unitaire pour les brevets européens délivrés.
Les éventuelles décisions de rejet d’effet unitaire qui en découleront pourront être contestées non pas devant les Chambres de recours de l’OEB, mais directement devant la JUB, le cas échéant sur deux degrés d’instance.
Or, en l’absence d’effet unitaire (qu’il ait été rejeté ou juste non demandé), le titulaire doit, pour rester protégé, engager des procédures de validations nationales dans les États membres de son choix, certains prévoyant des actions devant être accomplies dans les trois mois à compter de la délivrance.

Ainsi, le contentieux lié à une demande d’effet unitaire est susceptible de créer des problèmes sérieux de sécurité juridique aussi bien pour le titulaire que pour les tiers (risque si une décision de rejet d’effet unitaire était annulée après que les délais de validation aient expiré), c’est pourquoi une procédure spéciale « accélérée » a été prévue par le législateur.

Nous allons montrer que si cette procédure accélérée tient ses promesses et que le titulaire est diligent au maximum, il apparait possible d’obtenir une décision finale de la JUB avant que le titulaire perde la capacité de pouvoir procéder à toutes les validations de son choix.

Nous allons présenter par ailleurs une stratégie d’optimisation du processus de validation qui permet pour un coût minimal d’éviter tout risque de perte de droit quand bien même du retard surviendrait.

Longtemps repoussée, l’entrée en vigueur du Brevet européen à effet unitaire (ci-après le Brevet unitaire, ou plus simplement « BU ») devrait enfin avoir lieu en 2018.

Le système du brevet européen à effet unitaire coexistera avec celui des brevets européens sans effet unitaire et des brevets nationaux.

Le brevet européen est délivré par l’Office européen des brevets (ci-après « OEB ») dans le cadre de la Convention sur le brevet européen (ci-après « CBE ») à laquelle sont aujourd’hui partie 38 États. Aujourd’hui, à la délivrance le brevet européen se transforme en une pluralité de brevets nationaux pour chacun des états de son choix parmi les 38 États partie à la CBE pour lesquels le titulaire accomplit une procédure de validation nationale.

Lorsque le BU sera en application, pour (en l’état actuel) 13 à 26 de ces 38 États, le titulaire aura le choix soit de procéder comme aujourd’hui en ne demandant pas l’effet unitaire et en validant son brevet européen état par état, soit de basculer soit du côté « unitaire » en demandant l’effet unitaire. Au lieu de 13 à 26 brevets nationaux, le titulaire disposera alors d’un unique BU dans les États concernés.

Pour les autres États, la validation traditionnelle restera l’unique possibilité, le cas échéant en parallèle du BU.

En faisant le choix de la voie unitaire, le titulaire obtient une protection territoriale étendue et uniforme pour une taxe annuelle unique très avantageuse. Cependant il prend le risque de perdre d’un coup tous ses droits dans l’ensemble des pays couverts par le brevet à effet unitaire en cas d’annulation par la future Juridiction Unifiée du brevet pour le règlement des litiges liés aux brevets européens et aux brevets européens à effet unitaire (ci-après « JUB »), instaurée par l’Accord relatif à cette juridiction unifiée du brevet (ci-après l’Accord, ou plus simplement « AJUB »), signé le 19 février 2013.

Le choix de requérir ou non l’effet unitaire est donc un choix éminemment tactique laissé au titulaire, choix dont peut dépendre la stratégie commerciale complète d’une société à l’échelle européenne.

En effet, alors que sous le système actuel de nombreuses entreprises de taille moyenne ne valident que dans les états « principaux » (typiquement France, Royaume-Uni et Allemagne) et limitent leur exploitation du brevet à ces états à cause du coût des taxes et des traductions pour valider dans d’autres états, ainsi que des craintes à introduire une voire plusieurs éventuelles actions en contrefaçon devant les juridictions moins « maîtrisées » de ces autres états, on peut imaginer qu’avec un brevet unitaire les mêmes entreprises osent plus facilement se lancer à plus grande
échelle.

Cependant, ce choix ne dépend pas uniquement du titulaire car c’est in fine à l’OEB que reviendra la décision d’accorder ou non l’effet unitaire.

En effet, l’Article 9(1) du règlement (UE) n°1257/2012, qui est le texte fondateur instituant le BU, définit les tâches administratives confiées à l’OEB par les États membres participants dans le cadre du BU.

Ces tâches sont notamment les suivantes :

  • a) gérer les demandes d’effet unitaire déposées par les titulaires de brevets européens ; (...)
  • g) veiller à ce que les titulaires des brevets européens présentent leurs demandes d’effet unitaire dans la langue de la procédure, telle que définie à l’article 14, paragraphe 3, de la CBE, au plus tard un mois après la publication de la mention de la délivrance au bulletin ...

En d’autres termes, l’OEB est susceptible de rejeter une demande d‘effet unitaire.

Les conditions pour obtenir l’effet unitaire sont exposées dans le Règlement d’application relatif à la Protection Unitaire par brevet (ci-après « RPU ») adopté le 15 décembre 2015 par le Conseil restreint du Conseil d’Administration de l’OEB :

  • Une condition relative au brevet européen (règle 5(2) RPU, ou Article 3(1) du règlement (UE) n° 1257/2012), qui doit être « délivré avec le même jeu de revendications pour tous les États membres participants ». Il est donc important de ne pas retirer la désignation de l’un quelconque des 26 États membres participants, ou de ne pas avoir un jeu de revendications différent pour un ou plusieurs États membres participants (cf. règle 138 CBE), car l’obtention d’un brevet unitaire serait autrement exclue ;
  • Des conditions relatives à la demande d’effet unitaire, et en particulier le respect d’un délai d’un mois à compter de la publication au Bulletin européen des brevets de la mention de la délivrance du brevet européen (règle 6(1) RPU), des conditions de forme (règle 6(2)a)- c) RPU), et une traduction du brevet européen, telle qu’exigée à l’article 6(1) du règlement (UE) n° 1260/2012, à savoir :
    • une traduction en anglais de l’intégralité du fascicule du brevet européen, si la
      langue de la procédure est le français ou l’allemand ; ou
    • une traduction de l’intégralité du fascicule du brevet européen dans une autre
      langue officielle de l’Union européenne, si la langue de la procédure est l’anglais.

A noter que l’exigence de traduction est techniquement une mesure transitoire, l’article 6(1) susvisé du règlement (UE) n°1260/2012 précisant qu’à terme des traductions automatiques seraient employées quand leur qualité sera jugée suffisante, au plus tard douze ans après la date d’application du règlement.

S’il est satisfait à l’exigence visée à la règle 5(2) RPU et que la demande d’effet unitaire est conforme aux exigences énoncées à la règle 6 RPU, l’OEB inscrit l’effet unitaire au Registre de la protection unitaire conférée par un brevet et notifie au demandeur la date à laquelle cette inscription a été effectuée (Règle 7(1) RPU).

S’il n’est pas satisfait à l’exigence visée à la règle 5(2) RPU ou que la demande d’effet unitaire n’est pas présentée dans le délai d’un mois prévu à la règle 6(1) RPU, l’OEB rejette la demande d’effet unitaire (règle 7(2) RPU). Il invite toutefois auparavant le titulaire du brevet à prendre position au moins une fois, conformément à l’article 113(1) CBE, qui est applicable en vertu de la règle 20(1) RPU.

Si les exigences de forme énoncées à la règle 6(2) RPU ne sont pas toutes respectées (mais qu’on est bien dans le délai d’un mois et qu’il n’y a pas de problème de fond sur le jeu de revendications), l’OEB invite le demandeur à s’y conformer dans un délai non prorogeable d’un mois (règle 7(3) RPU). S’il n’est toujours pas satisfait aux exigences concernées avant la fin de ce délai, l’OEB rejette également la demande d’effet unitaire.

Au vu des implications fortes qu’auraient un refus de l’effet unitaire, on voit qu’une attention toute particulière doit être apportée aux moyens de recours sur les décisions de l’OEB en matière de brevet européen à effet unitaire.

Ainsi, contrairement aux autres décisions de l’OEB (décision des divisions d’examen, d’opposition etc.) qui sont susceptibles de recours devant les Chambres de recours de l’OEB, ces décisions de l’OEB dans le cadre du BU ne peuvent être contestées que devant la JUB.

En effet, en marge du contentieux privé traditionnel, le point (i) de l’Article 32(1) AJUB prévoit en outre une compétence exclusive de la JUB pour « les actions concernant les décisions prises par l’Office Européen des Brevets dans l’exercice des tâches visées à l’article 9 du règlement (UE) n°1257/2012 ».

On comprend donc que la JUB a une compétence particulière de « contrôle » des décisions administratives prises par l’OEB dans le cadre du BU, en particulier de la décision d’accord ou de rejet de l’effet unitaire. Plus précisément la JUB se voit donc attribuer le pouvoir de confirmer, modifier, voire annuler en totalité ces décisions.

Il est important de comprendre qu’une action engagée devant la JUB à l’encontre d’une décision de l’OEB n’est pas un appel ou un recours contre cette décision.

En d’autres termes, au même titre que pour toutes les autres actions listées à l’Article 32(1) AJUB, la JUB agit comme tribunal de première instance si une telle action visée à l’Article 32(1)(i) AJUB est engagée. Ainsi la décision de la JUB qui résulterait d’une telle action est elle-même susceptible d’appel au titre de l’Article 73(1) AJUB.

Compte tenu de la particularité du contentieux lié à une demande d’effet unitaire, une procédure accélérée a été prévue. En effet, le délai pour procéder aux validations dans les différents états membres est généralement de trois mois (éventuellement plus, mais pas moins) à compter de la mention de la publication de la délivrance du brevet européen au registre européen des brevets.

L’objectif est de permettre si nécessaire au titulaire du brevet européen de procéder quand même aux formalités de validations européennes dans les États Membres participants, avant l’expiration des délais, si son action était rejetée.

Cette procédure accélérée est similaire à la procédure normale, mais c’est un juge de permanence qui traite l’action, et les délais sont raccourcis (trois semaines au lieu de deux mois au titulaire pour déposer la demande, et trois semaines au juge de permanence pour statuer). Le juge de permanence peut dans ce délai inviter le Président de l’OEB à faire part de ses observations.

Au stade de la cour d’Appel de la JUB, on trouve les mêmes délais de trois semaines.

Une décision de la cour d’appel de la JUB confirmant une décision de l’OEB de rejet de l’effet unitaire devient définitive et n’est plus susceptible de recours.

Les délais serrés prévus par les procédures accélérées décrites ci-avant devraient permettre au titulaire du brevet européen de procéder aux formalités de validations européennes dans les États Membres participants, avant l’expiration des délais.

En effet, les calculs montrent le délai pour valider ne peut être inférieur à trois mois, c’est-à-dire 89 jours (réels) dans le pire cas théorique.

En supposant que :

  • le titulaire est diligent au maximum en ce qui concerne ses propres délais (on suppose une réponse dans les quatre jours (réels) à chaque fois qu’il a un acte à réaliser devant l’OEB ou la JUB, et on ne tient pas compte des fictions juridiques en ce qui concerne les dates de signification des communications) ;
  • la JUB respecte les délais de trois semaines prévus ;
  • l’OEB, bien que n’ayant pas de délai prévu pour traiter les demandes d’effet unitaire, mais ayant conscience de l’importance d’être diligent à ce sujet (voir commentaire 1. de la Règle 7 RPU) agit dans les deux semaines.

Alors :

  • une décision de rejet de l’effet unitaire est émise par l’OEB au bout de 36 jours ;
  • une décision de première instance est émise par la JUB au bout de 61 jours ;
  • une décision de deuxième instance est émise par la JUB au bout de 86 jours ;
  • le titulaire a donc encore au moins 3 jours pour procéder aux validations.

On voit donc que la principale inconnue reste la célérité ou non de l’OEB. Si l’OEB est
effectivement diligente, alors en supposant que les délais prévus par le RPJUB sont respectés par la JUB, ce qu’on peut espérer puisqu’ils apparaissent contraignants car définis par voie règlementaire, le titulaire aura de fortes chances de pouvoir encore procéder aux validations.

Ainsi le titulaire devrait toujours pouvoir obtenir une protection par brevet dans les Etats membres de son choix, bien que ce soit par des parties nationales d’un brevet européen sans effet unitaire et non via un BU. Ainsi aucune perte de chance ne sera causée au titulaire.

Dans l’hypothèse où la procédure tardait, et que le délai de trois mois à compter de la publication de la mention de la délivrance du brevet européen était dépassé, le titulaire pourrait encore valider au moins dans certains états :

  • soit qui ne demandent pas d’action spécifique pour valider telle que le dépôt d’une
    traduction, et en particulier les états ayant ratifié l’Accord de Londres, notamment les
    trois états principaux que sont la France, le Royaume-Uni et l’Allemagne ;
  • soit qui disposent dans leur droit national d’un délai supérieur à trois mois (par exemple Islande), de mécanismes de prolongation du délai de trois mois (par exemple République Tchèque), ou de restauration des droits (par exemple Belgique) en ce qui concerne la validation.

A titre de sécurité et dans l’attente d’une décision favorable rendue par la JUB, on peut se demander s’il n’est pas possible de jouer sur les deux tableaux, c’est-à-dire de procéder de façon cumulative aux actions de validation nationale dans tout ou partie des états choisis tout en contestant une décision défavorable de rejet d’une demande d’effet unitaire.

A priori, rien ne semble l’interdire.

En effet, si l’Article 4(2) du Règlement (UE) n°1257/2015 prévoit que « Les États membres participants prennent les mesures nécessaires pour garantir que, lorsque l’effet unitaire d’un brevet européen a été enregistré et s’étend à leur territoire, ce brevet européen est réputé n’avoir pas pris effet en tant que brevet national sur leur territoire à la date de publication de la mention de sa délivrance dans le bulletin européen des brevets », il n’existe aucune disposition similaire si l’effet unitaire n’a pas été enregistré, ce qui est le cas si la demande d’effet unitaire a été rejetée par l’OEB.

On peut donc supposer qu’en cas d’une telle validation « par sécurité », rien ne se passerait pendant la durée de l’action devant la JUB, et à l’issue de celle-ci :

  • soit la décision de la JUB annule la décision de rejet de la demande d’effet unitaire de l’OEB, et alors l’effet unitaire est enregistré et rétroactivement l’Article 4(2) prend effet et les validations nationales sont réputées ne pas avoir eu lieu ;
  • soit la décision de l’OEB est rendue définitive par la JUB et le titulaire a procédé à bon droit aux validations nationales.

Dans les deux cas, le titulaire pourra être protégé par brevet sur l’ensemble des territoires de son choix.

Seul le temps nous dira si la totalité de la procédure peut tenir dans le délai critique de trois mois, mais dans tous les cas il apparaît possible pour le titulaire de maximiser ses chances tout en minimisant ses coûts en appliquant la stratégie suivante :

  • demander l’effet unitaire le jour de la mention de la publication de la délivrance et
    accomplir tout acte au plus vite (réponse à une communication de l’OEB selon la règle
    7(2) ou (3) RPU, dépôt d’une action devant la JUB, dépôt d’une déclaration d’appel,
    etc.)
  • suivre en parallèle les délais de validation nationale associés à chacun des Etats dans lesquels le titulaire souhaite une protection par brevet, et à chaque fois que l’un de ces délais de validation est sur le point d’expirer (par exemple la veille) alors que la
    procédure devant la JUB ou l’OEB est encore pendante :
    • si une prorogation du délai pour accomplir les formalités de validation existe
      dans le droit national de cet état, la demander ;
    • sinon accomplir les formalités de validation associées.
  • Si l’action devant la JUB ne prospère pas, accomplir les formalités de validation dans les autres états dans lesquels le titulaire souhaite une protection par brevet.

En d’autres termes, l’idée est de valider au plus tard chaque pays en parallèle de la procédure devant la JUB ou l’OEB.

Cela minimise le nombre de validations effectuées « pour rien » en cas de succès de l’action devant la JUB (dans le meilleur cas, aucune validation n’aura été faite pour rien), sans que le titulaire ne soit jamais en danger de perdre sa protection par brevet dans le moindre état.

Ces mécanismes devraient permettre au titulaire de contester sereinement une décision de rejet d’une demande d’effet unitaire tout en ayant la possibilité encore si nécessaire de procéder à des validations nationales.

Matthieu OBJOIS
Conseil en Propriété Industrielle,

REGIMBEAU
www.regimbeau.eu

objois chez regimbeau.eu

Recommandez-vous cet article ?

Donnez une note de 1 à 5 à cet article :
L’avez-vous apprécié ?

14 votes

A lire aussi dans la même rubrique :

Sur le Village de la Justice aujourd'hui...



143 130 membres, 19981 articles, 126 070 messages sur les forums, 2 900 annonces d'emploi et stage... et 2 800 050 visites du site par mois. *

Edito >

2021: nos intuitions pour les mois à venir.

Focus sur >

[Dernières tendances de l'emploi dans le Droit] -30% sur le début 2021.




LES HABITANTS

Membres
PROFESSIONNELS DU DROIT
Solutions
Formateurs