Par Alain Berthet, Avocat.
 
 

Enregistrer une marque tridimensionnelle : une mission impossible ?

Alain Berthet du Cabinet Promark revient sur la difficile protection des marques tridimensionnelles à travers les arrêts du Tribunal de l’Union Européenne (TUE) du 26 mars 2020 (T570/19, T571/19 et T571/19) opposant la société turque MURATBEY à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), qui a refusé l’enregistrement d’un signe tridimensionnel sous forme de torsade pour du fromage en raison de l’absence de caractère distinctif de la marque demandée.

L’article 4 du Règlement du Conseil (UE) n°2015/2424 en date du 16 décembre 2015, entré en vigueur le 23 mars 2016, reprenant dans des termes quasiment identiques l’ancien Règlement du Conseil (CE) n°40/94 du 20 décembre 1993, autorise la protection de la forme ou du conditionnement des produits au même titre que d’autres signes composés d’éléments verbaux ou figuratifs « à condition que ces signes soient propres :
a) à distinguer les produits ou les services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises ; et b) à être représentés dans le registre des marques de l’Union européenne (ci-après dénommé le “registre”) d’une manière qui permette aux autorités compétentes et au public de déterminer précisément et clairement l’objet bénéficiant de la protection conférée à leurs titulaires.
 »

Il ressort de ces textes que lors de son enregistrement, la marque tridimensionnelle doit être appréciée par les examinateurs de l’EUIPO de la même façon que les marques verbales ou semi-figuratives, c’est-à-dire en veillant à ce que la marque possède un caractère distinctif, lui permettant de remplir sa fonction essentielle de garantie d’origine du produit.

Cependant, depuis un arrêt du 29 avril 2004 (C-456/01 et C-457/01, Henkel/OHMI) la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) considère que « la perception du public pertinent n’est pas nécessairement la même dans le cas d’une marque tridimensionnelle, constituée par la forme du produit lui-même, que dans le cas d’une marque verbale ou figurative, qui consiste en un signe indépendant de l’aspect des produits qu’elle désigne ».

La CJUE ajoute « les consommateurs moyens n’ont pas pour habitude de présumer l’origine des produits en se fondant sur leur forme, en l’absence de tout élément graphique ou textuel, et il pourrait donc s’avérer plus difficile d’établir le caractère distinctif s’agissant d’une telle marque tridimensionnelle que s’agissant d’une marque verbale ou figurative ».

Depuis, l’analyse des décisions rendues par l’EUIPO concernant les marques tridimensionnelles confirme que l’appréciation du caractère distinctif est effectuée de manière plus stricte que pour les marques verbales ou figuratives. Les trois décisions du TUE en date du 26 mars 2020 n’échappent pas à ce constat.

Dès lors, est-il encore possible de parvenir à enregistrer un signe tridimensionnel à titre de marque ?

Les trois décisions du 26 mars 2020, d’une part, confortent la jurisprudence antérieure selon laquelle seule une forme divergeant de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur permettra à la marque de remplir la condition de distinctivité. D’autre part, elles démontrent une approche de l’EUIPO défavorable aux marques tridimensionnelles sur trois points : la charge de la preuve quant au caractère distinctif (I), la définition du public pertinent (II) et enfin l’acquisition du caractère distinctif par l’usage (III).

I. Un caractère distinctif difficile à prouver.

La charge de la preuve du caractère distinctif de la marque incombe au demandeur, auquel il appartient plus précisément « de fournir des indications concrètes et étayées établissant que la marque demandée est dotée soit d’un caractère distinctif intrinsèque, soit d’un caractère distinctif acquis par l’usage » [1].

Les consommateurs n’ayant pas pour habitude d’identifier l’origine d’un produit en se fondant uniquement sur la forme de ce dernier, le demandeur d’une marque tridimensionnelle devra démontrer que la forme ou le conditionnement du produit diverge de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur.

Or, les trois décisions du TUE montrent combien il est difficile d’apporter cette preuve.

En effet, le TUE rappelle, en citant une décision antérieure du 28 juin 2019 [2], que l’examinateur n’a pas à prouver qu’une forme identique ou quasi identique existe déjà sur le marché mais uniquement que le secteur concerné se caractérise par une importante diversité de formes dont la marque demandée est une simple variante.

Par ailleurs, le TUE considère qu’il ressort du dossier et « qu’il est également notoire qu’il existe sur le marché un nombre important de formes de fromages auxquelles le consommateur est confronté », pour décider que la marque ne possède pas un caractère distinctif intrinsèque.

En effet, pour conclure à l’absence de caractère distinctif de la marque tridimensionnelle, il ressort de la jurisprudence constante que le TUE peut se référer essentiellement à des faits notoires, alors que le demandeur doit démontrer le caractère distinctif au regard d’éléments concrets et étayés du dossier.

II. Une appréciation stéréotypée du public pertinent.

Dans les trois décisions ici examinées, le TUE rappelle également que le caractère distinctif sera écarté dès lors qu’une partie non négligeable du public pertinent (le consommateur final) n’aura pas reconnu une fonction d’identification au signe et qu’il n’est donc pas nécessaire d’examiner la position des autres consommateurs appartenant au public pertinent (les professionnels).

En l’espèce, la requérante reprochait à l’EUIPO de n’avoir pris en compte que le consommateur final et non le public professionnel qui était pourtant visé par le concours « World Dairy Innovation Award 2018 » à l’issue duquel elle avait remporté un prix.

Le TUE, confirmant la décision de l’EUIPO, montre qu’en matière de produits de consommation courante tel que le fromage, le consommateur final sera toujours considéré comme le public pertinent.

En effet, la jurisprudence estime que, même acquis par des professionnels intermédiaires, c’est bien au consommateur final que sont systématiquement destinés ces produits [3].

C’est pourquoi, même pour des boyaux de charcuterie achetés par des personnes averties (bouchers et charcutiers), le TUE a considéré que cet achat s’opérant en vue d’une vente ultérieure de ces produits, une fois modifiés, aux consommateurs finaux, ces derniers constituaient alors le public pertinent [4].

Le public professionnel ne sera donc jamais pris en compte par l’examinateur, à moins que le déposant ne précise, lors du dépôt de sa marque, que ses produits sont destinés à la vente en gros à des professionnels de l’alimentation, comme le laisse sous-entendre une décision du TUE en date du 23 novembre 2004 [5].

On peut le regretter.

En effet, l’unique prise en compte du consommateur final handicape fortement l’enregistrement des marques tridimensionnelles, dans la mesure où la jurisprudence considère que celui-ci ne prête pas une attention particulière à la forme des produits alimentaires et qu’il n’y voit généralement pas une indication d’origine [6].

Ce postulat peut-il être renversé grâce à un usage suffisant et continu ?

Rien n’est moins sûr.

III. L’acquisition impossible du caractère distinctif par l’usage.

Les trois décisions du TUE du 26 mars 2020 illustrent la grande difficulté à démontrer l’acquisition du caractère distinctif par l’usage.

A ce titre, après avoir rejeté le caractère distinctif intrinsèque du signe déposé, le TUE précise que « la requérante ne présente pas non plus d’éléments permettant d’établir que la marque demandée aurait acquis un caractère distinctif par l’usage ».

Selon la jurisprudence européenne, une marque peut être enregistrée « si la preuve est rapportée qu’elle a acquis, par l’usage qui en a été fait, un caractère distinctif dans la partie de l’Union dans laquelle elle n’avait pas ab initio un tel caractère » [7].

Or, le caractère distinctif des marques tridimensionnelles étant contesté, par principe, par l’EUIPO et n’étant présumé dans aucun pays européen, les critères posés par la jurisprudence obligent donc à démontrer l’acquisition du caractère distinctif sur tout le territoire de l’Union européenne, contrairement à une marque verbale dont le titulaire pourra se limiter à démontrer le caractère distinctif acquis par l’usage uniquement dans les pays où le mot est compris.

Ainsi et par exemple, afin d’en obtenir l’enregistrement à l’échelle européenne, il aurait suffi que le déposant du slogan « Ab in der Urlaub » se contente de démontrer que sa marque avait acquis un caractère distinctif dans « le territoire germanophone de l’Union, à savoir sur la totalité ou une partie du territoire des États membres suivants : la Belgique, le Danemark, l’Allemagne, l’Italie, le Luxembourg et l’Autriche » [8].

Une telle limitation territoriale ne sera pas en revanche possible s’agissant d’une marque tridimensionnelle.

Enfin, l’acquisition du caractère distinctif par l’usage nécessitant une exploitation du signe sur une période de plusieurs années avant le dépôt de la marque, le titulaire s’expose à ce que des concurrents copient ou imitent la forme de son produit. Il lui sera alors difficile ensuite de démontrer que son signe a acquis un caractère distinctif puisque celui-ci ne sera plus à même de diverger de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur, ou autrement dit des produits concurrents.

Conclusion :

Ces trois décisions du TUE démontrent une nouvelle fois les différents obstacles que doivent surmonter les déposants de marques tridimensionnelles. Il apparaît donc toujours excessivement difficile d’enregistrer un signe composé uniquement de la forme d’un produit en l’absence de tout élément figuratif et verbal.

Notes :

[1CJCE, 25 oct. 2007, aff. C-238/06 P, Develey / OHMI.

[2Aff. T-340/18, Gibson Brands/EUIPO.

[3CJCE, 29 avr. 2004, aff. C-371/02, « Bostongurka ».

[4TUE, 31 mai 2006, aff. T-15/05, De Waele/OHMI.

[5Aff. T-360/03, Frischpack/OHMI.

[6TUE, 12 décembre 2013, aff. T-156/12, Sweet Tec/OHMI, pt. 22 ; TUE, 11 avril 2014, aff. T-209/13, Olive Line International/OHMI.

[7CJUE, 22 juin 2006, aff. C-25/05, Storck/OHMI.

[8TUE, aff. T-273/12, Unister/OHMI.

Alain Berthet.
Avocat associé, cabinet Promark

Recommandez-vous cet article ?

Donnez une note de 1 à 5 à cet article :
L’avez-vous apprécié ?

8 votes

A lire aussi dans la même rubrique :

LES HABITANTS

Membres
PROFESSIONNELS DU DROIT
Solutions
Formateurs