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Quelques bonnes raisons d’enregistrer le plus rapidement possible sa marque en République Populaire de Chine.

Par Nicolas Coster, Avocat.

Qu’une société française soit présente ou non en République Populaire de Chine (RPC), qu’elle y possède ou non un agent, un distributeur, une filiale, une joint-venture ou un bureau de représentation, il lui est fortement conseillé d’y déposer ses marques : son nom commercial, sa translittération en chinois et son logo.

Il convient de préciser avant toute chose que l’enregistrement d’une marque en RPC ne couvre ni Hong Kong, ni Macao, ni Taïwan. Il faut donc effectuer un dépôt à part dans chacun de ces territoires pour y être protégé.

Les principales raisons pour déposer sa marque en RPC sont les suivantes :

  • Le principe en droit chinois est « premier déposant, premier servi ». Les actes de parasitisme en matière de marque (et de nom de domaine) sont hélas très courants dans l’Empire du Milieu et constituent un véritable secteur économique à part entière, très rémunérateur pour leur auteur.
  • Ce n’est pas parce qu’une société française ne vend pas ses produits en RPC qu’elle ne doit pas y déposer ses marques. Si elle ne fait qu’y produire pour le marché européen, un dépôt doit être également effectué. L’export de produits constitue un cas de contrefaçon en droit chinois et donc un tiers ayant enregistré la marque en RPC peut parfaitement poursuivre cette société pour contrefaçon de ses propres produits.
  • Si une société souhaite faire retirer les produits contrefaits des sites d’E-commerce chinois, type Alibaba, Alipay, Taobao, 1688, etc. (en anglais « takedown notice »), seul un certificat de marque en chinois sera accepté. Les certificats de marques EU ne serviront que pour la version internationale de ces sites. Les contrefacteurs pourront donc toujours s’approvisionner à la source en RPC.
  • Aucun accord de licence de marque avec un distributeur chinois ne pourra être signé sans une marque enregistrée en RPC, avec un certificat d’enregistrement en caractères chinois. Une extension internationale pour la RPC de sa marque française ne suffit pas. Il ne sera pas possible de payer les redevances à l’étranger si le contrat de licence avec une marque existante en Chine n’est pas enregistré auprès de l’autorité de contrôle des changes chinois (SAFE).
  • À partir du moment où une société participe à des salons internationaux ou vend ses produits en RPC directement ou même par l’intermédiaire d’une plateforme logistique, type Alibaba, il est certain que sa marque y sera enregistrée à plus ou moins brève échéance. C’est d’autant plus vrai que bien souvent les produits de nos sociétés françaises arrivent en RPC par des réseaux d’importation parallèles avant même que ces sociétés pensent démarcher le marché chinois. Il est extrêmement difficile pour une marque étrangère d’être considérée comme notoire sur le territoire chinois et de bénéficier ainsi de la protection afférente.
  • Un enregistrement de marque en RPC permet de mettre en place très facilement un système de surveillance auprès des douanes chinoises, qui seront à même de saisir les marchandises contrefaites et de donner à la société française une première vision de l’état de la contrefaçon de ses produits à l’international.
  • Sans certificat de marque en chinois, il est impossible de demander des raids administratifs et d’entamer des poursuites judiciaires au titre de la contrefaçon en RPC. Quand on sait qu’un dépôt de marque en RPC prend au minimum 12 mois quand tout va bien, il est important de l’anticiper au maximum.
  • Dans le cadre d’une cession de société ou d’actifs, l’absence de marque enregistrée en RPC aura un impact négatif sur la procédure de clôture et l’évaluation financière finale.
  • Enfin, le coût d’une procédure de dépôt de marque en RPC est toujours beaucoup moins élevé et plus sûr qu’une procédure administrative pour tenter de récupérer une marque déjà déposée.

Il va de soi qu’il existe probablement beaucoup d’autres raisons de protéger sa propriété intellectuelle en RPC le plus en amont possible et qu’il convient d’adapter sa politique de dépôt en fonction du secteur et de la politique de développement de chaque entreprise.

Nicolas Coster
Avocat au Barreau de Paris - Arbitre
Avocat conseil du Consulat Général de France à Shanghai
Agent en marque chinois

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