Faire appel d’une décision de l’INPI en matière d’opposition : les astuces pour réussir !

 Marque semi-figurative : mettre en avant l’importance de l’élément graphique

Lorsque le cas d’opposition met en jeu une marque semi-figurative, il est généralement considéré par l’INPI que la partie verbale a un impact plus important que la partie figurative. Toutefois, dans certains cas, la Cour d’appel adopte un raisonnement inverse [1], inspirée probablement par la jurisprudence communautaire qui n’élude pas automatiquement les éléments figuratifs mais procède souvent à une analyse plus pointue de son impact visuel.

C’est notamment le cas lorsque l’élément graphique est associé à une partie verbale faiblement distinctive ou lorsque la partie figurative est particulièrement distinctive.

Les trois cas suivants sont assez représentatifs de l’impact que peut avoir un élément visuel dans la comparaison des signes :

  Dans un premier temps, l’affaire opposant la marque verbale antérieure « e-match » et la marque semi-figurative [2]. La Cour d’appel a infirmé la décision de l’INPI en estimant que l’élément figuratif et le slogan « participent du caractère dominant de cet ensemble verbal placé en attaque, écrit en gros caractères dans des couleurs contrastées ; en conséquence l’impression d’ensemble fournie par le signe contesté est suffisamment différenciée du signe premier pour éviter tout risque de confusion »

  Dans une seconde affaire [3], opposant cette fois deux marques semi-figuratives : la marque antérieure et la marque postérieure . La Cour d’appel de Colmar estime en effet que : « Le graphisme des logos est ovale et placé à gauche pour Déco Sens , alors que celui de Déco ê Sens est un losange noir, constituant un élément central dominant, qui est de nature à attirer le regard. Ce losange domine visuellement la marque litigieuse et relie les deux mots figurant en caractères très fins de part et d’autre.[…] que la comparaison des deux marques ne recèle pas un véritable risque de confusion auprès d’un public normalement diligent ».

  Dans un troisième cas [4], opposant la marque antérieure et la marque, la Cour a en effet retenu le risque de confusion en estimant que : « les ressemblances sont dominantes, marquées en particulier par l’usage assemblé d’un cercle et d’une tête d’animal canidé et stylisé, vu de face et placé en son centre. Il est exact que les dessins ne sont pas identiques, mais ils présentent néanmoins tous deux des caractéristiques communes : une tête relativement stylisée, avec des yeux en amande et des oreilles implantées de la même manière. L’une représente une tête de loup et l’autre une tête de renard. Pour un consommateur ayant une vigilance moyenne, il existe des similitudes fortes entre les deux marques, caractérisées par l’association graphique d’un cercle et d’une tête de canidé au centre de ce cercle  »

 Utiliser des éléments factuels extérieurs au dépôt
L’INPI apprécie le risque de confusion uniquement par rapport aux marques telles qu’elles ont été déposées. Celui-ci ne prend donc pas en compte certains éléments extérieurs, comme l’activité des parties ou les conditions d’exploitation [5]
Or, il peut arriver que la Cour d’appel, elle, intègre subrepticement dans son raisonnement des éléments de fait extérieurs au dépôt. Encore une fois, la jurisprudence communautaire évolue plutôt dans ce sens et il est rassurant de constater que la Cour d’Appel lui emboite le pas. [6].
C’est par exemple le cas dans l’affaire opposant la marque antérieur et la marque où la Cour d’appel a pris en compte le fait que le titulaire de la marque antérieure exploitait également des déclinaisons de sa marque « Que le terme « Mob » qui suit le terme « Peri » dans le signe contesté n’apporte aucun supplément de sens et n’est pas, au plan intellectuel, susceptible de dissiper le risque de confusion ; que sa position secondaire le fait apparaître au contraire comme une déclinaison de la marque antérieure qui serait proposée par la même entreprise ou une entreprise liée, ce qui est rendu d’autant plus vraisemblable que la société PERI indique qu’elle décline elle-même sa marque antérieure sous les formes « peri up », « peri clean », « peri corn » et « peri drain » [7]

C’est également le cas dans l’affaire opposant les marques et où la Cour d’appel avait reconnu un risque de confusion en incluant dans son raisonnement un courrier d’un consommateur adressé à la société SWATCH concernant les produits de la société ICE WATCH :« Qu’il suit que l’impression d’ensemble qui se dégage du signe ICE WATCH est propre à générer un risque de confusion dans l’esprit du consommateur qui sera conduit, en raison de l’ensemble de ces éléments, combinée à la similitude voire à l’identité des produits en cause et à la grande connaissance sur le marché de la marque antérieure qui n’est pas contestée, à confondre ou, à tout le moins, à associer les deux signes et à leur attribuer une origine commune en forme de déclinaison de la marque antérieure, ce que ne vient pas remettre en cause l’éventuelle connaissance par le public français du signe contesté et est au demeurant conforté par le courrier d’un consommateur reçu par la société SWATCH et qui concernait une montre commercialisée sous la dénomination ICE WATCH ainsi que par les articles parus sur internet ».

 L’aspect conceptuel, un facteur déterminant pour différencier des signes
Dans certains cas, les ressemblances visuelles et phonétiques sont telles, que l’on n’a aucun doute sur l’issue de la décision. Pour autant, l’élément intellectuel vient parfois perturber le jeu des ressemblances, et la Cour d’appel semble bien attachée à ce critère en lui donnant une place aussi importante que le critère visuel ou phonétique.

Les cas suivants illustrent assez bien ce propos :

 Dans une affaire opposant, la marque ROC à la Cour d’appel a considéré que conceptuellement, la marque antérieure ’ROC’ évoque le rocher, la dureté, la pierre ; que la dénomination verbale de la demande d’enregistrement ’ROCKY’ n’est pas un terme du langage courant et n’est pas évocateur d’un roc ou d’un rocher, de sorte qu’aucun rapprochement conceptuel ne peut être opéré entre les deux signes.

 Dans une opposition statuant sur la ressemblance entre la demande d’enregistrement EDEN ART et la marque antérieure, la Cour d’appel infirme la décision de l’INPI en estimant que « conceptuellement, les deux signes en présence renvoient l’un et l’autre à l’évocation du paradis du fait de la commune adoption du terme ’eden’ ; que si, en présence de la marque ’Eden Park’, parfaitement distinctive pour désigner les produits et services en cause, le consommateur moyen ne fera pas nécessairement le rapprochement avec le nom donné à un stade considéré comme mythique par les amateurs de rugby, il y verra la désignation d’un lieu alors qu’il percevra la marque seconde comme une évocation de l’univers de l’art, présenté comme paradisiaque ; qu’ainsi, il ne sera pas conduit à considérer que la marque dont l’enregistrement est demandé n’est qu’une déclinaison de la marque première ou que les produits ou services en litige proviennent de deux sociétés liées économiquement ».

 dans un cas opposant les marques verbales PERLE BLANCHE D’UTAH à LA PERLE D’UTAH BEACH, pour annuler la décision du Directeur de l’INPI qui avait retenu un risque de confusion, la Cour d’appel a estimé que « conceptuellement, dans la marque antérieure, le terme ’PERLE’ précisé et qualifié par l’adjectif ’BLANCHE’ évoque un joyau ou un bijou de valeur. Par extension, il suggère également l’huître qui la sécrète. Le poids sémantique de cet élément dans de la marque contestée est beaucoup plus neutre, autorisant l’ensemble des acceptions courantes (petite boule, goutte d’un liquide quel qu’il soit, personne ou chose remarquable...).La terminaison de chacun des signes évoque une origine géographique différente, suggérée par la préposition commune ’d’’ qui l’introduit. Le consommateur français d’attention moyenne associera les produits couverts par la marque première à une origine étrangère, même s’il ne situe pas précisément celle-ci, ou éventuellement à une déclinaison de la marque ’PERLE BLANCHE’. En revanche, il identifiera à coup sûr l’appellation ’UTAH BEACH’ à une plage fameuse du débarquement allié en Normandie en 1944, de sorte que la provenance des produits protégés par la marque sera spontanément perçue comme française, et plus précisément normande ».

Face à l’INPI, tout n’est donc pas perdu à condition bien sûr d’être au fait des tendances en matière d’appréciation du risque de confusion et de ne pas se laisser impressionner par le taux de confirmation qui dépasse aujourd’hui les 80%...

A noter que pour se sortir d’une décision embarrassante, la négociation est souvent la solution privilégiée, puisque 19% des appels formés se terminent par un désistement.