Rappelons que cette procédure, spécifique à la marque communautaire, est prévue par l’article 34 du Règlement CE 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque communautaire. Elle prévoit en substance que le déposant d’une marque communautaire identique à une marque antérieure enregistrée dans un État membre peut revendiquer l’ancienneté de celle-ci pour la marque communautaire en cause.
L’intérêt de cette disposition est précisé au paragraphe 2 de l’article 34, selon lequel : "le seul effet de l’ancienneté, en vertu du présent règlement, est que, dans le cas où le titulaire de la marque communautaire renonce à la marque antérieure ou la laisse s’éteindre, il est réputé continuer à bénéficier des mêmes droits que ceux qu’il aurait eu si la marque antérieure avait continué à être enregistrée". Cela signifie donc que, dès lors que la revendication d’ancienneté aura été validée par l’OHMI, la marque antérieure continuera de produire ses effets au travers de la marque communautaire. Elle pourra donc, par exemple, ne pas être renouvelée, sans que cela ne provoque de perte de droits pour le titulaire.
Cette mesure est donc particulièrement avantageuse, ne serait-ce qu’un d’un point de vue budgétaire.
Mais voilà, la validité de la revendication d’ancienneté suppose une triple identité entre la marque antérieure et la marque communautaire : identité de signe, identité de produits et/ou services, et identité de titulaire. Si les deux dernières conditions sont aisément appréciables, étant précisé que l’identité de produits et/ou services peut n’être que partielle mais que, dans ce cas, la revendication d’ancienneté ne sera corrélativement que partielle, l’appréciation de la condition de l’identité entre les signes, plus précisément de l’identité entre la marque antérieure et le signe objet de la demande de marque communautaire, peut être source de difficultés.
C’était le cas dans l’espèce commentée, dans laquelle le requérant cherchait à revendiquer l’ancienneté d’une marque nationale italienne pour une marque communautaire qui, sans être strictement identique, était constituée du même élément distinctif et dominant.
Marque italienne :
Voir : http://www.wagret.com/images/articles/justingit.png
Marque communautaire :
Voir : http://www.wagret.com/images/articles/justingem.png
Sa demande de revendication d’ancienneté fut rejetée par l’Office, et le Tribunal confirme la décision, pour la raison principale suivante : "la condition d’identité du signe et de la marque doit faire l’objet d’une interprétation restrictive du fait des conséquences qui sont attachées à une telle identité".
Or, la définition de l’identité entre deux signes est désormais bien connue, comme le rappelle le Tribunal, citant la jurisprudence de la Cour : "un signe est identique à une marque lorsqu’il reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant cette marque ou lorsque, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen" (2).
Constatant que les éléments figuratifs et les polices de caractère utilisés au sein de chacun des signes ci-dessus représentés sont différents, il ne pouvait qu’être conclu que les deux signes ne sont pas identiques et que la revendication d’ancienneté ne pouvait être accordée.
Ainsi donc, la seule identité des éléments essentiels de deux marques ne suffit pas à les qualifier d’identiques.
NOTES :
(1) TUE, 19 jan. 2012, Aff. T-103/11, Tiantian Shang c/ OHMI.
(2) CJUE, 20 mars 2003, Aff. C 291/00, LTJ Diffusion.
