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Le vice de déceptivité en droit des marques.

Par Colombe Dougnac, CPI.

Au terme d’un contentieux judiciaire engagé depuis plusieurs années sur l’usage de la dénomination Cheval Blanc, la Cour de cassation vient de rendre une décision sur le délai de prescription de l’action en nullité pour déceptivité d’une marque qui court à compter de la date de dépôt : « Mais attendu, en premier lieu, que le fait que le vice de déceptivité, dont une marque est entachée, ne puisse être purgé ni par l’usage ni par le temps n’est pas de nature à rendre imprescriptible l’action, par voie principale, en nullité de la marque fondée sur ce vice et n’a pas pour effet de suspendre le délai de prescription tant que la marque demeure inscrite au registre national des marques » (Cour de cassation, Chambre commerciale, 8 juin 2017, 15-21357).

Cette décision donne l’occasion de revenir sur cette forme dolosive qui est rarement soulevée de fait par les Offices lors de l’examen d’une demande de marque, mais le plus souvent invoquée comme moyen de défense d’une action en contrefaçon.

L’article L.711-3 du Code de la propriété intellectuelle (CPI), dispose que : « ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe (c) de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service ».

La déceptivité d’une marque s’apprécie uniquement au regard de ses caractéristiques à l’enregistrement, sans tenir compte des conditions de son exploitation.

Cette notion de marque trompeuse appréciée à la date du dépôt, concerne plus particulièrement certain type de marques, à l’exclusion des néologismes qui, par évidence, ne peuvent être déceptifs.

1/ Les slogans

Les slogans publicitaires, de par leur fonction promotionnelle, font régulièrement l’objet de remise en cause pour caractère trompeur, fondement rarement reconnu par les juges.

Par exemple, la société ADA, exploitante du signe déposé « Libre à vous de dépenser plus ! » pour désigner des services de location de véhicules, a été assignée par la société Promocar, en annulation de cette marque pour risque de déceptivité. La Cour de cassation a rejeté cette qualification au motif que le slogan invite le consommateur à faire une comparaison de prix, excluant ainsi que le public soit trompé sur le sens de cette expression (Cour de Cassation, Chambre Commerciale, 1er juillet 2008, n° 07-15840).

La décision aurait peut être été différente sur le fondement de la publicité trompeuse…

La frontière est délicate puisque la marque « Premier sur le matin » pour désigner une émission de radio qui n’est pas la plus écoutée dans cette tranche horaire a été considérée déceptive et par conséquent annulée (CA Paris, 4e ch., sect., 19 oct. 2005, Sté NRJ c/ SA Vortex).

Rappelons que l’article L.711-3 du CPI n’a pour sanction que l’annulation de la marque en question, alors que les articles R. 112-1 et R. 112-7 du Code de la consommation entraînent la cessation de l’exploitation.

2/ Les marques géographiques, et particulièrement les marques vinicoles

Les marques reprenant un nom géographique sont particulièrement concernées par ce risque de déceptivité, et en premier lieu desquelles les marques vinicoles.

Une marque géographique pourra être grevée du caractère déceptif, sauf à ce que le lieu soit inconnu pour le public concerné pour les produits désignés, ou que le lieu géographique ne fasse raisonnablement pas référence à un lieu géographique pour le public concerné.

Ainsi, la marque « La pizza de Saint-Tropez » pour désigner des pizzas préparés en dehors de la ville de Saint-Tropez est déceptive (CA Paris, 9 février 2000). Il est à noter que, dans l’hypothèse où les pizzas provenaient bien de la ville de Saint-Tropez, le caractère distinctif de la marque aurait alors pu être remis en cause.

Par contre, la marque « NYC » pour des vêtements a été jugée valable car il n’a pas été établi que le public concerné par ces vêtements établirait un rattachement entre ces produits et la ville de New York (CA Paris, 6 mars 2002).

C’est également le cas de la marque « Place Vendôme » pour désigner des instruments pour écrire, sans aucun lien avec le lieu géographique (TA Paris, 7 juillet 1976) ou encore « Mont Saint-Michel » pour du beurre de toute origine (CA Douai, 1er décembre 1982).

Les marques vinicoles, en application de l’exception de toponyme, n’excuse pas le caractère déceptif d’une marque.

Dans un arrêt récent, la Cour de cassation a censuré la Cour d’appel qui avait rejeté la demande de nullité de la marque « Baron de Poyferré » à raison de son caractère déceptif au regard de leur exploitation effective, alors que l’enregistrement de cette marque ne précise pas l’origine géographique du vin qu’elle désigne (Cass. com., 15 mars 2017, n° 15-19.513 F-D, Sté Fermière du Château Léoville Poyferré c/ P.)

Dans la décision d’espèce, la société Cheval Blanc faisait notamment valoir le caractère déceptif de la marque « Domaine de Cheval Blanc » qui pourtant portait le toponyme « Cheval Blanc ». La Cour n’a pas eu à se prononcer sur son éventuel caractère déceptif, puisque la prescription de l’action en nullité court à compter du dépôt de la marque contestée, et non, comme l’avançait la société Cheval Blanc à compter de son expiration.

3/ Les marques patronymiques

La marque patronymique s’est construite au fil des décisions judiciaires, et particulièrement son exploitation par une société, alors que la personne physique ne travaille plus en son sein, a posé la problématique du caractère déceptif.

C’est ainsi que Pierre Bordas, Ines de La Fressange, Lucien Mazenod ou encore Sonia Rykiel se sont vus dépossédés de leur nom patronymique par la société.

La CJUE a tranché il y a une dizaine d’années, en estimant qu’une marque composée d’un nom patronymique ne devenait pas automatiquement déceptive au seul motif que la personne titulaire de ce nom n’appartenait plus à l’entité commercialisant les produits sous ladite marque, sous réserve qu’il n’existe pas de volonté de la part de l’entreprise titulaire de la marque (en l’espèce la marque « Elizabeth Emanuel ») de faire croire au consommateur que la créatrice participait toujours à la création des vêtement (CJCE, 30 mars 2006, aff. C-259/04, Elizabeth Florence Emanuel c/ Continental Shelf).

Dans la droite ligne de cette position jurisprudentielle favorable à l’entité personne morale, la Cour vient de statuer également en ce sens, le 8 février 2017, et c’est Monsieur Christian Lacroix, cette foi-ci, qui se voit contraint de laisser son nom au profit de sa société.

4/ Les marques évocatrices

A- De la qualité de produit ou service

Si une marque est formée à partir d’un mot indiquant une caractéristique, le consommateur peut légitimement croire être celle du produit ou du service, désigné, il faut impérativement que cela corresponde à la réalité, faute de quoi la marque est déceptive.

C’est ainsi que, dans une célèbre décision largement commentée, la Cour a reconnu que le signe complexe « Confi’Pure », ne peut être considéré comme déceptif dans la mesure où le consommateur d’attention moyenne ne percevra pas le vocable « pure » comme désignant une qualité particulière que les produits concurrents ne posséderaient pas, mais comme faisant partie de la marque sous laquelle sont vendus lesdits produits (Cass. Com., 21 janvier 2014, Pourvoi n°12-24959).

Cette décision est à saluer, sauf à considérer toutes les marques dites « évocatrices » d’une qualité d’un produit, de trompeuses.

B- D’un cautionnement

La jurisprudence, bien établie en la matière, est extrêmement vigilante aux marques reprenant des termes appelant à un cautionnement, tels que « France », « Pharma » ou « Oscar ». Ainsi, les signes « Le comptoir du pharmacien » par une personne non pharmacien, ou « Oscar du fret aérien » ont été rejetées pour déceptivité.

La question de la déceptivité peut également se poser pour les chiffres (par exemple faisant référence à un département), ou les marques sonores qui évoqueraient une origine différente ou encore un dessin faisant référence à une qualité du produit qu’il n’aurait pas.

Le choix d’une marque est primordial puisque le nom, en fonction de sa nature, et des produits ou services visés, peut entraîner des conséquences juridiques qu’il convient d’anticiper.

Colombe Dougnac - Conseil en Propriété Industrielle
Cabinet SoPI - www.cabinetsopi.com

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