L’arrêt YAO XIN / MEWA (et ce n’est pas un hasard s’il est cité sur trademarkers.fr comme exemple d’arbitrage difficile, pour le moins, dans l’interprétation des résultats de recherches d’antériorités !) fixe le référentiel de principe qui s’impose dorénavant pour l’étude des marques composées d’une partie figurative et d’une partie verbale, dites « semi figuratives » ou « complexes » (on préfèrera le second terme, parce que des marques « semi-figuratives » sont aussi bien « semi-verbales » !). L’apport est d’autant plus intéressant qu’il s’agit d’un cas de dépôt courant.
En effet, si l’on sait conduire chaque recherche, figurative et verbale, séparément, il est de règle que les similitudes entre marques s’apprécient en les prenant dans leur ensemble.
Certes, mais comment ? Les critères sont si différents ! L’arrêt nous apporte la réponse méthodique qui nous manquait pour interpréter ensemble des résultats séparés. Du même coup, et ce n’est toujours pas un hasard, on verra que c’est en proposant un formulaire de demande de devis marque figurative conforme à cette jurisprudence - il n’a été conçu ni pour tout compliquer ni pour majorer le prix du panier !- que TRADEMARKERS, en avance, permet dès maintenant à ses clients d’en tirer le meilleur parti.
Car si l’arrêt est passé inaperçu du public concerné - ce n’est pas surprenant : souvent en droit, ce ne sont pas les grandes causes qui appellent les arrêts de principe, il faut donc être là pour les détecter - on peut au contraire prévoir que l’INPI, qui s’est trouvé bien contredit, s’en souviendra pour trancher dans de futures oppositions, comme les juridictions lors de futurs litiges : sa logique pragmatique permet de gager à peu de risque qu’il fera école.
En l’espèce, à la marque de gauche (le déposant, pourtant notre client, a voulu faire l’économie d’une recherche d’antériorités ... et voilà !), MEWA TEXTIL-SERVICE AG a opposé la marque de droite :
Un beau cas, assurément ! L’examinateur concluant à l’absence de tout risque de confusion (quand même ...) a rejeté l’opposition. En appel, alors que notre client ne s’est pas constitué (mais que pouvait-il ajouter d’utile ?), l’Institut a appuyé sa décision sur trois arrêts de la Cour d’Appel de Paris convergents et récents (2006, 2007 et 2008) : il pouvait légitimement penser que le droit positif était établi en sa faveur. Pourtant, la Cour ne l’a pas suivi. Tous les ingrédients se trouvaient bien réunis pour un vrai renversement.
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L’argumentation du Directeur de l’INPI dont la décision était attaquée, donc, était forte. Bien sûr les produits étaient similaires, bien sûr on trouvait des ressemblances entre les figures mais ... une fleur stylisée est-elle appropriable ? En tant que genre, non. Et puis on relève des différences, petites mais nombreuses. Devait-on trouver la situation partagée ? Non, car la jurisprudence fournissait un argument très économique et très tranchant.
En effet, trois arrêts de la Cour d’Appel de Paris sur des circonstances similaires convergeaient pour donner la règle applicable lorsqu’à une marque juxtaposée est opposée une marque antérieure purement figurative (GASTON, RG n° 2006/6218, LES OURS DE SISSI, RG 2007/6495 du 14/11/2007 et TIM URBAN, RG 2007/20986 du 04/06/2008) : dès lors que les parties figuratives ne sont pas identiques, la partie verbale associée apporte en soi une différence suffisante pour écarter le risque de confusion parce qu’elle sera nécessairement utilisée par le consommateur pour désigner la marque, il la retiendra pour cette fonction nécessaire - et ce n’est pas faux : comment trouver notre marque sur une base de données, sinon en entrant YAOXIN ? - à la différence de la marque figurative qui évidemment ne se prononce pas. On pouvait en inférer que le seul cas où le logo prévalait était celui de deux figures identiques.
Cette réduction au binaire de la règle de droit - peut-être motivée par une volonté d’efficacité dans ces cas où il pouvait devenir difficile de départager - était excessivement restrictive et l’arrêt est venu donner un sérieux coup de barre en disant que ce n’est pas la seule présence d’une partie verbale qui suffit à différencier en soi les marques en présence, on doit aussi mesurer la similitude des figures ; et lorsqu’elle est assez forte « ... le consommateur sera susceptible de les confondre et d’attribuer ainsi une origine commune aux produits couverts par les deux marques, et ce, en dépit de l’élément verbal qui souligne l’élément figuratif de la marque critiquée qui n’est pas plus apte que celui-ci à retenir l’attention du public eu égard au caractère tout aussi distinctif et dominant des deux éléments. »
Dorénavant donc, il n’y aura plus de primauté en soi, ni d’un élément ni de l’autre, il faudra aussi apprécier la similitude des parts figuratives entre elles ; et en l’espèce, leur ressemblance des figures a été jugée prépondérante, même si le signe chinois « YAO XIN » était phonétiquement très distinctif.
Ce cas était donc exemplaire et il convient de le souligner, il a offert à la Cour sur un plateau l’occasion de rejoindre le droit fil des grandes règles de proportionnalités qu’affectionne l’Office communautaire, ici en considérant expressément SABEL / PUMA : « En outre, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants ».
C’est pourquoi la nouvelle règle apporte une réponse opérationnelle à la question de l’étude. Pour les marques complexes, on ne doit plus tenir pour négligeable la part figurative qui ne serait pas identique du seul fait de la présence d’une partie verbale, il faut toujours chercher le risque de confusion entre les signes figuratifs parce qu’il peut prévaloir même sur des différences phonétiques fortes.
Ensuite, pour créer une marque complexe, il est important que le client informe l’analyste qu’il entend utiliser un signe verbal de façon spécialement associée au signe figuratif ... à condition que ce signe passe lui-même le filtre de la recherche d’antériorité ! Et c’est la raison de la construction du formulaire de demande de devis marque figurative proposé par TRADEMARKERS que de se conformer exactement à cette logique (il suffit d’en parcourir les étapes pour s’en rendre compte). Y concourt même la remise accordée sur le signe verbal associé : nous dirons que c’est un geste de TRADEMARKERS pour inciter les déposants à mettre la jurisprudence appropriée en application.
On ne manquera pas non plus de relever que cet arbitrage jouera aussi dans le sens inverse. On connaît bien le cas de la marque verbale descriptive, donc nulle, à laquelle on adjoint un beau logo pour la bombarder distinctive et le tour est joué (au prix de sévères limites et par exemple, il est inopérant pour associer la marque à un nom de domaine). Mais est ici ouvert un autre cas plus subtil, celui où un signe verbal d’une marque complexe étudiée est pris dans un rapport de similarité (hors l’identité) avec une marque verbale antérieure : là, c’est l’apport différenciant de la partie visuelle qui est en question ...encore faut-il qu’il ne soit pas lui-même antériorisé ! S’il ne l’est pas, quelle doit être son intensité relative pour prévaloir sur la similitude phonétique et « sauver » le signe dans son ensemble ?
Et encore, partant du cas d’espèce, marque complexe contre figurative, si YAO XIN impose sa logique au cas marque verbale contre complexe, il l’imposera aussi nécessairement entre deux marques complexes ... tous développements qui restent à créer.
CONCLUSION :
Au total donc, les arrêts antérieurs restent nécessaires pour dire (d’ailleurs a contrario) que si l’un des deux groupes, ou verbal ou figuratif, est constitué de signes identiques, il y aura confusion, on ne peut jamais sauver la marque, quelles que soient les autres différences. Sinon, il faudra conduire ce dernier arbitrage des deux signes ensemble au sommet des deux études constitutives : quand la similitude figurative, donc visuelle et/ou conceptuelle, prévaudra-t-elle sur la différence phonétique ? Et inversement ? Et toutes les combinaisons entre elles. Et puis, il n’est certainement pas pour nous déplaire que dans ce mouvement de fond, l’arrêt réhabilite vigoureusement la recherche d’antériorités des marques figuratives, seule ou associée à un signe verbal.
A notre avis donc, l’arrêt YAO XIN pose clairement et pour longtemps le principe du nouveau droit positif pour les marques complexes, déjà en le mettant en cohérence avec la logique jurisprudentielle du droit communautaire. C’est pourquoi on peut gager qu’on le retrouvera sans délai dans l’arsenal des examinateurs de l’INPI comme des magistrats, et en bonne place.
C’est aussi un domaine très riche et ouvert qui s’ouvre aux recherches d’antériorités, pour lequel TRADEMARKERS offre à ses clients - pour qu’ils en tirent le meilleur profit, puisqu’ils peuvent maintenant en mesurer l’enjeu - un service qui tombe à point nommé.
Est-ce si étonnant ? Mais non : c’est que l’initiative de TRADEMARKERS est fondée sur cette logique là qui en est l’essence même.
Par Jean-Denis DUPUY-MANAUD, Avocat
jddm chez trademarkers.fr
www.trademarkers.fr
