Par Jonathan Elkaim, Avocat.
 
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La procédure URS : une nouvelle solution face au cybersquatting des new gTLDs ?

La procédure dite « URS » (Uniform Rapid Supension System) est la dernière procédure de résolution des litiges en matière de noms domaine mise en œuvre par l’ICANN le 4 mars 2013 dans le cadre des nouvelles extensions.

Cette procédure permet de sanctionner des atteintes manifestes et incontestables à un droit de marques résultant de la réservation par des tiers de noms de domaines identiques ou similaires.

Avant d’en examiner les spécificités (ii), il convient de revenir sur les modalités d’une telle procédure (i), pour enfin analyser son impact sur le cybersquatting des nouvelles extensions (iii).

1. Les modalités de la procédure « URS »

L’ innovation majeure d’une telle procédure réside dans sa rapidité et dans son coût nettement moins élevé que dans le cadre d’une procédure UDRP.
En effet la procédure URS permet au demandeur d’obtenir une décision dans un délai de trois semaines environ (20 jours) et pour un coût compris entre 300 et 500 Dollars US (soit entre 266 et 444 €).

Pour se faire, le demandeur devra déposer une plainte sous forme électronique auprès des centres d’arbitrage sélectionnés par l’ICANN à savoir le centre d’arbitrage et de médiation de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (OMPI), le National Arbitration Forum (NAF) ou encore l’Asian Domain Name Dispute Resolution Centre (ADNDR).

Il convient toutefois de préciser que la plainte URS doit être rédigée en anglais, avec un maximum de 500 mots (contre 2.500 dans le cadre d’une procédure UDRP).

Par ailleurs, et conformément à l’article 3 des règles relatives à la procédure d’URS, le demandeur devra justifier du bien-fondé d’une telle plainte en prouvant que :

Le nom de domaine litigieux est identique ou à tout le moins similaire à la marque sur laquelle il fonde sa demande ;

Le titulaire du nom de domaine n’a aucun droit, ni intérêt légitime sur le nom réservé  ;

La réservation et l’exploitation du nom de domaine litigieux ont été initiées de mauvaise foi.

En outre, et même si cette condition paraît évidente, le demandeur devra justifier de l’exploitation sérieuse de sa marque.

En pratique, une telle demande ne serait pas nécessaire si la marque du demandeur a fait l’objet d’un enregistrement auprès de la Trademark Cleaning House (TMCH).

A la suite de ce dépôt de plainte, le réservataire du nom de domaine litigieux pourra faire valoir ses observations sous 14 jours à compter de la notification de ladite plainte.

A la réception de la réponse du défendeur, l’examinateur en charge du dossier disposera d’un délai de 5 jours pour rendre sa décision.

2. Les spécificités de la procédure URS

L’article 14 des règles « URS » rappelle qu’une telle procédure n’a pas vocation à permettre au titulaire d’une marque d’obtenir le transfert ou la radiation du nom de domaine mais seulement sa suspension.

L’alinéa b) de cet article dispose qu’une telle suspension peut être prorogée d’un an à la demande du titulaire de la marque à la date d’expiration de ladite mesure.

Par ailleurs et contrairement à la procédure UDRP, la décision rendue par le centre d’arbitrage est susceptible d’appel.

L’affaire sera alors de nouveau examinée par un nouvel arbitre.

3. L’impact de la procédure URS sur le cybersquatting des nouvelles extensions

A la suite du lancement des nouvelles extensions en « .ventures », « .guru » ou encore « .bike » dès l’année 2013, les premières décisions rendues par le NAF semblent encourageantes et visent à pallier toute atteinte à une marque antérieure dans le cadre des nouvelles extensions.

Ainsi, dans une décision en date 3 avril 2014, le NAF américain a considéré que le nom de domaine <mittal.ceo> était similaire au nom du célèbre Président-directeur Général de la société ARCELOR MITTAL et faisait en conséquence nécessairement référence à la notoriété de celui-ci.

Le NAF a constaté que le nom de domaine était similaire à la marque ARCELOR MITTAL, que le réservataire n’avait aucun droit légitime sur ladite dénomination et que cette réservation, en faisant explicitement référence à la notion de Président Directeur-Général (CEO), avait été nécessairement réalisée de mauvaise foi.

En conséquence, il a été ordonné la suspension du nom de domaine litigieux pendant toute la durée d’enregistrement de la marque ArcelorMittal (NAF, 3 avril 2014, affaire n°1550814, ArcelorMittal c/ Andrew Davis et a.).

De même, dans une décision du 12 février 2014, le NAF a, seulement une semaine après le dépôt d’une plainte par la société IBM, procédé à la suspension des noms de domaine <ibm.guru> et <ibm.ventures> en insistant sur le fait que le défendeur avait parfaitement connaissance de la marque IBM dans la mesure où il avait reçu une notification de la Trademark Clearing House l’informant d’un éventuel cybersquatting.

Ainsi, la seule notification de la Trademark Clearing House permettrait de déterminer que la réservation de nom de domaine pourrait être réalisé de mauvaise foi (NAF, 12 février 2014, affaire n°1542313, IBM Corporation c/ Denis Antipov).

Toutefois et même si ces décisions permettent d’endiguer rapidement les problèmes de cybersquatting concernant les nouvelles extensions, il convient de rappeler que le titulaire de la marque doit satisfaire aux conditions de recevabilité énumérées précédemment (cf. supra 1).

Ainsi, le NAF aime à rappeler aux titulaires de marques qu’avant toute demande de suspension d’un nom de domaine litigieux, il appartient au demandeur de prouver ses droits sur le signe antérieur.

Dans une décision en date du 10 avril 2014, le NAF a écarté une demande de suspension d’un nom de domaine reproduisant la dénomination Aeropostale dans la mesure où le plaignant ne prouvait pas la titularité des marques dont il revendiquait la propriété (NAF, 10 avril 2014, affaire n°1550933, Aeropostale procurement Company, Inc c/ Michael Kinsey et a.).

De même, il avait été jugé que la seule reproduction ou imitation d’une marque ne peut suffire à satisfaire aux conditions exigées par les règles de la procédure URS dès lors que la preuve de l’absence d’intérêt légitime et de la mauvaise foi du réservataire font défaut (NAF, 20 mars 2014, affaire n°1545807, Virgin Entreprises Limited c/ Lawrence Fain).

Il est donc impératif que le plaignant soit en mesure de justifier que les trois conditions de la procédure URS soient remplies.

L’ICANN met donc à la disposition des titulaires de marques un nouvel outil de règlement alternatif de litiges permettant de faire face efficacement au cybersquatting des nouvelles extensions de noms de domaine.

Plus rapide et peu onéreuse, elle constitue une alternative séduisante à la procédure UDRP dans bon nombre de situations urgentes, sous réserve toutefois de justifier précisément de conditions indispensables à son succès.

Jonathan ELKAIM - Avocat au Barreau de Paris

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